Protección de marcas de color

1.- El sistema Amicus Curiae

Mientras en muchas jurisdicciones europeas no existe el sistema amicus curiae en el sentido clásico de participación como parte independiente en procedimientos legales, en aquellos litigios como los de infracción o cancelación de marcas, una parte puede presentar, como anexo a sus propios escritos, declaraciones o affidavits que apoyen su posición. INTA tiene más de un siglo de experiencia en derecho de marcas, y es un organismo excelente para ofrecer la posibilidad de presentar un escrito como amicus curiae en litigios sobre marcas que se ventilen en Europa.

Hasta ahora, INTA ha apoyado a tres empresas en casos seguidos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en relación con asuntos sobre importaciones paralelas (Glaxo Wellcome) y la protección de marcas de color (Libertel) y de sonido (Shieldmark). Si una empresa desea el apoyo de INTA en un caso en trámite ante cualquier tribunal u oficina de marcas europeos, puede remitirse a la sede internacional de INTA en Nueva York, o a mí mismo en mi calidad de Presidente del Sub-Comité Amicus Europeo de INTA.

Si el caso se acepta, el Sub-Comité Amicus Europeo redactaría el escrito para su aprobación por el Comité Ejecutivo de INTA. Como ejemplo de tal escrito, se detalla a continuación el texto del escrito que se presentó ante el TJCE para el caso Libertel en Julio de 2001:

«Estimado Señor o Señora:

La Asociación Internacional de Marcas (INTA) ha preparado esta carta a los efectos de ayudar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), en revisión de una referencia del Artículo 234 hecha por el Tribunal Supremo Holandés en el procedimiento de referencia («el Caso Libertel´´). A continuación realizamos comentarios sobre las cuestiones primera y segunda establecidas por el Tribunal Supremo de Holanda.

A nuestro entender, las cuestiones son si un color simple puede ser distintivo en relación con productos o servicios específicos, dentro del significado del Artículo 3 (1) (b) de la Directiva de Armonización de Marcas y, si es así, bajo qué circunstancias.

INTA no ha intentado intervenir directamente ante el TJCE a causa de las dificultades procedimentales asociadas a ser parte en procedimientos nacionales. INTA estaría por tanto agradecida si Libertel pudiera presentar esta carta ante el TJCE.

2.- La Asociación Internacional de Marcas (INTA)

INTA es una organización sin ánimo de lucro fundada hace 123 años que asocia a propietarios de marcas y practicantes de 145 naciones en todo el mundo. INTA está dedicada al apoyo y avance de las marcas y de los conceptos de propiedad intelectual relacionados, considerados como elementos esenciales de comercio.

Sus más de 4.000 socios en la actualidad, propietarios de marcas y practicantes, abarcan todas las líneas de la industria, e incluyen fabricantes y minoristas, en industrias que van desde la aeroespacial a aquellas dedicadas a los bienes de consumo. Los miembros de INTA incluyen cerca de 700 propietarios de marcas y practicantes radicados en los países de la Unión Europea.

Un objetivo importante de INTA es proteger los intereses del público con un uso adecuado de las marcas. A este respecto, INTA se esfuerza en el avance del desarrollo de las leyes y tratados sobre marcas y de competencia desleal de todo el mundo, basándose en el interés público universal en evitar el fraude y la confusión.

INTA es observador oficial no gubernamental de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI) desde 1979, y participa activamente en todas las propuestas OMPI relacionadas con marcas. INTA ha influido en las iniciativas marcarias de la OMPI, como el Protocolo de Madrid, y es activa en otras arenas internacionales, que incluyen la APEC (Cooperación Económica para el Asia del Pacífico), FTAA (¡rea de Comercio Libre de las Américas), WTO (Organización Mundial del Comercio), NAFTA (Acuerdo Norteamericano para el Comercio Libre), y GATT (Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio).

El carácter internacional de INTA proporciona un acercamiento global a los asuntos que están en juego en este caso.

Desde 1916, INTA ha actuado como consejero y se ha personado como amicus curiae en los Estados Unidos[1] y en otras jurisdicciones[2] INTA se presenta como amicus curiae en este asunto. No es una parte del presente caso, pero cree que este caso es significativo en relación con el desarrollo internacional de las leyes de marcas.

La Asociación Internacional de Marcas presenta respetuosamente esta carta con la esperanza de que ésta pueda ayudar al Tribunal a alcanzar una decisión que sea de interés público.

3.- El Caso Libertel

El propósito de INTA al presentar esta carta es sugerir que un color simple, bajo las circunstancias adecuadas, puede tener la capacidad de funcionar como una marca. Si un color tiene o no esta capacidad es una cuestión de hecho en cada caso, pero es incongruente con los principios fundamentales de la ley de marcas denegar protección a una marca que consiste en un color simple por el mero hecho de ser un color.

Es evidente que los propietarios de marcas, incluyendo los miembros de INTA, estarían directamente afectados por la Sentencia del TJCE en cuestiones a las que se refiere el Artículo 234 del Tratado de la CE. El Consejo de Dirección de INTA, en su reunión de 20 de Noviembre de 1996, adoptó, respecto de la protección del color como marca, la siguiente resolución:

`Considerando que los negocios confían cada vez más en el color como un medio de distinguir bienes y servicios en el mercado; y

Considerando que, mientras que internacional y ampliamente se reconoce que los diseños que comprenden una combinación de colores pueden funcionar como marcas y tienen derecho a protección a través de registro, no sucede lo mismo en relación con colores simples;

Que se resuelva que la posición de la Asociación Internacional de Marcas es que un color, tanto si es una combinación de colores como si es un color simple, puede servir como marca y, por tanto, en las circunstancias adecuadas, debería tener derecho a su reconocimiento, protección y registro como marca.«

Durante muchos años, los colores, incluyendo colores simples, se han registrado y protegidos como marcas en muchas jurisdicciones. Está claro que ese color es un elemento importante para el marcaje e identificación de la compañía. Que el color se utiliza así y que el público confía en él está fuera de toda duda.

Los consumidores pueden distinguir un servicio o producto en particular a partir del color, como es el caso del color azul de las latas de combustible y el violeta de los productos de chocolate MILKA. Que un color simple y específico tiene la capacidad de funcionar como una marca es una cuestión de hecho en cada caso.

En muchas jurisdicciones se ha decidido que un color simple o una combinación de colores pueden protegerse como marcas. (ver cuadro en página-)

En el Benelux, el Tribunal de Justicia del Benelux dictó dos sentencias en las cuales se decidía que un color simple podía servir para distinguir los productos de una compañía. En unos cuantos otros casos, los colores simples fueron aceptados como marcas. Se hace mención al color amarillo de las botellas de champú de Zwitsal, el color verde claro del producto farmacéutico Cimetidine, y el color turquesa para los servicios de telecomunicaciones de Belgacom.

En Alemania, el Tribunal Supremo Federal (BGH) decidió en 1998 que los colores esencialmente per se son capaces de constituir una marca. Esta decisión se tomó de acuerdo con el artículo 3 (1) de la Ley Alemana de Marcas (GTMA), y es el equivalente al Artículo 2 de la Directiva de Armonización.

Sin embargo, a diferencia de la Directiva, la redacción del Artículo 3 (1) de la Ley Alemana de Marcas menciona específicamente colores y combinaciones de colores («Todos los signos que puedan ser protegidos como marcas que puedan distinguir- etc. – o de su embalaje, así como otros aspectos, incluidos colores y combinaciones de colores-´´).

El Tribunal Supremo Federal decidió que, de acuerdo con la redacción del Artículo 3 de la GTMA, las marcas consistentes en colores y combinaciones de colores no deben estar sujetas a estándares más estrictos que los que rigen otros tipos de marcas, como las marcas denominativas, gráficas o de sonido, en relación con su capacidad para servir como marcas.

Finalmente, el Consejo de Apelación de la OAMI decidió que un color per se puede ser generalmente protegible como marca comunitaria, de acuerdo con el Artículo 4 del Reglamento de la Marca Comunitaria.

4.- Conclusión

La Asociación Internacional de Marcas cree que los requisitos de distintividad para los colores simples deberían ser los mismos que para otros signos. El texto del artículo 2 de la Directiva de Armonización de Marcas, así como el del artículo 4 del Reglamento de la Marca Comunitaria, dan una definición muy amplia de los signos que pueden ser protegidos como marcas. Un color simple, en las circunstancias adecuadas, puede tener la capacidad de funcionar como una marca. Si un color específico tiene o no esta capacidad es una cuestión de hecho en cada caso. No habiendo ninguna indicación de que cualquier signo, que no esté específicamente excluido de protección, deba ser tratado de forma distinta a cualquier otro signo, INTA urge al Juzgado que dicte decisión de que un color simple puede protegerse como marca.

El escrito, según se redacta más arriba, fue firmado por Alan Drewson, Director de INTA, y presentado ante el Tribunal de Justicia como anexo al escrito presentado en nombre de Libertel. El caso Libertel se ventilará en otoño de este año, y se espera que el Tribunal de Justicia acepte los principios básicos según se describen en la carta de INTA. Se espera que el Juzgado dicte decisión durante 2003.

El Escrito del Sub-Comité INTA Amicus Europeo puede proporcionar ayuda similar en otros temas de marcas que traten sobre los principios básicos de la ley de marcas.

[1] INTA, como amicus curiae, ha presentado los siguientes escritos ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y ante otros Tribunales Federales: Playboy Enterprises Inc. vs. Netscape Communications Corporation,  Caso del Tribunal Supremo núm. 00-56648 y Playboy Enterprises Inc. vs. Excite Inc., Caso del Tribunal Supremo núm. 0056662; TrafFix Devices Inc. vs. Marketing Displays Inc., Caso del Tribunal Supremo núm. 99-1571; Major League Baseball Players Association vs. Cardtoons LC, Caso del Tribunal Supremo núm. 00-39; Wal-Mart Stores Inc. vs. Samara Brothers Inc., Caso del Tribunal Supremo núm. 99-150 (22 de Marzo de 2000); Collage Sav. Bank vs. Florida Prepaid Postsecondary Educ. Expense Bd. 119 Tribunal Supremo 2219 (1999); Dickinson vs. Zurko, 119 Tribunal Supremo 1816 (1999); Qualitex Co. vs. Jacobson Proas. Co., 514 EE.UU. 159 (1999); Two Pesos Inc. vs. Taco Cabana Inc., 505 eE.UU. 763 (1992); K Mart Corp. vs. Cartier Inc., 486 EE.UU. 281 (1988); WarnerVision Entertainment Inc. vs. Empire of Carolina Inc., 101 Federal 3º 259 (2º Circular 1996); Conopco Inc. vs. May Depít Stores Co., 46 Federal 3º 1556 (Circular Federal 1994); Ralston Purina Co. vs. On-Cor Frozen Foods Inc., 746 Federal 2º 801 (Circular Federal 1984); Anti-Monopoly Inc. vs. General Mills Fun Group Inc., 684 Federal 2º 1316 (9º Circular 1982); Redd vs. Shell Oil Co., 524 Federal 2º 1054 (10º Circular 1975); Century 21 Real Estate Corp. vs. Nevada Real Estate Advisory Commín, 449 Suplemento Federal 1237 (D. Nevada 1978), confirmada, 440 EE.UU. 941 (1971).

[2] Casos fuera de los Estados Unidos en los cuales INTA ha presentado afidavits incluyen: McDonaldís Corporation vs. DAX Properties CC y JoBurgers Drive Inn Restaurants (PTY) Limited, Tribunal Supremo de Sudáfrica (División Local de Durban y Costa); y Heublein Inc. vs. Cámara de Apelaciones de Rospatent, Tribunal de la Ciudad de Moscú, Rusia; Glaxo Welcome Limited vs. Dowelhurst Limited y Swingward Limited, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; e Ikea Inter.-Systems Inc. vs. Beijing Cinet Co. Ltd., Tribunal Superior de Beijing.

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