La nueva legislación de patentes de software en EEUU. Comparativa con el sistema español

Por Sara García Sánchez, abogada de Information Technology ECIJA.

EN BREVE: «El pasado 16 de septiembre, el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, firmaba la ya conocida como America Invents Act. La nueva Ley prevé una serie de medidas tendentes a facilitar al inventor individual la patentabilidad de sus invenciones, así como dotar a la UPSTO de las facultades necesarias para el examen de las distintas solicitudes de patente. De esta forma, la Administración Obama se aleja del sistema first-to-invent para acercarse al sistema europeo first-to-file. Sin embargo, esta novedosa regulación no parece dar respuesta a los verdaderos problemas del sistema de patentes americano, especialmente en relación con las patentes de software, en contraposición a lo que sucede en Europa y, por ende, en España.»

El pasado 16 de septiembre, el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, firmaba la ya conocida como America Invents Act. Muchas han sido las reacciones ante esta nueva legislación en materia de patentes, sin embargo no cabe duda de que nos encontramos ante la reforma más radical de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) de los últimos 200 años.

En esencia, se trata de una medida para la recuperación de una economía en recesión como la estadounidense a través de la cual se proyecta la creación de numerosos puestos de trabajo, así como el fomento de la innovación.

En concreto, la nueva ley prevé una serie de medidas tendentes a facilitar al inventor individual («micro-entity») la patentabilidad de sus invenciones. Consecuentemente, la nueva ley dispone un ahorro del 75% respecto de determinadas tasas de la USPTO para aquellos inventores individuales que no figuren como tales en más de 4 solicitudes de patente y que cuenten con recursos financieros limitados.

Tan es así que, para hacer bajar aún más los costes de solicitud de patente, esta ley otorga a aquellos inventores que pongan en duda la validez de una patente ya existente, la posibilidad de hacer valer tal circunstancia directamente ante la USPTO, en lugar de tener que acudir a los tribunales, evitando así un coste global que puede superar sin dificultad los dos millones de dólares.

Por otra parte, en el nuevo sistema diseñado por la America Invents Act, la USPTO asume la responsabilidad de decidir si una solicitud de patente reúne el mérito suficiente y, por tanto, si merece la pena ser examinada en detalle.

De esta forma, la Administración Obama se aleja del sistema first-to-invent, en virtud del cual los inventores debían preparar toda una batería de pruebas que acreditase no sólo la autoría de la invención, sino además que dicho inventor había sido el primero en idear la misma, e iniciar largos y costosos procedimientos judiciales en defensa de dichos extremos. Esta aproximación, por contra, al sistema first-to-file, acerca el modelo de patentes estadounidense a la práctica del modelo europeo y, por ende, a la práctica española en materia de tramitación de patentes.

En efecto, la concesión de patentes en España se configura a través de dos procedimientos por los que el solicitante puede optar voluntariamente: el Procedimiento General de Concesión y el Procedimiento con Examen Previo. En ambos casos, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), una vez recibida y examinada formalmente la solicitud de patentes correspondiente, elabora el Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) o, en otras legislaciones, el informe de búsqueda internacional. Es a través del IET donde los examinadores de la solicitud comprueban si existen publicaciones relacionadas con la invención cuya patentabilidad se pretende, y si las mismas son susceptibles de afectar las condiciones de patentabilidad de aquélla.

Una vez emitido el IET, si el solicitante opta por el Procedimiento General de Concesión, la patente termina por concedérsele si continúa con el procedimiento, y ello pese a que el IET no haya sido favorable.

Si opta por el Procedimiento con Examen Previo, la OEPM examina en detalle la solicitud presentada y procede, según el caso, a su concesión o denegación (total o parcial). Este procedimiento, a diferencia del general, da lugar a las denominadas patentes «fuertes» al ser un procedimiento activo y contradictorio.

No obstante lo anterior, y pese a la importancia de la reforma operada por la America Invents Act, no puede obviarse la absoluta falta si quiera de mención en la misma acerca del verdadero problema que plantea el modelo de patentes estadounidense, no ya tanto desde el punto de vista de la tramitación como del de las materias susceptibles de ser patentadas. Nos encontramos, por tanto, ante una nueva oportunidad perdida para solventar el ya tradicional problema de las patentes de software.

Mientras que en Europa el Convenio de Munich, de 5 de octubre de 1973, sobre Concesión de Patentes Europeas, excluye explícitamente de la patentabilidad, entre otras materias, «los programas de ordenador»; en los Estados Unidos de América, éstos no se excluyen de manera específica.

Atendiendo al caso concreto de España, en base a la citada exclusión del Convenio sobre la Patente Europea, la Ley 11/1986, de Patentes excluye expresamente de su consideración como invenciones «los programas de ordenadores» (art. 4.4.c.).

Y es que en España, al igual que en el resto de Europa, los programas de ordenador son objeto de protección por la propiedad intelectual, entendida únicamente como derecho de autor o copyright. Sin embargo, no fue ésta una cuestión pacífica. Durante la década de los 70 y principios de los 80, tuvieron lugar intensas discusiones internacionales al respecto que culminaron en marzo de 1985 con la decisión del Comité de Expertos convocado al efecto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la UNESCO, y que concluyó su protección por medio del sistema de copyright en tanto que «obras literarias». Esta ficción persigue evitar los problemas que plantea el sistema de protección de patentes, un sistema sin duda más fuerte, pero lento y costoso, freno indudable al desarrollo de la innovación.

Ahora bien, el derecho de autor únicamente protege la «expresión literal» de las aplicaciones o los sistemas informáticos, no las «ideas» subyacentes a dichos sistemas o aplicaciones, ideas que suelen tener un alto valor comercial, siendo ésta la verdadera razón de fondo por la que los sistemas de protección del software varían radicalmente a un lado y otro del Atlántico.

Dejando a un lado, sin embargo, cuál sea el régimen legal de protección de los programas de ordenador, lo cierto es que en España, como en Europa, se exigen como condiciones de patentabilidad de una invención que ésta sea nueva, que implique actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial. Baste con analizar el requisito de la novedad para comprobar la dificultad para obtener una patente de software en España. Para valorar la concurrencia de esta condición no es suficiente con que la invención reivindicada sea nueva, es decir, que sea diferente de lo que exista hasta ese momento en el estado de la técnica, sino que la diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica sea significativa y esencial a la invención.

Así, obtener una patente en el sistema español para un programa de ordenador que consista sencillamente en la sustitución de las soluciones técnicas y físicas existentes por las mismas soluciones utilizando un programa informático y un ordenador, y siempre que dicha sustitución no sea evidente para cualquier ingeniero informático especializado, sería prácticamente imposible.

En contraposición, la legislación americana establece que una invención patentable debe consistir en un procedimiento, máquina, producto o composición de materias que tenga un efecto técnico. Por tanto, si el software produce un efecto técnico, se procederá al examen de las condiciones de patentabilidad del mismo, aunque lo cierto es que parece difícil imaginar un programa de ordenador que, directa o indirectamente, no produzca un efecto técnico.

La producción de un efecto técnico constituye, por tanto, un «prerrequisito» para el examen de patentabilidad. En los Estados Unidos, los requisitos de patentabilidad observan una ligera variación en relación con el sistema europeo. Así, a diferencia de éste, la legislación americana sustituye el requisito de la aplicación industrial (resultado efectivo o real) por el de la utilidad de la invención o «practical utility», la cual debe ser específica, sustancial y creíble.

En base a lo anterior, un programa de ordenador cumpliría, con carácter general, el requisito de la utilidad; sin embargo, la novedad y la no obviedad caerían por su propio peso. Otro de los problemas, incluso para los expertos en software, consiste en saber dónde empieza y dónde acaba la parte patentada de un programa.

De ahí que la permisividad en materia de patentes de software haya alcanzado límites insospechados en los Estados Unidos, dando lugar a la aparición de auténticos imperios empresariales cuyos modelos de negocio se basan única y exclusivamente en amasar carteras de patentes de software que comercializan a precios desorbitados. Son lo que se denominan «trolls».

El fallo del sistema en materia de software, no proviene de la USPTO, sino más bien del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal y de las resoluciones dictadas por el mismo, algunas de ellas ciertamente irracionales. Ello es debido a que, por causa de las distintas responsabilidades asumidas por este órgano, nunca ha adquirido el adecuado conocimiento técnico o pericia en la materia.

Sirva como ejemplo aquél en que el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal juzgó que era materia patentable una invención informática (un algoritmo matemático) para crear una visualización coherente de datos numéricos en un osciloscopio (aparato que representa las variaciones de tensión), dado que la invención en su conjunto suponía una aplicación práctica de una idea abstracta que, a su vez, planteaba un «resultado útil, concreto y tangible».

En definitiva, no cabe duda de que la America Invents Act supone un antes y un después en materia de patentes en los Estados Unidos, un cambio trascendental para el inventor individual estadounidense asfixiado por el anterior modelo y un gran impulso a la economía de ese país. Sin embargo, la Administración Obama todavía tiene que hacer frente a muchos y graves problemas en la materia, debiendo poner especial atención al conflicto que plantean las patentes de software y la proliferación de los «trolls», que más que incentivar la innovación, lo que suponen es un férreo bloqueo de la libre competencia y, por ende, un obstáculo a la nueva legislación.

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