El mantenimiento de la integridad del know-how empresarial mediante fórmulas contractuales y de cumplimiento legal

Por  Antonia Lobo.Socia de Gros Monserrat Abogados

 Juan Luis Contreras.Abogado de Gros Monserrat Abogados

Hasta que se proceda a realizar la trasposición de la Directiva 2016/943 sobre Secretos Comerciales, existen distintas formas y maneras para proteger el Know-How de nuestra compañía.

Las referencias legales que el Derecho nos ofrece para definir qué se entiende por know-how, coinciden en la idea de que los conocimientos que lo integran se hayan mantenido activa y positivamente secretos. El instrumento que las empresas tienen para mantener la confidencialidad de su acervo tecnológico, es una rigurosa política contractual en sus relaciones con terceros, sean de carácter horizontal o vertical, e incluso laboral.

Así vemos que el Reglamento (UE) no 330/2010 de 20 de abril de 2010, relativo a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, incluye en su artículo 1 la definición de “conocimientos técnicos” como un conjunto de información práctica no patentada derivada de la experiencia y los ensayos realizados por el proveedor, y que es secreta, sustancial y determinada. “Secreta” significa, según dicho artículo, que los conocimientos técnicos no son de dominio público o fácilmente accesibles. El artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio (World Trace Organization) en 1994, establece como uno de los requisitos de la denominada “información no divulgada” que su valor comercial venga determinado por su carácter secreto. Finalmente en la Directiva 2016/943 de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgada (secretos comerciales), aparecen éstos definidos en su artículo 2, dando el valor de la información  a su carácter secreto.

Siendo el secreto el componente esencial que define el know-how, su concurrencia resultará esencial para obtener la protección que la ley ofrece. Dicha protección viene dada hasta la fecha únicamente a través de la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal, cuyo artículo 13 considera desleal la violación de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales; y a través de la legislación que resulte de la transposición de la mencionada Directiva 2016/943, que deberá establecer las medidas para garantizar la disponibilidad de vías de acción civil frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales.

Las empresas deben realizar cuantas acciones estén a su alcance para reconocer e identificar su patrimonio tecnológico como específico y concreto, y preservar la confidencialidad del mismo y por tanto su valor y ventaja competitiva.

En este sentido, es de destacar la concienciación de los miembros de la empresa a todos los niveles, y el establecimiento de los procedimientos necesarios, para la firma de contratos que regulen las relaciones con terceros en las que se produzca algún tipo de acceso o transferencia de la tecnología o conocimientos de todo tipo. Así deben considerarse los siguientes contratos como específicamente relacionados con la materia: acuerdos previos de confidencialidad -Non Disclosure Agreements (NDA), y Memorandum of Understanding (MOU)-, acuerdos de licencia de tecnología, acuerdos de colaboración (transferencia horizontal de conocimientos que generalmente persiguen la utilización de tecnologías complementarias entre empresas, o entre empresas y centros de investigación), acuerdos de asistencia de tecnología (transferencia vertical de tecnología que permite adquirir de otras empresas o centros de I+D conocimientos que mejoran los de la empresa), acuerdos de licencia de tecnología.

Los contratos deben conseguir identificar los conocimientos propios y previos de la empresa y regular específicamente la titularidad de los que sean resultado de la relación contractual. Por otro lado, no debe olvidarse la importancia que adquieren las cláusulas de confidencialidad que en general se utilicen en la documentación contractual de la empresa.

Mencionar, en este punto, las políticas de cumplimiento normativo de las organizaciones (Corporate Compliance), de forma que con la Directiva 2016/943, nuevamente tenemos la oportunidad de hablar de los programas de prevención penal, dado que uno de los riesgos inherentes en muchas organizaciones es la pérdida de información y del Know-How.

También el hecho de que una empresa puede ser responsable penalmente por delitos tales como la revelación de secretos o delitos contra la propiedad intelectual e industrial, entre otros.

Nos proporciona elementos que, aplicados a través de los programas de cumplimiento normativo, serán esenciales para proteger a la organización ad extra, pero también ad intra, al proteger el activo de la organización para que sus miembros no pongan en riesgo la actividad empresarial llevándose información trascendental de la misma.

La Directiva 2016/943 además de a asegurar “un nivel de tutela judicial civil suficiente y coherente en todo el mercado interior para los supuestos de obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales”,  también dota de protección a la información secreta, definiéndose incluso que se considera por obtención de información lícita y cuáles son los supuestos de obtención ilícita. Tales supuestos serían el acceso no autorizado a la información secreta, el incumplimiento de acuerdos confidenciales, las obligaciones de guardar secreto o cualquier otro comportamiento desleal que pudiera darse.