Los informes periciales y la acción de nulidad de la patente por falta de actividad inventiva. (SAP de Barcelona de 17 de julio de 2019)

1. Hechos

Aristo Pharma Iberia, S.L. (“Aristo Pharma”), interpuso demanda de juicio ordinario contra Simbec Ibérica, S.L. (“Simbec”) en la que solicitaba la nulidad de una patente española titulada formas orales sólidas de Ebastina, que constituía la validación en España de una patente europea. La actora alegaba la nulidad de la patente por falta de actividad inventiva, así como la falta de novedad por insuficiencia descriptiva. Simbec se opuso a la demanda defendiendo la validez de la patente. El Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona desestimó la demanda y consideró que la invención cuestionada no era obvia y que la descripción de la patente es o sería suficiente.

2. Pronunciamientos

La sentencia que ahora nos ocupa desestima los distintos motivos de apelación formulados por Aristo Pharma contra la sentencia de instancia. En particular, la sentencia rechaza:

–         Primero, los alegatos sobre la posible incongruencia omisiva de la sentencia, error en la determinación del ámbito de protección de la reivindicación 1ª de la patente y la supuesta insuficiencia descriptiva. En relación con estas dos últimas cuestiones, la AP señala que la reivindicación 1ª es clara y que la amplitud de rangos de esta misma reivindicación no supone, por sí sola, falta de claridad en la descripción de la misma.

–         Segundo, la supuesta falta de congruencia de la sentencia de instancia por entender que la misma habría considerado que la reivindicación 1ª de la patente cuestionada es de procedimiento y no de producto. Para la AP, aunque en la descripción de la patente hay pasajes o referencias al procedimiento por el que se elabora el producto y la temperatura a la que deben de estar los componentes al mezclarse, la reivindicación 1ª es inequívoca al hacer referencia única y exclusivamente a un producto y no a un procedimiento.

–         Y tercero, el motivo principal de apelación relacionado con la falta de actividad inventiva de la patente impugnada. Para la actora, la denominada patente coreana, anticiparía la patente de Simbec por lo que ésta carecería de actividad inventiva. La AP rechaza este planteamiento. En esencia, la AP considera que: (i) no hay coincidencia plena en cuanto al problema que aspira a resolver la patente impugnada y el problema que solucionaba el antecedente coreano; (ii) el antecedente coreano incluye necesariamente un absorbente para la obtención de la composición reivindicada, mientras que en la reivindicación 1ª de la patente impugnada no hay referencia alguna a este elemento técnico; (iii) en la reivindicación 1ª de la patente impugnada se hace referencia a dos elementos caracterizadores (la Ebastina y el Tensioactivo) que no aparecen en el antecedente coreano; y (iv) la supuesta obviedad de estos dos factores no quedó en absoluto acreditada en la instancia.

En definitiva, la AP considera que las diferencias estructurales entre la reivindicación 1ª de la patente cuestionada y el antecedente coreano eran de tal trascendencia que no podía acudirse a dicho antecedente para cuestionar la falta de actividad inventiva de la reivindicación 1ª de la patente en pugna. De forma particular interesa resaltar que al examinar este motivo de apelación, la AP cuestiona el valor del dictamen aportado por la demandante por entender que el mismo centra sus consideraciones en cuestiones más abstractas, marcadas por una orientación básicamente jurídica; y muestra sus preferencias por el dictamen pericial de la parte demandada que, a criterio de la AP, aborda la cuestión desde un punto de vista técnico, aportando los datos farmacológicos para entender mejor qué papel juega en la composición cada uno de los componentes y qué se busca con cada uno de ellos.

3. Comentario

Nada que objetar frente a la sentencia que es objeto del presente comentario. Tan solo subrayar la importancia que juegan los informes periciales de las partes en apoyo de las acciones de nulidad de patente por falta de actividad inventiva y la conveniencia de que, tal y como señala la AP, aborden el estudio de la cuestión desde un punto de vista técnico, dejando de lado las consideraciones jurídicas.

Sobre el Autor: Enrique Armijo Chávarri es Socio del Área Legal de Elzaburu.

Es Abogado por la Universidad Pontificia Comillas – ICADE, Madrid. Colegiado en 1986, Madrid. Máster (LLM) en Banca y Comercio Internacional (Washington College of Law, American University, Washington, DC). Especialista en la tramitación de todo tipo de procedimientos judiciales para la defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual y en el asesoramiento general en relación con la explotación y contratación de dichos derechos. Miembro del Grupo de Litigios de la firma. Ha sido profesor en diversas universidades. Es miembro del “Unfair Competition Committee» de la INTA y del “Litigation Committee” de UNION-IP. Vicepresidente del Grupo Español de la AIPPI. Experto seleccionado por el China National Advisory Center for Overseas Intellectual Property Dispute Settlement (CNIPA).