Se considera uso efectivo de la marca cuando el signo se coloca en el producto y se usa simultáneamente con la marca individual que identifica el producto. STJE de 12-12-2019, Der Grüne Punkt (C-143/19 P)

Der Grüne Punkt GmbH obtuvo el 19 de julio de 1999 el registro en la EUIPO de la marca colectiva consistente en el distintivo siguiente:

La marca se registró para productos de las clases 1 a 34, así como para determinados servicios de las clases 35, 39, 40 (reciclado de materiales de embalaje) y 42 (eliminación de basuras).

La finalidad perseguida con esta marca era que, colocada la misma en los envases de los productos, sirviera para reconocer la inclusión de tales envases en un sistema de reciclaje (sistema DGP) y distinguirlos de otros envases y productos no incluidos en tal sistema.

El 2 de noviembre de 2012, la sociedad eslovaca Halson Properties presentó en la EUIPO una solicitud de caducidad por falta de uso en relación con todos los productos de las clases 1 a 34 incluidos en la marca colectiva.

La División de Anulación declaró la caducidad de la marca respecto a todos los productos para los cuales había sido registrada, con excepción de los productos consistentes en envases. La Sala de Recursos confirmó la resolución, al entender que- de acuerdo con las pruebas presentadas- la marca se asociaba a un comportamiento ecológico de las empresas que participaban en el sistema DGP de reciclaje, pero- y a pesar de que envase y producto formaban una sola unidad de venta- no constituía uso para los productos que contenían los envases pues no tenía como objetivo crear o conservar un mercado para tales productos.

El recurso interpuesto ante el Tribunal General fue desestimado por sentencia de 12 de septiembre de 2018 (T-253/17). El TG señaló que “aunque se ha probado un uso efectivo de la marca en los envases, no quedó probado el uso respecto a los productos, pues el público identifica la marca en cuestión como una indicación de que los envases pueden ser recogidos y valorizados según un determinado sistema”. El TG también argumentó que “los productos eran regularmente designados por otras marcas, por lo que el público considerará que el tratamiento ecológico del sistema DGP alcanzará al envase y no al tratamiento del propio producto envasado”.

• Interpuesto recurso de casación el TJ lo estima y anula tanto la resolución de la Sala de Recursos como la sentencia del TG.

El TJ parte de la consideración de que la función principal de la marca colectiva es distinguir los productos y servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los de otras empresas no pertenecientes a tal asociación; por su parte, la función de la marca individual es- en este aspecto- indicar al consumidor cual es la identidad de origen de los productos o servicios para los que se ha registrado. El TJ completa tal afirmación señalando que es posible que un miembro de la asociación identificada con la marca colectiva use la marca que lo identifica con tal asociación (marca colectiva) y, simultáneamente, use otra marca que indique el origen de los productos o servicios (marca individual).

Por ello, el TJ afirma que hay un uso efectivo de una marca colectiva cuando, en consonancia con su función esencial, la marca se usa para distinguirse de otras empresas que no pertenecen a la asociación y, además, se utiliza para crear o conservar un mercado para los productos o servicios donde se “coloque” la marca colectiva. En este último aspecto, el TJ manifiesta que la marca en cuestión se usa para indicar que los fabricantes y distribuidores de los productos de que se trata se han adherido al sistema DGP lo cual puede influir en las decisiones de compra de los consumidores contribuyendo de este modo al mantenimiento o creación de cuotas de mercado, tanto en lo que se refiere al envase como al producto concreto que lo contiene.

• Comentario

La sentencia que comentamos plantea un problema que deriva de una situación que se presenta bastante a menudo, debido a que los titulares de marcas colectivas (y, en su caso, marcas de garantía) registran sus distintivos, no solo para los servicios que representan la actividad o finalidad principal establecida en el correspondiente Reglamento de uso, sino también para los productos y servicios que fabrican, distribuyen o prestan (incluso con vocación futura) las empresas “usuarias” de la marca.

La sentencia es muy aclaratoria y entiendo que será recibida con gran satisfacción por los titulares de marcas colectivas y marcas de garantía. De acuerdo con la naturaleza de este tipo de marcas, el titular de la misma establece unas pautas de uso, requisitos de pertenencia, etc., pero en ocasiones con suficiente amplitud para dar cobijo al uso de la marca por empresas que pertenecen a sectores, en algún caso, determinados, pero en otros indefinidos, pues no se quiere cerrar el paso a empresas de muy diversa índole. Asimismo, y por la propia naturaleza y finalidad de las marcas, en estos casos, por regla general, se permite el uso de la marca individual del empresario junto a la marca colectiva o de garantía. Hay- como se ve- un uso simultáneo de marcas de distinta naturaleza, pero- como dice el TJ- cada una cumple su función específica.

Este uso simultaneo provoca que el consumidor, cuando compra el producto o contrata el servicio, aprecie que cada una de las marcas cumple esa función propia; por ejemplo, que por la presencia de la marca de garantía hay una estandarización de calidad del producto o servicio que la porta, mientras que la marca individual indica cual es el origen empresarial de tal producto o servicio. Por este motivo nos parece claro que ambas marcas contribuyen a que el consumidor se vea influenciado en su decisión de compra o rechazo de lo ofrecido. De esta manera, hay un uso de marca que ayuda a crear o conservar un mercado en relación con el producto o servicio que ambas marcas identifican. Por eso, en estas circunstancias, parece lógico pensar que hay un uso de las marcas simultáneamente utilizadas que sirve para enervar una petición de caducidad por falta de uso.

Los principios señalados en la sentencia valen tanto para las marcas colectivas como para las marcas de garantía. Incluso no debemos olvidar que algunas de las marcas aparentemente de garantía se solicitaron en la EUIPO bajo la modalidad de marca colectiva, ya que hasta el 1 de octubre de 2017 no era posible registrar marcas de garantía en esta Oficina (Marcas de Certificación en la terminología del RMUE). En efecto, la doctrina de esta sentencia puede ser muy relevante y favorable, por ejemplo, para aquellas marcas creadas por organismos o instituciones oficiales con la idea de fomentar iniciativas propias de algún sector productivo o vinculadas a determinados territorios.  De acuerdo con los principios declarados por la sentencia comentada– y partiendo de la base de que tales marcas se registren en la modalidad adecuada-  la colocación de esta marca en el producto o servicio correspondiente servirá para acreditar el uso en relación con ese producto o servicio pues se cumple con la función esencial, como puede ser, por ejemplo, garantizar que el producto o servicio posee determinadas características, incluso de procedencia geográfica (marca de garantía) o el empresario que la usa conjuntamente con su marca individual pertenece a una determinada asociación (marca colectiva).

Sobre el autor: Jesús GÓMEZ MONTERO, Miembro del Consejo Académico de la Fundación Alberto Elzaburu.

El Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido Socio del Área Jurídica de Elzaburu durante 24 años y Letrado de la OEPM desde 1980 hasta 1994. Es Profesor Asociado de Derecho de la Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid y experto en propiedad industrial y marcas. Premio Client Choice Awards en IP y Abogado recomendado en Propiedad Intelectual e Industrial, Best Lawyers in Spain (Intellectual PRoperty) 2011 y 2012.