El Supremo anula la segunda indemnización impuesta a Mediaset por ‘Pasapalabra’

El Tribunal Supremo (TS) ha dejado sin efecto la condena a Mediaset a indemnizar a ITV Studios Global Distribution Limited por infringir los derechos de la marca «Pasapalabra», al considerar que la reparación del daño provocado por la conducta infractora quedó cubierta con la indemnización a la que ya fue condenada a pagar Mediaset en el primer pleito entre ambas sociedades, relativo a los derechos de propiedad intelectual sobre el formato televisivo y el título del programa.

En este caso, se estudiaba la infracción de la marca denominativa de la UE ‘Pasapalabra’. La Sala de lo Civil indica que aunque la conducta infractora ocasionó un daño susceptible de ser indemnizado por cualquiera de los criterios previstos en el artículo 43 de la Ley de Marcas, en este caso la reparación del daño ya estaba cubierta por la indemnización concedida en el primer pleito.

En dicho pleito, la misma entidad invocaba, por los mismos hechos (uso sin autorización de la denominación ‘Pasapalabra’ para identificar un programa de TV y en el merchandising), la infracción de los derechos de propiedad intelectual que tenía sobre el título del programa ‘Pasapalabra’.

El TS explica que en un caso como éste, en que la misma conducta infringía el derecho de propiedad intelectual de ITV sobre la denominación ‘Pasapalabra’, por su uso sin autorización, y los derechos sobre la marca denominativa ‘Pasapalabra’, y el daño patrimonial denunciado no dejaba de ser el mismo, una vez estimada la pretensión indemnizatoria al amparo de los derechos de propiedad intelectual, en que se optó por el criterio del beneficio obtenido por el infractor, no cabía reiterar más tarde una condena indemnizatoria del mismo «daño» al amparo del derecho de marca, aunque se hubiera acudido a otro criterio (el de la regalía hipotética).

Así, los magistrados concluyen que la reparación del daño ya queda cubierta con la condena del primer pleito (formato televisivo y titulo).

Señalan que en el hipotético caso de que se hubieran podido acumular las acciones ejercitadas por ITV en uno y otro pleito, en un mismo procedimiento, la estimación de la infracción del derecho de propiedad intelectual de ITV sobre el título y la estimación de la infracción del derecho de marca de ITV no hubieran permitido duplicar la indemnización si, como es el caso, el perjuicio patrimonial es el mismo (el perjuicio económico sufrido por la uso sin autorización de la denominación ‘Pasapalabra’ para identificar el programa y el merchandising).

Y esto es así, según exponen, porque el daño sufrido por ITV a sus derechos de propiedad intelectual y a sus derechos de marca, tal y como han sido apreciados por los tribunales de instancia, objeto de la pretensión indemnizatoria en ambos casos, es coincidente y no son distintos daños.

En el segundo pleito entre ambas sociedades que ahora ha resuelto el Supremo, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante estimó íntegramente el recurso de ITV y condenó a Mediaset a pagar una indemnización de 8,7 millones de euros más los daños que se siguieran produciendo desde el día 31 de diciembre de 2017 hasta el cese efectivo de la infracción. La Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava) , que en enero de 2020 resolvió los recursos de apelación, modificó los criterios del cálculo de la indemnización.

ITV recurrió esta sentencia ante el TS con sendos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, que ahora han sido desestimados por el Supremo. También recurrió Mediaset, que alegó que la totalidad de los daños por el uso de la denominación ‘Pasapalabra’, tanto por la identificación del programa de TV como por el merchandising, ya fueron resarcidos por la sentencia dictada en el primer pleito sobre formato y el título del programa de TV, un argumento que ha acogido el Tribunal Supremo.

La sentencia, dictada el pasado 6 de febrero (144/2024), la firman los magistrados Ignacio Sancho Gargallo (presidente y ponente), Rafael Sarazá Jimena y Pedro José Vela Torres. Mediaset ha estado asistida por el abogado de Uría Menéndez Borja Sainz de Aja Tirapu.

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