Inditex podría ganar el litigio frente a Buengiorno Myalert

Industria de Diseño Textil, SA, más conocida como Inditex, se enfrenta a la empresa italiana Buongiorno Myalert, SA por el uso de esta última de un signo idéntico a la marca ZARA, del que Inditex es titular. Y podría ganar el litigio, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que la directiva aplicable a los hechos es la de 2008. La limitación a los derechos de marca aplicable en 2010 (Directiva de 2008) es más restringida que la actual, de 2015.

El TJUE se ha pronunciado así en una dictada hoy (asunto C-361/22 Inditex), a la que puede acceder pinchando aquí.

Responde a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo (TS) en mayo de 2022, para que interpretara el Derecho de la Unión aplicable. El litigio principal puede situarse en la frontera entre el Derecho de marcas y el Derecho de los actos de competencia desleal. Sin embargo, la cuestión prejudicial se refiere sólo a las directivas relativas al Derecho de marcas.

El caso, al detalle

Buongiorno Myalert prestaba servicios de información por Internet y a través de la red de telefonía móvil. En 2010 lanzó una campaña publicitaria para la suscripción a un servicio, de pago, de envío de contenidos multimedia: Club Blinko. La campaña incluía un sorteo de una tarjeta regalo de la cadena ZARA, de un importe de 1.000 euros. Tras pulsar sobre el anuncio para acceder al sorteo, la pantalla siguiente mostraba el signo ZARA enmarcado en un rectángulo, evocando el formato de las tarjetas regalo.

Inditex presentó una demanda contra Buongiorno Myalert por vulneración del derecho de marca, al entender que se había aprovechado del renombre de su marca y lo había perjudicado, algo que está prohibido por la Ley de Marcas.

Por su parte, Buongiorno Myalert sostiene que el uso que hizo de la marca era un uso puntual y referencial, con el fin de indicar en qué consistía el premio, y que dicho uso es una limitación al derecho de marcas permitido por la Ley española.

Tras haber perdido en primera y segunda instancia, Inditex recurrió en casación ante el Tribunal Supremo (TS), que en mayo de 2022 elevó esta cuestión prejudicial al TJUE para que interpretara el Derecho de la Unión aplicable.

Fachada del Tribunal Supremo. (Imagen: archivo)

El titular de una marca registrada en uno de los Estados miembros está autorizado a prohibir a cualquier tercero que haga determinados usos de los signos cuando tales usos no respeten su derecho de propiedad intelectual, por las condiciones previstas en dichas directivas. Sin embargo, el derecho exclusivo del titular no es absoluto.

El artículo 6, apartado 1, letra c), de las directivas 89/104/CEE y 2008/95/CE (aplicable a los hechos) preveía que el titular no podía prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de la marca cuando fuese necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios. En 2015, la Directiva 2008/95 fue sustituida por la Directiva 2015/2436, cuyo artículo 14, apartado 1, letra c) parece introducir una limitación de los efectos de la marca más amplia que la del citado artículo de las anteriores Directivas 89/104 y 2008/95.

Al considerar que la conducta de Buongiorno Myalert encaja mejor en esta limitación más amplia, el Supremo preguntó al TJUE si el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 ha modificado el alcance de la limitación de la que se trata o si dicha disposición se refiere a usos que ya figuraban implícitamente en el artículo 6, apartado 1, letra c), de las directivas 89/104 y 2008/95.

La respuesta del TJUE afecta también al sistema de marcas de la Unión Europea basado en el Reglamento (CE) número 207/2009, que fue sustituido en octubre de 2017 por el Reglamento 2017/1001. En el artículo 12, letra c), del primero figuraba una limitación análoga a la prevista en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104. El Reglamento 2015/2424 modificó esta última disposición reproduciendo el tenor del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (Imagen: TJUE)

Lo que dice el TJUE

El Tribunal, con sede en Luxemburgo, aclara que el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, aplicable al caso, se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando ese uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero.

El TJUE (Sala Cuarta) explica que el uso que podía limitar los efectos de la marca con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 pasó a constituir uno de los supuestos de uso lícito al que no puede oponerse el titular de una marca según el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436.

Es decir, que el alcance del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 es más limitado que el del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436, que sólo se refiere al uso, en el tráfico económico, de la marca cuando esta sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio.

Según expone, el legislador europeo estimó oportuno establecer una limitación explícita que comprendiera el uso referencial en general, de modo que el titular de una marca no pueda impedir el uso leal y honesto de esta para designar como suyos productos o servicios, o referirse a ellos. Apunta que esta limitación más amplia no estaba contenida implícitamente en la Directiva 2008/95, sino que ha habido una evolución legislativa.

Ahora, el TS debe determinar si mediante dicha campaña publicitaria Buongiorno Myalert hizo uso de la marca ZARA, y si fue así, apreciar, a la vista del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/95, si ese uso era necesario para indicar el destino de un servicio ofrecido por Buongiorno y, en su caso, si dicho uso se había realizado conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

La sentencia la firman los jueces Constantinos Lycourgos (presidente), de Chipre; Octavia Spineanu-Matei (ponente), de Rumanía; Jean-Claude Bonichot, de Francia; Siniša Rodin, de Croacia; y Lucia Serena Rossi, de Italia.