Marca ‘Messi’: el futbolista también gana en el TJUE

• El TJUE desestima los recursos interpuestos por la EUIPO y por una sociedad española contra la sentencia del Tribunal General que autorizó al jugador de fútbol Lionel Messi a registrar la marca «MESSI» para artículos y prendas de vestir deportivos

En agosto de 2011, el jugador de fútbol Lionel Andrés Messi Cuccittini presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de registro como marca de la Unión Europea del signo figurativo que se reproduce a continuación, entre otros productos, para prendas de vestir, calzado y artículos de gimnasia y deporte:

En noviembre de 2011, se formuló oposición al registro de la marca citada con anterioridad, invocando la existencia de un riesgo de confusión con la marca “MASSI”, registrada, entre otros productos, para prendas de vestir, calzado, casos para ciclistas, trajes de protección y guantes (los derechos sobre estas marcas fueron transferidos, en 2012, a la sociedad española J.M.-E.V. e hijos).

Tras estimarse la oposición por la EUIPO y desestimarse el recurso presentado por el futbolista contra la resolución dictada, Lionel Messi interpuso el oportuno recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, solicitando la anulación de la resolución de la EUIPO que consideraba, esencialmente, que existía riesgo de confusión entre las marcas “MASSI” y “MESSI”.

Así las cosas, el 26 de abril de 2018, el Tribunal General, mediante su sentencia de 26 de abril de 2018 (Asunto T-554/14), anulaba tal resolución y estimaba que el renombre del jugador de fútbol neutralizaba las similitudes visuales y fonéticas entre los dos signos y descartaba todo riesgo de confusión.

Una vez más, aunque esta vez sin pisar el terreno de juego, Lionel Messi ganó este peculiar partido. Pero, como en toda eliminatoria de fútbol, tras el choque de ida, le sigue la vuelta.

Casación contra la sentencia del Tribunal General

La EUIPO y la sociedad española interpusieron sendos recursos de casación contra la sentencia del Tribunal General. En este caso el TJUE y a través de su sentencia de 17 de septiembre de 2020 (Asuntos acumulados C‑449/18 P y C‑474/18 P) desestimaba ambos recursos de casación.

Por un lado, la EUIPO alegaba que el Tribunal General había descartado la existencia de un riesgo de confusión únicamente sobre la base de la percepción de una parte significativa del público pertinente. En cambio, el TJUE considera que el Tribunal General tuvo debidamente en cuenta la percepción de las marcas MASSI y MESSI por la totalidad del público pertinente cuando estimó que la EUIPO había concluido erróneamente que la utilización de la marca MESSI para los productos en cuestión podía dar lugar a riesgo de confusión con las marcas MASSI entre el público pertinente.

Por otro lado, la sociedad española sostenía que el Tribunal General había incurrido en error de Derecho al declarar que, a fin de apreciar si existía riesgo de confusión, se debía tener en cuenta la notoriedad de la persona, en este caso el Sr. Messi Cuccittini, cuyo apellido era objeto de la solicitud de registro de marca de la Unión. Ahora el TJUE señala que, al igual que el renombre de la marca anterior, la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre se registre como marca es uno de los factores pertinentes para apreciar el riesgo de confusión, en la medida en que dicha notoriedad puede influir en la percepción de la marca por el público pertinente. Por tanto, el Tribunal General no cometió un error al considerar que la notoriedad del Sr. Messi Cuccittini constituía un factor pertinente para establecer una diferencia en el plano conceptual entre los términos «messi» y «massi».

El TJUE subraya que, contrariamente a lo que sostenía la sociedad española, la cuestión de la notoriedad de la que goza el Sr. Messi Cuccittini ya formaba parte del objeto del litigio ante la EUIPO. Añade que no se puede considerar que las alegaciones formuladas en la fase de recurso ante el Tribunal General con el único fin de acreditar hechos notorios sean nuevas alegaciones, por lo que el Tribunal General declaró fundadamente que, dado que la notoriedad del apellido Messi, en cuanto apellido de un jugador de fútbol de fama mundial y en cuanto personaje público, era un hecho notorio, es decir, un hecho que cualquier persona puede conocer o que se puede averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles, estas fuentes eran elementos que se hallaban a disposición de la EUIPO cuando esta adoptó su resolución y que debería haber tenido en cuenta al apreciar la similitud entre los signos “MASSI” y “MESSI” en el plano conceptual.

Por último, en relación a la alegación por parte de la sociedad española referente a la aplicación incorrecta en el presente asunto de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI (Asunto C-361/04 P), el TJUE sostiene que aquella “está basada en una lectura errónea de esta sentencia”. En concreto, la existencia de una marca notoria anterior invocada al formular oposición, no constituye un requisito de aplicación de dicha jurisprudencia. Además, recuerda el TJUE que, a fin de apreciar si un signo tiene un significado claro y determinado desde la perspectiva del público pertinente, puede tenerse en cuenta, por consiguiente, tanto el signo relativo a la marca anterior (en este caso, MASSI) como el signo correspondiente a la marca cuyo registro se solicita (en este caso, MESSI). Por ello y como el Tribunal General había indicado que el público pertinente percibiría los signos MASSI y MESSI como signos conceptualmente diferentes, podía fundadamente aplicar dicha jurisprudencia.

Así las cosas y como ocurrió en el “partido de ida” en el Tribunal General, el pasado jueves, Lionel Messi y su marca, ganaban esta vez en TJUE, este peculiar “partido de vuelta”.