La Justicia europea confirma que la marca ‘El Rosco’ de Pasapalabra pertenece a ITV

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado los recursos interpuestos por la sociedad Good Services, de Malta, contra las resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, en sus siglas en inglés) que anularon el registro de las marcas «El Rosco» a petición de la británica ITV Studios Global Distribution Limited (ITV), por considerar que se registraron de mala fe.

El Tribunal General, con sede en Luxemburgo y compuesto por dos jueces por cada Estado miembro, recuerda en tres sentencias dictadas hoy (asuntos T-381/22 , T-382/22 y T-383/22) que el concepto de «mala fe» se refiere a la motivación subjetiva de la persona que presenta la solicitud de registro de una marca: una intención deshonesta u otro motivo perjudicial. Destaca que implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios.

El TGUE expone que Good Services solicitó el registro de las marcas controvertidas para signos que no había creado y por los que no había manifestado interés, en un contexto, además, en el que MC&F -la sociedad matriz de Good Services ltd- e ITV se disputaban la titularidad del juego final.

Asimismo, indica que aunque la sentencia de 2014 del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid que dictaminó que ITV era la titular del formato Pasapalabra y de su juego final «el rosco», no era oponible ni a Good Services ni a MC&F, favorecía a ITV, llevó a Good Services a solicitar el registro de la denominación «el rosco», lo que automáticamente tuvo el efecto de impedir que ITV la utilizara, pese a haber sido ella quien la había creado.

El Tribunal General considera que las alegaciones de Good Services no demuestran que hubiera actuado de buena fe al presentar las solicitudes de registro de las marcas controvertidas. Y concluye que si se tiene en cuenta, en particular, la cronología de los hechos que llevaron a la presentación de dichas solicitudes, estas parecen apartarse de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios.

El caso

ITV, con domicilio social en Londres, se dedica a producir formatos televisivos, destinados a convertirse en programas de televisión, de los cuales el más conocido es el formato The Alphabet Game. En 1999, gracias a un contrato de licencia entre ITV y la sociedad Einstein, dicho formato se adaptó en Italia con la denominación Passaparola. 

Adaptación que fue objeto de diversas modificaciones que fueron decididas por la sociedad Einstein, entre las que figuraba la adición de formatos diferentes y un nuevo juego final titulado Ruota Finale (Rueda Final), que mediante contrato de licencia sería el formato «21×100», del que era titular MC&F Broadcasting Production & Distribution Ltd, con domicilio social  en Sliema (Malta).

El formato The Alphabet Game se adaptó después en otros países, entre ellos España, con el nombre de Pasapalabra. Fue durante las primeras emisiones de Pasapalabra, en 2000, cuando el nombre «El Rosco» apareció por primera vez para designar el juego final. Y hay una lucha entre Good Services e ITV sobre los derechos del mismo.

La controversia

ITV considera que, de conformidad con el contrato que había celebrado con la sociedad Einstein al crearse el programa italiano Passaparola, le pertenecía cualquier adaptación del formato The Alphabet Game. Además, sostiene que Einstein no la había informado de que había negociado los derechos del formato «21×100» con MC&F con vistas a incluirlo en dicho programa como juego final. Alega que adaptó el formato The Alphabet Game en diferentes países retomando ese juego final que, según ella, derivaba de la mera adaptación de su formato The Alphabet Game, que le pertenecía en virtud del citado contrato y que no cumplía el requisito de originalidad para generar derechos de propiedad intelectual autónomos.

Según Good Services, el juego final que ITV reutiliza en otros países coincide con su formato «21×100» y puede protegerse mediante la propiedad intelectual. A su juicio, ITV lo explota de forma ilegal.

Pasapalabra se emitió entre 2000 y 2006 mediante cesión de licencias de ITV al grupo Atresmedia y, entre 2007 y 2010 al grupo Mediaset. En diciembre de 2009, MC&F advirtió al Mediaset de que era la titular del formato «21×100», que se correspondía con el formato del juego final del programa Pasapalabra.

En consecuencia, Mediaset resolvió unilateralmente el contrato con ITV y en febrero de 2010 celebró un contrato con MC&F de los derechos sobre el formato «21×100». Posteriormente, Mediaset emitió entre 2010 y 2019 Pasapalabra y su juego final.

En diciembre de 2010, Mediaset demandó a ITV ante el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, que en sentencia de 3 de febrero de 2014, declaró que el juego «El rosco» era uno de los elementos constitutivos del formato Pasapalabra, formato que pertenecía a ITV y que no podía protegerse mediante la propiedad intelectual.

En septiembre de 2014, Good Services presentó sus dos primeras solicitudes de marca de la Unión Europea EL ROSCO. En junio de 2017, el Tribunal de Apelación de Ámsterdam, a raíz de una solicitud de mandamiento judicial para prohibir a ITV el inicio o continuación de procedimientos, dictó una medida cautelar en la que declaró que era probable que el juego final perteneciese a MC&F, pero que se trataba de una cuestión de fondo que no le competía resolver. En mayo de 2018, Good Services solicitó el registro de otra marca ‘EL ROSCO’.

En 2020, ITV celebró un contrato de licencia con el grupo Atresmedia para la emisión de Pasapalabra. A continuación, MC&F demandó a Atresmedia ante el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona por la titularidad del juego final del programa, procedimiento en el que intervino ITV. En noviembre de 2022, la Audiencia Provincial de Barcelona reconoció la titularidad de MC&F sobre el juego final, así como su carácter protegible, y declaró que la utilización de este no podía hacerse sin el consentimiento de la citada sociedad.

La EUIPO dio la razón a ITV

En enero de 2020, ITV pidió a la EUIPO la nulidad de las marcas de la Unión que se habían registrado en septiembre de 2015 y de 2018 con el signo denominativo ‘EL ROSCO’.

La registrada en 2018 designaba varios tipos de aparatos tecnológicos, mientras que las de 2015 eran para juegos y juguetes y una amplia gama de servicios de radiodifusión y comunicación y de entretenimiento, así como servicios de información y asesoramiento relacionados con los mencionados servicios.

La EUIPO estimó su petición, al considerar que Good Services había actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca. Además, dictaminó que no era aplicable la tolerancia de uso prevista por el Reglamento sobre la marca de la UE .

Good Services, disconforme con tal decisión, recurrió ante la propia EUIPO, que desestimó sus recursos. Dado que el programa Pasapalabra se emitía por entonces en una cadena de televisión española en virtud de un contrato de licencia de la entidad predecesora de ITV, la EUIPO atribuyó la creación de la denominación «el rosco» a ITV.

Respecto a las acciones anteriores a los registros, la resolución concluyó que MC&F no había hecho mención a la denominación ‘el rosco’ en sus transacciones comerciales anteriores al 2000 y que únicamente entre 2005 y 2006 se había referido a ella con ocasión de un intercambio de correspondencia con la entidad predecesora de ITV.

Además, consideró que MC&F había tolerado que ITV emitiera el programa televisivo Pasapalabra y su prueba final «el rosco» entre el 2000 y 2009 y que cuando presentó las solicitudes de registro de las marcas controvertidas era conocedora de la sentencia de 2014 que declaró que ITV era la titular del formato Pasapalabra y de su juego final «el rosco».

En consecuencia, la EUIPO consideró que las pruebas demostraban que Good Services había presentado sus solicitudes de registro de las marcas controvertidas de mala fe, para impedir que ITV siguiera utilizando el juego final «el rosco» dentro del formato Pasapalabra.

Entonces, Good Services impugnó las resoluciones de la EUIPO ante el TGUE, que ha resuelto hoy quién es el dueño de la marca, dando también la razón a ITV.

La sentencia todavía no es firme. Cabe recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), limitado a las cuestiones de Derecho.