¿Cómo se pueden proteger los perfumes?

Por Maite Andreva, abogada del Departamento Mercantil de Marimón Abogados y experta en Propiedad Intelectual

1.- Introducción:

Olor a césped recién cortado, el perfume de las rosas, el aroma del mar……Se dice que los recuerdos olfativos son los más evocadores. Y los expertos en mercadotecnia lo saben.

Los olores, los perfumes, juegan un papel cada vez más importante en el mundo del marketing y nos encontramos con que, ya no son solo relevantes en el sector de la cosmética o dentro del comercio tradicional de perfumes, sino que existen muchas empresas que utilizan precisamente los olores para incentivar la venta de otros productos o servicios que nada tienen que ver con un perfume.

Quizá Vd. haya escuchado hablar del “sensory branding”, que no es otra cosa que un término de marketing que hace referencia a la asociación que los consumidores hacen entre un olor y una marca. Probablemente también se haya dado cuenta de que muchas tiendas a las que Vd. entra tienen un olor característico que se asocia con los productos que se venden en las mismas y que, en muchos casos, crean un ambiente relajado que invita al consumidor a comprar. Es de esto de lo que estamos hablando cuando nos referimos al “sensory branding”.

Pero, dejando aparte el “sensory branding” y otras técnicas de marketing más o menos modernas o novedosas, lo cierto es que el problema de la imitación en materia de perfumes es tan antigua casi como el mundo de la perfumería en si mismo.

Entonces, siendo la industria de la perfumería tan antigua, y al mismo tiempo, tan potente desde el punto de vista económico. Y de otra parte, siendo los aromas uno de las percepciones sensoriales más sugestivas y que más útiles pueden resultar en el mundo del marketing, llegamos a la pregunta del millón: ¿cómo puedo proteger un perfume o un aroma para que no me lo copien?

Pues la respuesta, sorprendentemente, no es tan sencilla. Las herramientas legales para proteger un perfume han sido tradicionalmente escasas y tampoco excesivamente satisfactorias.

2.- Protección como marca olfativa:

Una primera vía de protección que nos viene a la mente podría ser a través de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. La pregunta por lo tanto es: ¿podría proteger un perfume como una marca olfativa? Teóricamente, siempre que dicho perfume cumpla el requisito de poder representarse gráficamente (requisito requerido para el registro de cualquier marca), parece que la respuesta sería afirmativa. Sin embargo, la realidad nos dice que los Tribunales son muy reticentes a registrar olores como marcas. El motivo principal es que, en opinión de los jueces, es muy complicado poder representar gráficamente un olor.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en su Sentencia de 12 de Diciembre de 2002 C-273/00 (“Caso Sieckmann”) estableció una serie de criterios o requisitos (los denominados “criterios Sieckmann”) para poder registrar un olor como marca olfativa. Básicamente, lo que concluía el TJCE es que para poder registrar como marca un olor, éste debía poder ser susceptible de una representación gráfica que fuera “clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.

A lo largo de la referida sentencia el TJCE valoró criterios tales como (i) la posibilidad de representación a través de una fórmula química; (ii) la representación a través de una descripción gráfica; (iii) por medio del depósito de una muestra del perfume, así como (iv) por una combinación de todos los anteriores.

En dicha sentencia el TJCE descartó finalmente el registro a través de una fórmula química, porque, según el TJCE, dicha fórmula no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en sí misma. Por otra parte, el depósito de una muestra del perfume tampoco sería una vía válida para el TJCE porque, al cabo de un tiempo, el olor se perdería total o parcialmente (es decir, que no se trata de una representación duradera).

Por lo tanto la única forma de poder representarlo parece que sería una descripción de gráfica de dicho perfume. No obstante, según el TJCE esto último tampoco es sencillo porque es extremadamente difícil que una descripción gráfica que cumpla el requisito de objetividad (“representación gráfica (…) objetiva”). Efectivamente no todos percibimos un mismo aroma del mismo modo ni a todos nos resultan agradables o desagradables los mismos olores…Es una percepción ciertamente subjetiva.

En la práctica, todas las dificultades anteriores han hecho que la mayoría de las oficinas nacionales de patentes y marcas rechacen el registro de las marcas olfativas.

No obstante, existe algún precedente curioso, como el de la empresa holandesa que consiguió registrar como marca comunitaria, para un producto consistente en pelotas de tenis, el “olor a césped fresco recién cortado” (“the smell of fresh cut grass”). Sin embargo hay que decir que esta marca actualmente ya no se encuentra en vigor ya que caducó en el 2006.

También tenemos los ejemplos de dos marcas olfativas que se registraron en Reino Unido. Una de ellas era una marca para diferenciar neumáticos con “un aroma o fragancia floral que recuerda al de las rosas” y otra hacía referencia a dardos “con el olor acre de la cerveza amarga”. No obstante, hay que decir que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) ha manifestado su disconformidad con el registro de estas dos marcas británicas.

En cualquier caso, llamamos la atención del lector sobre un dato importante: el hecho de que los anteriores ejemplos de marcas olfativas que llegaron a ser registradas hacen referencia a productos que NO tienen como característica natural inherente a ellos dicho aroma (una pelota de tenis no tiene, per se, por qué oler a césped!).  Y es que éste sería también uno de los requisitos que se exigen habitualmente para poder registrar un perfume como marca, y precisamente por el cual a Chanel se le denegó el registro como marca olfativa de su famoso perfume Chanel Nº 5 (la fragancia del perfume es la esencia misma del producto, sentenció el Tribunal).

En definitiva, en este punto ya vamos percatándonos que, hoy por hoy, proteger un perfume como una marca olfativa resulta bastante peliagudo, por no decir prácticamente imposible.

3.- Protección a través de la vía de la competencia desleal:

La vía de la competencia desleal tradicionalmente se ha revelado como una vía residual más que otra cosa (allá donde no alcanza el derecho de marcas, está la ley de competencia desleal). Además, pensemos que con la acción de competencia desleal en ningún caso reconoce un derecho de propiedad sobre la fragancia (mientras que con una marca sí).

De todas formas, también es preciso apuntar que la Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria Núm. 1 de Alicante, de fecha 28 de enero de 2014 (confirmada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Alicante) supuso un evidente varapalo para todas aquéllas las empresas que se dedican a la denominada “perfumería de equivalencia”. En esta sentencia se condenó a la empresa EQUIVALENZA RETAIL, S.L. por entender que con su actividad comercial vulneraba diversas marcas titularidad de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S y ANTONIO PUIG, S.A. y, además, incurría en actos de competencia desleal, en su modalidad de publicidad comparativa.

La Justicia ha vuelto recientemente a condenar la “perfumería de equivalencia” en el caso Saphir. En efecto, el pasado 14 de septiembre de 2015 la Audiencia Provincial de Alicante (sección del Tribunal de Marca Comunitaria) (sentencia núm 181/2015 de 14 de septiembre) confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria núm 2 de Alicante, de fecha 14 de enero de 2015, condenando a Laboratorios Saphir, S.A., entre otras sociedades, a indemnizar a CAROLINA HERRERA LIMITED, GAULME SAS, PUIG FRANCE, S.A.S y ANTONIO PUIG, S.A., por competencia desleal.

Por lo tanto, si bien no es la panacea, hay que admitir que la vía de la competencia desleal puede ser útil en ciertos casos, como aquellos relativos a empresas que se dedican a la “perfumería de equivalencia”.

4.- Protección como patente:

La pregunta sería: ¿puedo patentar un perfume? La protección a través del derecho de patentes parecería que debería descartarse. El derecho de patentes protege “invenciones” y una fragancia, más que una “invención” (una creación técnica), podría entenderse más bien como una “obra” (una “creación estética”).

Entonces, si podría considerarse una “obra”, ¿sería posible proteger un perfume a través de la Propiedad Intelectual, mediante los denominados derechos de autor?

5.- Protección como expresión artística, a través de los derechos de autor:

Esta podría ser una vía alternativa a la vía de las marcas, relativamente satisfactoria. De hecho, varias empresas de cosmética francesas han optado por esta vía para proteger sus perfumes. Por ejemplo, la empresa francesa Lancôme protegió así su perfume Trésor, frente a una empresa holandesa que vendía otro perfume denominado “Female Treasure”) a un precio diez veces inferior (HR, de 16 de junio de 2006, LJN AU8940, Kecofa/Lancôme).

En este caso, el Tribunal Supremo de los Países Bajos acabó dictaminando que el olor de un perfume podría cumplir los criterios para ser protegido bajo la ley de derecho de autor de los Países Bajos, siempre y cuando pudiera percibirse como original. Por lo tanto, aquí nos topamos con el requisito de originalidad de los derechos de autor. Ello supone, en la práctica, que no podría protegerse bajo la cobertura de los derechos de autor un perfume que, por ejemplo, reprodujera exactamente la fragancia de las rosas, porque faltaría el requisito de originalidad. Pero si el perfumista le da su toque personal a una fragancia, podría intentar protegerse por esta vía.

Por lo tanto, si se pretende proteger un perfume por la alternativa de los derechos de autor, será importante poder probar su originalidad y estar en disposición de demostrar que la similitud del perfume de un tercero con la nuestra no es casual. Para poder probar lo anterior se recomienda documentar abundantemente el proceso de creación de un perfume. Aun así, no siempre será fácil probar dicha originalidad.

Conclusión: hoy por hoy la protección de un perfume para evitar su falsificación por terceros sigue siendo complicada y los recursos o herramientas de defensa discutidos. En cualquier caso, dicho todo lo anterior, y tras explicar las dificultades existentes para proteger actualmente un perfume y la práctica imposibilidad de hacerlo como una marca olfativa, también hay que decir que el pasado 13 de julio de 2015 el Consejo de la Unión Europea aprobó una propuesta de reforma de la Directiva europea sobre marcas según la cual, será posible que una marca se represente de cualquier forma que se considera adecuada, no solo gráficamente, siempre y cuando la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto. Es decir, en la propuesta de reforma se sustituye el requisito de “representación gráfica” por el de “representatividad”. Ello hará que en el futuro sea posible el registro de marcas olfativas y la concesión de un monopolio o derecho de uso exclusivo a su titular.

Lo anterior supondrá una evidente fuente de seguridad jurídica para industrias como la de la cosmética o perfumería, pero también para muchos otros sectores (retail, tecnología, etc.) que utilizan perfumes exclusivos a modo de “sensory branding” e incluso para industrias tan potentes en España como la industria vinícola o la gastronómica (por ejemplo para evitar que se copie el aroma de un vino o de una creación culinaria).