ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE MARCA COMUNITARIA:

La prioridad de la Marca Comunitaria registrada anterior excluye el derecho a usar otra registrada y confusionaria posterior, sin necesidad de solicitar su anulación

 Por Jaime León. Abogado

1./ El análisis “estático” del Riesgo de Confusión en el Derecho de Marcas

Frente sistemas de inscripción registral de la marca como el de Estados Unidos, donde habrá que probar el uso previo de la marca para su registro, el art.6 del Reglamento de Marca Comunitaria (REGLAMENTO (CE) nº 207/2009 DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 2009), dispone que “la marca comunitaria se adquirirá por el registro”.

Según el considerando octavo del citado RMC, la protección otorgada por la marca comunitaria  debe ser absoluta en caso de identidad o similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, resultando el riesgo de confusión la condición específica de protección.

El Tribunal Supremo, en Sentencia 17 de octubre de 2012 (STS 586/2012, de 17 octubre, FJCO IV)  propone, como regla general,  examinar el riesgo de confusión  “comparando el registro tal y como fue practicado con el uso infractor…Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal y como son usados.” El riesgo de confusión en el Derecho de Marcas plantea un análisis básicamente estático, frente al dinámico de la Competencia Desleal.

Pues bien, dado que el sistema de inscripción registral de la marca comunitaria es constitutivo ¿no se produce el máximo  riesgo de confusión cuando dos marcas comunitarias idénticas o similares  acceden al registro?

2./ Conflicto entre Marcas Comunitarias registradas: ¿condiciona la “teoría de la inmunidad registral” la acción por violación de marca comunitaria?

El titular de una marca comunitaria registrada dispone de hasta tres meses de la publicación de la solicitud de inscripción de una marca comunitaria confusionaria para oponerse a su inscripción ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). Pero ¿qué sucede si no opone en tiempo y forma su marca registrada anterior como motivo de nulidad relativa de la solicitada?

En este caso, concurrirán en mercado interior de la UE y su espacio económico europeo (EEE) dos marcas comunitarias registradas, materializándose el riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

El análisis estático propuesto como regla lógica no sería “a priori” posible: ya que no estamos ante un único registro y un uso infractor, sino dos registros marcarios comunitarios, con  usos aparentemente lícitos.

¿Prosperaría entonces una acción  por  violación de marca comunitaria?. Si un titular registral anterior desea excluir el uso inconsentido de una marca comunitaria registrada confusionaria posterior, ¿no debería antes anularla?. Si la marca comunitaria se adquiere por el registro, ¿qué impide al titular registral posterior usar con plena inmunidad su propia marca?.

El  Reglamento de Marca Comunitaria (RMC), pese a datar del 2009, y al que le compete determinar “en toda la Comunidad” y con carácter “unitario” los efectos de la prohibición de uso de la marca comunitaria (art 1.2),  no responde expresamente a este viejo problema europeo.

a- El “Reichsgericht” alemán comienza el siglo pasado considerado que el uso marca registrada no podía considerarse ilegítimo mientras no se hubiera cancelado (S. 13 de noviembre de 1906, II 155/06, RGZ 64), cambiando luego de criterio hasta la fecha (S. 20 de septiembre de 1927, II 409/26, RGZ 118).

b- La teoría de la “inmunidad registral” en España:

Por su parte, prácticamente un siglo más tarde, en la España actual también hemos asistido y nos encontramos inmersos en, como dice el Abogado General del TJUE, un “vivo debate” jurisprudencial y doctrinal.

 JURISPRUDENCIA:

Efectivamente, la línea jurisprudencial mayoritaria, encabezada por las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 23/05/1994, nº 470, rec. 2857/91 y 22/09/1999, nº 779/1999, rec. 1172/1995, conforme a las cuales “qui iure suo utilitur, neminem laedit” estiman siempre lícito el uso de la marca registrada, hasta que no se anule o declare su caducidad, acabando por vincular a los Tribunales de Marca Comunitaria (TMC) de nuestro país, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y la Audiencia Provincial de Alicante (SAP  17/12/2008, nº 470/2008; 10/03/2008, nº 100/2008, entre otras)  dado el carácter vacilante de la línea jurisprudencial contraria de seguimiento minoritario (S.T.S. de 9-07-87, 29-06-90 de la Sala Primera)

DOCTRINA:

En el caso de conflicto entre marca comunitaria y marca nacional, además,  la doctrina patria más autorizada ha destacado que en nuestra ley marcaria nacional reconoce expresamente el derecho de uso de la marca en el tráfico económico, aspecto positivo del derecho de la marca (art. 34.1 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, o “ius utendi”) que, pese a dos Directivas comunitarias de armonización legislativa, su homólogo comunitario, el art.9 RMC sólo contempla en sentido negativo (derecho exclusivo y excluyente, “ius excludendi”). No obstante, al eliminar la Ley 17/2001 el examen de oficio de anterioridades por la Oficina del registro (OEPM),  la doctrina empieza a otorgar ya valor mucho más simbólico al “ius utendi” (SAP Madrid 153/2009, 10-06-2009, FJCO.III).

3./ Una importante cuestión prejudicial al TJUE: Examen práctico del Asunto C 561/11, (FCI) Fédération Cynologique Internationale

La resolución del conflicto entre marcas comunitarias confusionarias registradas, dependerá efectivamente del alcance que tenga derecho anterior de exclusión o prohibición expreso –“ius excludendi”- frente al derecho de uso que se le presupone a la marca comunitaria posterior –“ius utendi”-.  Esto es, si en la definición de tercero contra el que se dirige la acción por  violación de marca comunitaria se entiende que el RMC incluye o no al titular registral posterior,  pues de no incluirse gozaría de “inmunidad registral”.

Planteada recientemente dicha cuestión prejudicial de definición de tercero a los efectos del art.9.1 RMC por el Jugado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (nuestro TMC) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y correspondiendo a este el monopolio interpretativo del Derecho de la Unión, (Asunto C 561/11, (FCI) Fédération Cynologique Internationale), la resolución que adopte el Tribunal de Justicia  incluyendo a tercero registral significará:

1º)  Un nuevo escenario procesal con plena viabilidad del ejercicio de la acción por violación de marca comunitaria contra una marca comunitaria registrada posterior confusionaria, sin necesidad de solicitar previamente a la OAMI su anulación y/o caducidad por el actor.

La inclusión en la legitimación pasiva de la acción al tercero amparado por marca registrada posterior, otorgará a esta acción plena autonomía sin prejudicialidad de declaración de nulidad, correspondiendo su ejercicio – legitimación activa – al titular marcario anterior, así como al licenciatario en exclusiva o, si no lo estuviera, al licenciatario que cuente con el consentimiento del titular marcario anterior (art.22 RMC).

La legitimación activa para el ejercicio de la acción por violación de marca comunitaria, y la admisibilidad de la acción por tanto, no queda condicionada ni a las solicitud previa ante la OAMI de declaración de nulidad y/o caducidad de la marca comunitaria registrada posterior por parte del actor, ni a la previa resolución administrativa o judicial firme declarando la nulidad o caducidad de la marca  comunitaria posterior.

El problema no es baladí, dado que si la OAMI desestima esta solicitud, el titular marcario anterior debe agotar la vía administrativa mediante no uno, sino dos recursos administrativos, y si persiste la desestimación, no tiene más remedio que recurrir ante el Tribunal General de la Unión Europea y, en su caso, puede terminar incluso en casación ante el Tribunal de Justicia, lo que ocasionaba un interminable conflicto de coexistencia marcaria.  El origen de este “tortuoso camino” procedimental y procesal, complejo, lento y costoso para el actor, se encuentra en el reparto de competencias de los TMC (art.96 RMC), ya que estos únicamente pueden declarar la nulidad o caducidad de la marca comunitaria del actor en demanda reconvencional que, en su caso, interpusiera el demandado, pero no al revés.

Corresponde al demandante que ejerza la acción por violación de marca comunitaria  para excluir el uso no consentido de la marca registrada posterior acreditar cuanto menos que:

– es titular o licenciatario de marca comunitaria registrada anterior en vigor (si no es licenciatario en exclusiva, debe estar autorizado al efecto);
–  el uso de la marca comunitaria registrada posterior tiene lugar dentro del tráfico económico y en el Espacio Económico Europeo;
– dicho uso no ha sido consentido;
– el signo distintivo es idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca anterior estuviera registrada (salvo marca notoria, que alcanzaría incluso otros productos o servicios para evitar un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos,  ocasionando un riesgo de asociación).
–  ocasiona riesgo de confusión al consumidor, que desconoce el origen de los productos o servicios que la marca identificaba.

Corresponde al demandado invocar, en su caso, en demanda reconvencional, la nulidad de la marca comunitaria anterior, o su caducidad por la falta de uso efectivo en la Comunidad de la marca registrada anterior durante 5 años a partir de su registro (art.15 RMC), o, si pudiere, la suspensión ininterrumpida por 5 años del uso de la marca anterior, salvo causa justificativa (art. 15 y 51.1 a) RMC), resultando irrelevante las reanudación de uso efectivo 3 meses antes de una solicitud de caducidad a la OAMI o de la demanda reconvencional.

En el asunto C 149/11  (Leno Merken BV v Hagelkruis Beheer BV), Sentencia 19 de diciembre de 2012,  el TJUE define el concepto autónomo de uso efectivo en la Comunidad (ap.29), compatible con el uso en un único Estado Miembro:

“La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta en el tráfico económico, tales como los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para obtener o mantener cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca” (Sentencias Ansul, apartado 43, y Sunrider/OAMI, apartado 70, así como auto La Mer Technology,  apartado 27).

2º)  La prioridad registral como criterio de resolución del conflicto entre marcas comunitarias registradas,  teniendo la anterior una protección absoluta o “erga omnes”.

Los únicos límites a los derechos conferidos por la marca comunitaria del art.9 RMC, habrá que buscarlos en los expresamente previstos en el reglamento (art.12 RMC).

3º)  Resulta razonable considerar  la extensión del anterior criterio al conflicto registral entre marca comunitaria anterior y marca nacional posterior, por otra parte, dado el carácter unitario de la marca comunitaria “en toda la Comunidad”, perdiendo la marca nacional posterior su “inmunidad registral”.

Dicho criterio extensivo parece predicable de una legislación de los Estados Miembros en la materia especial y fuertemente armonizada;  el carácter unitario de la marca comunitaria,  que impide limitación de su protección absoluta en determinados Estados Miembros;  y  el sometimiento de los TMC nacionales y el Tribunal General a la interpretación uniforme del Dº de la Unión del Tribunal de Justicia, interpretación que afecta al concepto de tercero del RMC (art.9.1) – como de la Directiva 2008/95/CE (art.5.1 y 2) a la que debe ajustarse la legislación nacional marcaria -; sin perjuicio de la primacía del Dº Comunitario sobre el derecho nacional en el estatuto de la marca comunitaria.

4º) Inexistencia de “inmunidad registral” de la marca comunitaria registrada posterior, frente a la marca comunitaria o nacional  registrada anterior, salvo caducidad por tolerancia, conforme al RMC.

Comparando, en el análisis estático propuesto, el registro de la marca comunitaria o el registro de la marca nacional anteriores con el uso conocido y tolerado de una marca comunitaria confusionaria posterior en la Comunidad o en el Estado Miembro en que esa marca este protegida (art.54, ap.1 y 2 RMC),  la caducidad por tolerancia se producirá a los 5 años de ese uso tolerado, salvo que la marca comunitaria posterior se hubiera solicitado de mala fe.

En consecuencia, se trata de una tolerancia de uso, no de registro, por la que la inmunidad registral no se gana automáticamente con el simple registro de la marca desde un principio, como predica la teoría de la inmunidad registral, sino una vez transcurridos 5 años uso tolerado de esa marca registrada posterior confusionaria, esto es, para productos o servicios en que la marca fuera registrada.

4./ Las Conclusiones del Abogado General (Asunto C 561/11, (FCI) Fédération Cynologique Internationale)

Aunque el fallo aún no se ha publicado, la solidez de las conclusiones del Abogado General ante el silencio reglamentario resulta abrumadora. La síntesis argumental es la siguiente:

1) Concurrencia de un precedente inmediato:

Recientemente, en el ámbito de los dibujos y modelos comunitarios, Asunto C 488/10, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A., S.16/02/2012, el TJUE ya interpreta la prohibición de uso del titular del dibujo o modelo comunitario contra un tercero posterior, como “cualquier tercero”, en base al principio de prioridad registral (ap.39), y riesgo de confusión (ap.52), pues el registrado posterior no produce en “los usuarios informados una impresión general distinta”. Aunque el registro de estos no contiene el trámite de oposición u observaciones “ex ante” que existe en el registro de marca comunitaria, no puede negarse al no examinarse de oficio los motivos de nulidad relativa, un control “ex post” mediante la acción por violación de marca comunitaria o solicitud de nulidad permite la tutela de marcas anteriores registradas.

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