Asunto LUKOIL: Recuperación de una Marca Comunitaria por una empresa extra-comunitaria frente a una empresa comunitaria.

Primera sentencia de estas características en España

El Juzgado de Marca Comunitaria de España ha dictado sentencia en el que la compañía petrolífera de nacionalidad rusa O.A.O. LUKOIL reclamaba la propiedad de la Marca Comunitaria «Lukoil´´ frente a la empresa española del sector de hidrocarburos SARMET ON PLUS S.L.

La marca se había registrado por dicha empresa española a su propio nombre con el pretexto de estar en negociaciones con la compañía petrolífera rusa y supuestamente haber recibido el encargo de desarrollar un plan de negocios unilateralmente propuesto y elaborado por la propia compañía española para el desembarco de la petrolífera rusa en España.

La Sentencia resuelve todos los puntos objetos de debate y estima la esencia de la reclamación de O.A.O. LUKOIL así como la argumentación presentada oralmente en la sesión del juicio. El Juez da la razón a O.A.O. LUKOIL entendiendo que tiene derecho a reivindicar la marca frente a SARMET ON PLUS, S.L. por haberla registrado ilegítimamente a su nombre por lo que ordena que se anote el nombre de la compañía rusa en el Registro de la Marca Comunitaria de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, organismo de la Unión Europea radicado en Alicante.

La sentencia desgrana uno a uno los argumentos legales para concluir que SARMET ON PLUS, S.L. ni tuvo autorización de LUKOIL ni concurría a su favor pretexto ni tenía razón alguna para registrar a su favor la marca de la compañía petrolífera rusa.

La Sentencia entiende que no se han producido daños a la empresa rusa en base a que SARMET ON PLUS S.L. no ha usado en el mercado dicha marca y la problemática que padeció la compañía petrolífera en Finlandia como consecuencia del registro existente a nombre de la empresa española pudo ser finalmente superado al verificar las autoridades finesas que O.A.O. LUKOIL estaba reivindicando ante Juzgado de Marca Comunitaria la titularidad de la misma y haberse reconocido por O.A.O.LUKOIL que funcionan sin problemas. Se hace eco la sentencia de los criterios restrictivos de la jurisprudencia española en cuanto a la estimación de daños y perjuicios que califica de «prudencia rigorista´´ y dice que lo que se conoce técnicamente como «lucro cesante´´ o negocio dejado de realizar excluye «imaginarios sueños de fortuna´´. En base a ello y a declarar no probados daños de consideración, absuelve por este concepto a SARMET ON PLUS, S.L.

Importancia jurídica de la Sentencia:

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(A) Que la sentencia define muy bien y de forma muy actualizada quiénes deben entenderse por «agentes´´ dentro del concepto «Marca de Agente´´ del reglamento de Marca Comunitaria, haciéndose eco de la doctrina y decisiones de la Oficina de que debe ser interpretado de forma amplia de manaera que la «exposición al conocimiento´´ de que una marca es ajena debe de

tener consecuencias jurídicas cuando esta marca se registra a nombrepropio.

(B) Que se ha dado prevalencia a que el nombre de la compañía es «Lukoil´´ consagrándose el principio de protección a los nombres comerciales de los operadores mercantiles. La denominación con la que un empresario está en el mercado es sagrada y así los sistemas legales y convenios internacionales vienen protegiendo las denominaciones de los empresarios aunque no se hayan registrado. Registrar el nombre de otro equivale a privarle de su personalidad.

(C) Que destaca la sentencia que existe un «deber de probidad´´ y de «comportamiento justo y leal´´ en las relaciones mercantiles por lo que no conducirse de acuerdo con estos parámetros lleva a quien así se comporta a escenarios de ilegalidad ya que la relación de negocio ñcomo dice el Juez de Marca Comunitaria- «debe estar presidida por la buena fe´´ tanto en las fases pre-contractuales como contractuales.

(D) Que quien registra una marca de otro con el que está en negociaciones, dice acertadamente la sentencia, «…gana una posición de dominio en esas negociaciones o relaciones´´. Hemos sostenido y seguiremos sosteniendo que las marcas confieren ventajas competitivas.

(E) Que la Sentencia no comulga con las tesis de SARMET ON PLUS ni de que el registro de la Marca Comunitaria a su nombre se hizo siguiendo instrucciones de O.A.O. LUKOIL ni para favorecer el desarrollo de un Plan de Negocio que además no contemplaba actuación ninguna referente a las marcas «Lukoil ´´ y cuya aceptación no ha sido probada.

(F) Que un acto tan trascendente como supone registrar marcas ajenas, como con acierto declara la Sentencia -y así lo había sostenido la representación letrada de LUKOIL en el juicio- , precisa de una autorización del titular, «autorización´´ que ya se ha definido en su contenido que debe ser ñy está es la novedad- «clara, precisa y no ofrecer dudas al implicar renuncia de derecho´´. La autorización queda caracterizada como «renuncia de derecho´´ y ello es muy importante porque para renunciar a un derecho no se puede hacer de cualquier manera sino se exigen requisitos que ahora la sentencia establece.

Información facilitada por JESÚS M. DE ALFONSO, Socio Director del Departamento de Propiedad Industrial y Departamento de Derecho Procesal de Baker & Mckenzie

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