Cambio de criterio en la interpretación de la Infracción Indirecta: ¿una incitación a la infracción de patente?

La Sección especializada nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona se pronunció en su sentencia de 13 de noviembre de 2020 sobre el significado de un concepto presente en la Ley de Patentes, el de “infracción indirecta”. Una decisión sin duda relevante en tanto que, por primera vez, un tribunal español difiere del planteamiento general de sentencias anteriores relativo a la forma de tratar la “infracción indirecta”.

Esta es la situación que se dio entre los productos comercializados por la empresa SOLUCIONES BIOREGENERATIVAS y la patente ES2306655, donde se protege un método para la preparación de un gel de plasma rico en factores de crecimiento (P.R.G.F.) […].

La obtención de una patente permite a su titular la prohibición de explotación directa de la invención, pero a su vez, prohíbe la explotación indirecta de la invención definido en el art. 60 – LP.

“Art. 60.

1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior.

[…]”

Por lo que, para que se incurra en una infracción indirecta se debe dar lo siguiente:

1) El infractor debe de proporcionar medios necesarios para la puesta en práctica de un elemento esencial de la patente.

2) El adquirente de esos medios no debe estar habilitado para explotar la patente.

3) El infractor debe o debería haber sido consciente de las anteriores circunstancias.

4) En el caso que se trate de medios que se encuentren corrientemente en el mercado, el infractor deberá haber inducido a la infracción directa de la patente.

Audiencia Provincial de Barcelona (Foto: Economist & Jurist)

Es importante señalar entonces que, a diferencia de la infracción directa, la infracción indirecta comprende por tanto una parte subjetiva, como la incitación del infractor.

Tras una demanda por infracción a la empresa SOLUCIONES BIOREGENERATIVAS, SL, en un primer momento, el juez de primera instancia había determinado que dicha empresa había cometido infracción indirecta, al inducir a terceros, mediante sus productos (kits y centrifugadoras), a infringir la patente ES2306655.

Sin embargo, la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, tras el recurso de apelación de la empresa demandada y frente a la sentencia determinada previamente en el Juzgado de lo Mercantil, nº04 de Barcelona, ha determinado la corrección a la hora de la aplicar el artículo 60.2 en casos de infracción indirecta, cambiando el signo del análisis de infracción indirecta hecho en los juzgados de primera instancia.

Si bien los tres primeros apartados para incurrir en la infracción indirecta, no da lugar a una variación de interpretación:

• El infractor proporciona un kit y una centrifugadora que pueden emplearse para la producción de plasma líquido;
• no se discute; y
• el infractor conoce que el plasma líquido podría dar lugar a un gel de plasma, es decir, esta transformación es conocida en la técnica;
• pero es justamente en este último punto donde se ha producido una corrección a la hora de la aplicación del artículo 60.2).

En un primer momento, el juez de primera instancia determinó que el infractor había incitado (publicación en su propia web relativa al producto y las instrucciones) al potencial infractor directo, rechazando la alegación presentada por el demandado señalando que dicho producto se encuentra y es utilizado habitualmente en el mercado, puesto que, al haberse demostrado previamente la incitación del infractor, incurriría de todos modos.

Sin embargo, la reciente sentencia de la Audiencia Provincial concluye que el proceso correcto es determinar si el producto es corriente en el mercado, y en ese caso, analizar si ha existido incitación del infractor.

Para entender exactamente el motivo de la modificación de la sentencia, es importante analizar el orden de los factores.

Mientras la sentencia de primera instancia analizó primero la incitación del infractor (1), para posteriormente valorar si el elemento era corriente (2); la Audiencia Provincial ha determinado que el orden correcto para determinar la infracción indirecta es analizar en primer lugar si el elemento es corriente (1), para posteriormente determinar si existe incitación del infractor (2)

Adicionalmente, cabe destacar que el orden seguido por la Audiencia Provincial sería el que naturalmente se deriva de la redacción del Artículo 60.2 LP:

1º.- Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio,

2º.- a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior.

Por tanto, tal y como ha señalado la Audiencia Provincial, el orden de análisis llevado a cabo en primera instancia sería erróneo y dicho orden alteraría el resultado.

De este modo, según el proceso definido en la Audiencia Provincial, el producto discutido (kits) pueden ser considerado como corriente al presentar al menos un uso normal no infractor (producción de plasma líquido y no en forma de gel como citaba la patente), lo que da lugar a analizar entonces la incitación del infractor.

A diferencia de la decisión de primera instancia, donde se determinó que el infractor había incitado a los consumidores de sus kits mediante la publicación del producto, en esta segunda aproximación, al partir de la determinación de que el producto es un producto corriente en el mercado, se pudo concluir que el usuario final del producto no se veía incitado por la empresa demandado en este caso, ya que la “transformación de líquido a gel” es un conocimiento ya conocido o fácilmente deducible por los profesionales o expertos del sector (como se había establecido en el anterior punto 3), por lo que la inclusión de esta información por parte de la demandada no se considera una incitación y no se produce infracción indirecta.

Por tanto, debido a la modificación del proceso de determinación o análisis de la infracción indirecta en relación con el precepto establecido en el artículo 60.2 LP, nos encontramos la modificación de la sentención inicial, aceptándose así la apelación.

Como se aprecia en la modificación de la sentencia, el cambio en el proceso de determinación genera que un acto, inicialmente considerado como infracción, sea considerado como aceptable.

Por otro lado, se puede apreciar la importancia de proteger, adicionalmente al método y, en la medida de lo posible, otros productos, como los kits, necesarios para llevar a cabo el método protegido.