¿Cómo reclamar cuando descubres que alguien tiene el dominio de tu marca?

Por María Eugenia González Blázquez. Abogada. Responsable de nombres de dominio Pons Patentes y Marcas Internacional

El gran mercado global de Internet ya está aquí. Lejos quedan ya los años 60 donde en Estados Unidos un ordenador de la Universidad de Stanford y otro en California establecieron la primera conexión para dar pie a una de las grandes revoluciones de nuestro tiempo: la extensión global de una Red abierta al mundo con acceso desde cada una de nuestras casas. En la actualidad, se estima en más de 2.200 millones de personas las que usan la Red de forma regular y en más de 1.000 millones los compradores online en lo que ya es uno de los principales mercados potenciales para cualquier empresa con una web asociada a un dominio registrado. Junto a esa fuente de enormes oportunidades comerciales, coexisten en paralelo una serie de riesgos asociados a esa globalización del uso de Internet como canal de venta.

1.    Introducción 

En este contexto, las nuevas tecnologías basadas en Internet están creando desde su nacimiento una globalización y una serie de cambios en los comportamientos de los consumidores y los empresarios (firma digital, creación de redes sociales, nacimiento del comercio electrónico, etc.) a los que el Derecho, y en particular el Derecho de la Propiedad Industrial, intenta encontrar una solución aun cuando esto sea muy complicado, en tanto que nos movemos en un ámbito sin límites y sin una regulación legal concreta y específica lo que hace difícil determinar qué legislación es la aplicable, qué tribunales son los competentes, y cómo se ejecutarían las decisiones judiciales que ponen fin a estos posibles conflictos.

En efecto, Internet ha multiplicado las posibilidades de negocio de los empresarios, quienes ven como con una inversión mínima pueden dar publicidad a su empresa, productos y servicios en todo el mundo. Pero, ¿cuál es ésta inversión mínima a la que nos referimos? El empresario debe identificarse en Internet a través de una dirección específica basada en unos protocolos informáticos y formada por una cadena de números muy difíciles de recordar, lo que supone para él un coste mínimo. Siendo difícil de recordar esta cadena numérica se decidió que fuera posible para el empresario traducir estos números por unos caracteres alfanuméricos que el consumidor pudiera fácilmente recordar a la hora de localizar al empresario en Internet, caracteres que suelen coincidir con una razón social, una marca de productos y/o de servicios, o un nombre elegido al azar.

De esta forma, las marcas como signos que permiten diferenciar unos productos y/o servicios de otros similares empiezan a jugar un papel esencial en el mundo de Internet, y los nombres de dominio empiezan a considerarse como un activo o derecho de propiedad industrial, de cada vez más valor para las empresas y dignos de ser protegido adecuadamente.

No obstante, cuando un empresario, sea individual o persona jurídica, decide tener presencia en la red de Internet se puede encontrar con que el nombre de dominio que coincide con su razón social o su marca ya ha sido registrado por un tercero, ya que nada impide que cualquiera pueda solicitar y se pueda asignar esa denominación, siempre y cuando esté libre y se cumplan los criterios de asignación definidos por la entidad gestora, lo que significa que en el registro de un nombre de dominio no influirá la existencia de una marca comercial ya registrada con anterioridad.

Surgen así los conflictos entre marcas y nombres de dominio que, teniendo orígenes claramente diferenciados, en un primer momento se resolvían pagando los titulares de las marcas cantidades, a veces desorbitadas, a los titulares de los nombres de dominio con el fin de poder utilizar en la red la denominación con que son conocidos su empresa o sus productos y servicios, y en última instancia por la vía judicial, siendo la mayor parte de las veces difícil de determinar cuál era el tribunal competente y qué legislación debían aplicar estos tribunales en la solución del conflicto.

En el marco jurídico español debemos partir de la base de que el registro de un nombre de dominio no supone per se la adquisición de derecho alguno sobre la correspondiente denominación, especialmente si ésta corresponde a un signo distintivo titularidad de un tercero (así lo ponen de manifiesto expresamente, entre otras, la Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid nº 85/2001, de 20 de junio, y la Sentencia de la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid nº 517/2002, de 21 de noviembre), lo que provoca que surjan conflictos entre marcas y nombres de dominio, los cuales se resolverán a tenor de los siguientes textos legales:

2.    La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Según el artículo 34.2 de la Ley de Marcas, el titular de una marca registrada podrá prohibir que un tercero pueda usar en el tráfico económico, y en particular en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio, sin su consentimiento:

• Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. 

En este caso, la palabra clave que se esté usando como nombre de dominio debe coincidir exacta y literalmente con la marca del titular, y el uso del mismo debe estar asociado a productos y/o servicios idénticos para los que la marca está registrada.

• Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. 

En este caso, además de que se produzca una posible identidad o semejanza de la marca y los productos y/o servicios, debe generarse en el público un riesgo de confusión o asociación entre el signo y la marca.

• Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España, y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios, y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada. 

• De hecho, la propia Ley de Marcas tiene una disposición específica respecto a los nombres de dominio, al establecer el apartado e) del artículo 34.3 que se considera que el titular de una marca registrada podrá prohibir “usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.” 

En defensa de sus derechos, el titular de una marca registrada puede (a tenor de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Marcas) ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia. El objeto natural de un procedimiento contra un determinado registro y/o uso de un nombre de dominio es forzar el cese en la titularidad del nombre de dominio, o incluso la transferencia del nombre de dominio a favor del demandante, y para conseguir estos fines, como medidas cautelares el demandante del procedimiento puede solicitar el bloqueo de este nombre de dominio de modo que no pueda ser transferido por el demandado a un tercero durante el curso de este procedimiento, o incluso plantear un interdicto de retener la posesión sobre el nombre de dominio si existe un riesgo de pérdida de esta posesión como consecuencia de la impugnación del registro del nombre de dominio que pueda hacer un tercero. Normalmente, todas esas peticiones relativas al nombre de dominio se ejercitan conjuntamente con una demanda de infracción de marca ante los Tribunales ordinarios.

3.    La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal

El objetivo de esta norma es proteger la competencia en interés de todos los individuos que participan en el mercado y, por tanto, aquellos cuyos intereses económicos resulten perjudicados o simplemente amenazados, y el titular de una marca registrada lo está, deben estar facultados para perseguir a aquellos que registren, usen y exploten un nombre de dominio de forma ilegítima, por cuanto que este acto puede ser considerado desde un punto de vista objetivo como un acto contrario a las exigencias de la buena fe (artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal). 

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