Conflictos generacionales en torno a marcas y nombres comerciales

01 · Hechos

La Sentencia del TJ que se comenta trae causa de una cuestión prejudicial planteada en el contexto de un litigio surgido en los Países Bajos entre varios nombres comerciales idénticos o similares, todos reconocidos por la legislación nacional, de los cuales, uno había sido registrado con posterioridad como marca por su titular.

Los nombres comerciales partían de un tronco común: una sociedad familiar de transportes de pasajeros en autocar fundada por dos hermanos como continuación de la empresa que su padre había iniciado en 1935.

En un momento determinado ambos hermanos se separan, quedándose uno (“hermano 2” en la nomenclatura de la Sentencia) con la sociedad y creando el otro (“hermano 1”) una nueva, la sociedad “X”. Tras el fallecimiento del hermano 2, continuaron la actividad de su padre dos de sus hijos, constituyendo otra sociedad más.

La sociedad X había tenido la precaución de registrar como marca un signo que se corresponde con el apellido común de los hermanos 1 y 2, que era el nombre comercial “compartido” a lo largo de los años por unas sociedades y otras.

En esas circunstancias, la sociedad X decidió hacer valer sus derechos de marca contra los herederos del hermano 2, instando judicialmente la cesación en el uso del nombre comercial. Los demandados, además de oponer la prescripción de la acción, niegan la vulneración de la marca invocando el “derecho anterior” de ámbito local que representa su nombre comercial.

02 · Pronunciamientos

La cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional nacional gira en torno al concepto de “derecho anterior” fijado en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95 de armonización. Esta norma establece una limitación al derecho de exclusiva que confiere el registro de una marca. Este derecho no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate.

Las cuestiones que se plantean son dos:

• Si para determinar la existencia de un «derecho anterior», a efectos de esa disposición, es necesario que el titular de ese derecho pueda prohibir al titular de la marca posterior el uso de esta (porque en principio ese derecho anterior sólo es efectivo para oponerse al registro de una marca o instar su nulidad judicial, pero no para reclamar el cese).
• Qué ocurre cuando el titular de la marca posterior tiene un derecho todavía más antiguo, reconocido por la ley del Estado miembro de que se trate, sobre el signo registrado como marca (aunque el titular de la marca y del derecho todavía más antiguo ya no pueda, basándose en ese derecho todavía más antiguo, prohibir al tercero el uso de su derecho más reciente).

La sentencia parte de ciertas consideraciones generales sobre el nombre comercial que entroncan con el artículo 8 del Convenio de la Unión de París y con el Acuerdo ADPIC. Básicamente (i) que el Acuerdo ADPIC obliga a los miembros de la OMC a proteger los nombres comerciales (ii) que el artículo 8 del Convenio de París garantiza la protección del nombre comercial sin que pueda quedar supeditada a ningún requisito de registro (iii) que ninguna norma internacional se opone, en principio, a que, en virtud del Derecho nacional, la existencia del nombre comercial esté supeditada a los requisitos relativos a un uso mínimo o a un conocimiento mínimo de este y (iv) que un nombre comercial constituye un derecho de propiedad industrial y como tal puede constituir un “derecho anterior” a efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95.

A este respecto, la Sentencia advierte que además de los requisitos relativos, en primer lugar, al uso de tal derecho en el tráfico económico; en segundo lugar, a la anterioridad de ese derecho; en tercer lugar, al alcance local de este y; en cuarto lugar, al reconocimiento de dicho derecho por la ley del Estado miembro de que se trate, el artículo 6 “no prevé en modo alguno que, para poder hacer valer ese derecho frente al titular de una marca posterior, el tercero deba poder prohibir el uso de esta”.

En este punto el Tribunal defiende el enfoque, según el cual la limitación de los derechos conferidos por una marca registrada está sujeta a requisitos más exigibles que los exigidos para impedir el registro de una marca o para declararla nula. En consecuencia, la Sentencia declara que para que un derecho anterior de ámbito local, como un nombre comercial, pueda oponerse frente al titular de una marca posterior “basta, en principio, con que tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y se utilice en el tráfico económico”, sin que sea necesario “que el titular de ese derecho pueda prohibir al titular de la marca posterior el uso de esta”.

El Tribunal se permite recordar, tal vez a fortiori, que el uso simultáneo de buena fe y durante un largo período de dos signos idénticos que designan productos idénticos no menoscaba ni puede menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios. Sin embargo, en el caso de que se recurriera en el futuro a un método deshonesto cualquiera en el uso de estos signos, tal situación podría examinarse eventualmente con arreglo a las normas aplicables en materia de competencia desleal.

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en Oviedo (Foto: Álex Piña/El Comerio)

En lo que concierne a la segunda cuestión planteada, el Tribunal hace cierto encaje de bolillos para advertir que la Directiva 2008/95, en principio, no regula las relaciones entre los distintos derechos que puedan calificarse de «derechos anteriores», en el sentido de su artículo 6, apartado 2, sino las relaciones de estos derechos con las marcas adquiridas mediante el registro.

En consecuencia, las relaciones entre los distintos «derechos anteriores» se rigen principalmente por el Derecho interno del Estado miembro de que se trate.

En este contexto, el hecho de que el titular de la marca posterior tenga un derecho todavía más antiguo, reconocido por la legislación del Estado miembro considerado, sobre el signo registrado como marca, “puede incidir en la existencia de un «derecho anterior», en el sentido de dicha disposición, siempre que el titular de la marca pueda, en virtud de ese derecho todavía más antiguo, oponerse efectivamente a la reivindicación de un derecho anterior o limitarla, extremo que, en el caso de autos, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, de conformidad con su Derecho nacional.”

En el supuesto de que el derecho invocado por un tercero ya no esté protegido por la ley del Estado miembro de que se trate, no podrá considerarse que ese derecho constituye un «derecho anterior» reconocido por dicha ley, en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95.

En estas circunstancias, el Tribunal responde a la segunda cuestión prejudicial señalando que “el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que puede reconocerse a un tercero un «derecho anterior», a efectos de esta disposición, cuando el titular de la marca posterior tiene un derecho todavía más antiguo, reconocido por la ley del Estado miembro de que se trate, sobre el signo registrado como marca, siempre que, con arreglo a dicha ley, el titular de la marca y del derecho todavía más antiguo ya no pueda, basándose en ese derecho todavía más antiguo, prohibir al tercero el uso de su derecho más reciente.”

03 · Comentario

La jurisprudencia europea en materia de infracción de derechos de marca, después de fijados los grandes conceptos, se vuelve cada vez más sutil y revela que nunca se puede dar nada por sentado, que todo está abierto a interpretación y que las cosas se le ponen cada vez más difíciles al TJ.

No deja de ser sorprendente que un conflicto local que afecta a tres generaciones de una misma familia por el uso de su apellido común como nombre comercial pueda llegar hasta la más alta instancia jurisdiccional en la Unión Europea.

En el centro de todo ello se encuentra el hecho de que una de las ramas ha tenido la buena idea de procurarse un registro de marca. La incógnita que el caso suscita es si ese registro de marca posterior puede alterar el statu quo de mercado (la coexistencia pacífica) que las partes habían alcanzado con el devenir de los años.

La realidad es que los límites al derecho de marcas, como aquellos que se derivan de la exis- tencia de un “derecho anterior” de ámbito local (el nombre comercial), pueden jugar un papel decisivo en este tipo de litigios. Pero no sin ciertas paradojas: el titular del “derecho anterior” no ha podido evitar el registro de la marca posterior, pero este tampoco puede impedir el uso por aquel del nombre comercial. La última palabra, con permiso del TJ, la tendrá el órgano jurisdiccional nacional.