Divulgación al público de un dibujo o modelo no registrado cuando se trata de una parte de un producto

Ferrari SpA (Ferrari) presentó su modelo FXX K por primera vez al público el 2 de diciembre de 2014 mediante un comunicado de prensa, que incluía una vista lateral y una vista frontal del vehículo. El FXX K es un modelo de alta gama, con una producción muy limitada, y destinado a circular en circuitos de carreras. Su precio supera los dos millones de euros.

Mansory Design & Holding GmbH (Mansory Design) es una empresa alemana que desde 2016 se dedica a fabricar y comercializar conjuntos de accesorios de personalización para vehículos de alta gama (los denominados “kits de tuning”).

Mansory Design propone varios de estos conjuntos para modificar la apariencia de otro modelo de Ferrari, el Ferrari 488 GTB, un modelo disponible desde 2015, fabricado en serie y apto para circular por vías públicas. El precio del Ferrari 488 GTB es sensiblemente inferior al del FXX K.

Entre los conjuntos o kits que propone Mansory Design se encuentran dos versiones del kit frontal que reflejan las dos versiones del Ferrari FXX K: una versión con una forma en “V” en el capó, siendo la “V” de color negro excepto su punta inferior (del color base del vehículo), y otra versión con la “V” totalmente de color negro.

Ferrari FXX K. (Foto: Ferrari)

En marzo de 2016 Mansory Design presentó en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra un vehículo transformado con sus kits con el nombre de Mansory Siracusa 4XX.

Ferrari consideró que la comercialización de esos conjuntos o kits infringían los derechos conferidos a uno o varios de sus dibujos o modelos comunitarios no registrados, por lo que demandó a Mansory Design en primera instancia ante el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf.

En concreto, Ferrari consideró que se producía una infracción, entre otros, de un dibujo o modelo comunitario no registrado relativo a la parte de su modelo FXX K integrada por un elemento en forma de «V» del capó, un elemento con forma de aleta que en una posición central sobresale del primer elemento y que presenta una disposición longitudinal, un alerón frontal de dos capas, integrado en el parachoques, y el puente vertical central que une el alerón frontal y el capó. El Tribunal de primera instancia desestimó sus pretensiones.

Ferrari recurrió en apelación ante el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, manteniendo sus pretensiones relativas a la indemnización por daños y perjuicios, pero este recurso fue desestimado.

Mansory Siracusa 4XX. (Foto: Mansory)

A continuación, Ferrari interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania, quien suspendió́ el procedimiento y planteó al TJ las siguientes cuestiones prejudiciales:

¿Pueden dimanar de la divulgación de una imagen de la totalidad de un producto, conforme al artículo 11, apartados 1 y 2, primera frase, del Reglamento No 6/2002, dibujos o modelos comunitarios no registrados sobre determinadas partes de ese producto, consideradas aisladamente?

En caso de respuesta afirmativa, ¿qué criterio jurídico debe aplicarse, en el marco de la apreciación del carácter singular en el sentido de los artículos 4, apartado 2, letra b), y 6, apartado 1, del Reglamento (CE) No 6/2002, para determinar la impresión general en el caso de, por ejemplo, un componente de la carrocería de un vehículo que se incorpora a un producto complejo? ¿Puede considerarse decisiva, en particular, la circunstancia de si se produce o no en el usuario informado la impresión de que la apariencia del componente no desaparece por completo en la del producto complejo, sino que presenta cierta autonomía y cierto carácter acabado de forma que permite constatar una impresión estética general independiente de la forma del conjunto?

Pronunciamientos

Sobre la primera cuestión, la respuesta fue positiva, ya que el TJ declaró que el artículo 11, apartado 2 del Reglamento No 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que la divulgación al público de imágenes de un producto, como la publicación de fotografías de un vehículo, conlleva la divulgación al público de un dibujo o modelo de una parte de ese producto, o de un componente de dicho producto, como producto complejo, siempre que la apariencia de esa parte o componente sea claramente identificable en el momento de dicha divulgación.

En cuanto a la segunda cuestión, para que pueda examinarse si esta apariencia cumple el requisito del carácter singular previsto en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento No 6/2002, es necesario que la parte o componente en cuestión constituya una sección visible del producto o del producto complejo, bien delimitada por unas líneas, una configuración, unos colores, unas formas o una textura particular.

Comentario

La sentencia establece las condiciones en las que se produce la divulgación al público de un dibujo o modelo no registrado cuando se trata de una parte de un producto, y el criterio para poder examinar si cumple el requisito de carácter singular.

Se puede interpretar como una llamada de atención a las empresas dedicadas al tuning de automóviles, aunque también es extensible a otros sectores, en el sentido de que deben tener cuidado de no colisionar con los derechos conferidos por dibujos o modelos no registrados anteriores, incluso cuando se trata de reproducir solo una parte o componente de los mismos.

Esta sentencia, unida a otras anteriores (como, por ejemplo, las sentencias C-479/12 y C-345/13 del TJ), permite aclarar algunos conceptos sobre los dibujos y modelos no registrados, lo que hace que esta figura esté cada vez mejor definida por la jurisprudencia y pueda resultar una herramienta útil en algunos casos donde no existe protección por dibujo o modelo registrado.