El enfrentamiento entre las denominaciones sociales y las marcas (o nombres comerciales)

El titular de una marca o nombre comercial registrados podrá prohibir que se utilice una denominación social

Los conflictos entre las denominaciones sociales y las marcas (o nombres comerciales) son muy habituales y ha habido siempre un importante debate, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, sobre la relación y diferencias entre ambas figuras y, concretamente, sobre el alcance que tiene el derecho de exclusiva que confiere un registro de marca (o nombre comercial) frente a una denominación social que pudiera ser coincidente o similar a dichos signos.

Primero hay que precisar las diferencias entre una y otras figuras:

• La denominación social es el nombre que sirve para identificar a las empresas en el tráfico jurídico (normalmente figurará en la documentación de la compañía que se refiera a sus relaciones jurídicas como facturas, contratos, etc.). Se inscribe en el Registro Mercantil y su regulación se encuentra recogida en el Reglamento del Registro Mercantil.
• La marca es el nombre o signo que sirve para identificar los productos y servicios de una empresa en el mercado y distinguirlos de los de otras empresas, y el nombre comercial es el nombre o signo que sirve para identificar a una empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de otras que realicen actividades similares o idénticas en el mercado. Ambas se inscriben en la Oficina Española de Patentes y Marcas y su registro confiere a su titular un derecho de exclusiva para utilizarlas en el tráfico.

«La jurisprudencia ha confirmado los anteriores parámetros o requisitos» (Foto: Economist & Jurist)

¿Qué ocurre cuando una denominación social coincide o se asemeja a una marca o nombre comercial registrado? ¿Constituye dicha denominación social una infracción de estos últimos?

Las normas que resuelven este conflicto son las siguientes de la Ley de Marcas:

• La Disposición adicional 14ª
• El Artículo 34

La Disposición adicional 14ª de la Ley de Marcas establece una prohibición dirigida al Registro Mercantil: los órganos registrales mercantiles denegarán la denominación social solicitada si ésta coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados.

A tenor de dicha norma, es claro, por tanto, que una nueva solicitud de denominación social no puede chocar con una marca o nombre comercial renombrados. Pero ¿qué pasa cuando la marca o el nombre comercial no son renombrados? ¿o cuando esa denominación social ya está registrada en el Registro Mercantil? ¿Puede el titular de la marca o nombre comercial invocar sus derechos de exclusiva para pedir la cancelación de la denominación social o impedir su uso?

En este otro caso, hay que acudir al artículo 34 de la Ley de Marcas, que es el precepto que regula los derechos conferidos por el registro de marca o nombre comercial. Pues bien, según este precepto, para que el titular de la marca o nombre comercial pueda prohibir que un tercero utilice un signo, deben cumplirse varios requisitos cumulativos, de los cuales, a los efectos del tema que nos ocupa, nos interesa destacar los siguientes:

• El uso debe ser en el tráfico económico.
• Y el uso debe ser en relación con productos o servicios.

De lo anterior se deduce que:

• El mero registro de una denominación social en el Registro Mercantil no constituye por sí mismo una infracción de un registro de marca o nombre comercial anteriores que el titular de éstos pueda prohibir. Es necesario que dicha denominación social se utilice en el tráfico económico, esto es, en el mercado.
• El mero uso de la denominación social como tal, esto es, para la finalidad que le es propia, que es la de identificar a la empresa en el tráfico jurídico, no puede constituir una infracción de un registro de marca o nombre comercial anteriores que faculte a sus titulares a prohibir tal uso. Es necesario que el uso de dicha denominación social se realice en relación con productos o servicios.

Se tratará, a la postre, de un uso impropio de la denominación social, pues, como se ha apuntado antes, no es ese el fin para el que está destinada (fines propios de las marcas y nombres comerciales), que es identificar a la empresa en el tráfico jurídico.

En resumen, el titular de una marca o nombre comercial registrados podrá prohibir que se utilice una denominación social siempre que (además de otros requisitos de infracción -confusión, etc.-) dicha denominación social: (i) se utilice en el tráfico económico, y (ii) en relación con productos o servicios. La facultad de prohibir una utilización infractora de una denominación social la contempla también, expresamente, en el art. 34.3 (d) de la Ley de Marcas.

Por lo demás, la jurisprudencia ha confirmado los anteriores parámetros o requisitos. Es célebre en este asunto la Sentencia del TJUE C-17/06 Céline de 11 de septiembre de 2007 cuya doctrina sigue en vigor y siendo aplicada por nuestros tribunales nacionales.