Hacia una reforma del mecanismo de protección jurisdiccional de la Marca Comunitaria

EN BREVE: «A través del presente artículo, expondremos el funcionamiento del mecanismo de protección de la marca comunitaria frente a una infracción de su derecho exclusivo, destacando algunas de las principales complicaciones frente a las que el usuario del Sistema de la Marca Comunitaria debe enfrentarse, para finalmente ofrecer algunas breves notas sobre posibles modificaciones que podrían contribuir a mejorar el funcionamiento del Sistema de la Marca Comunitaria.»

Por David Gómez Sánchez. Prof. Asociado Derecho Procesal URJC (Madrid). Abogado Cremades & Calvo-Sotelo Abogados.

1. Introducción.

La creación del Sistema de la Marca Comunitaria, a través de la adopción del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, supuso un hito trascendental para el establecimiento y correcto funcionamiento del mercado común europeo, contribuyendo a la eliminación de los obstáculos al libre comercio que pudieran existir como consecuencia del tradicional alcance territorial de los Derechos nacionales de propiedad industrial.

Actualmente, el Sistema de la Marca Comunitaria se encuentra regulado a través del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, el cual no es sino la versión codificada del Reglamento (CE) 40/94, habiéndose limitado exclusivamente a codificar las numerosas reformas y modificaciones que dicho Reglamento ha sufrido desde su adopción, la mayoría de las cuales han estado relacionadas con aspectos administrativos, tasas y aspectos concretos relativos a la imparable ampliación de la UE durante estos años, pero sin que haya supuesto en ningún caso cambios significativos en el Sistema de la Marca Comunitaria.

No obstante lo anterior, y tras más de quince años de funcionamiento, recientemente se ha comenzado a hacer palpable la necesidad de iniciar un estudio que aborde los principales problemas a los que se debe enfrentar el usuario del Sistema de la Marca Comunitaria, para, en su caso, debatir sobre la necesidad de reformas del Sistema. Con esta finalidad, en el mes de Julio de 2009 la Comisión Europea publicó una propuesta para la licitación de un proyecto de investigación sobre el funcionamiento global del Sistema de Marca Comunitaria en Europa, el cual fue adjudicado al prestigioso Instituto Alemán Max-Planck, y cuyas primeras conclusiones comenzarán a hacerse públicas en los próximos meses.

A través del presente artículo pretendemos contribuir a dicho proceso de debate doctrinal, reflexionando brevemente sobre algunos de los aspectos relacionados con el mecanismo de protección de la marca comunitaria que resultan, a nuestro entender, de mayor complejidad.

2.- El mecanismo de protección de la marca comunitaria.

El apartado primero del artículo 9 del Reglamento de la marca comunitaria señala que la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo, exclusividad que, como es sabido, constituye el núcleo central y la razón de ser de cualquier Derecho de propiedad industrial, y que se proyecta en dos dimensiones opuestas pero complementarias: por un lado, la dimensión positiva o «ius utendi», la cual implica que el titular del derecho está facultado para utilizarlo en el tráfico económico; y por otro lado la dimensión negativa o «ius prohibendi», la cual garantiza efectivamente la exclusividad del mismo, facultando a su titular para prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o confundible con el mismo a través del ejercicio de diferentes acciones imprescindibles para lograr dicho fin.

No obstante lo anterior, y a pesar de que desde que comenzaran los trabajos preparatorios del Sistema de la Marca Comunitaria en el año 1957, uno de los principios básicos sobre el que debía asentarse el Sistema era el de la autonomía de la marca comunitaria -el cual implica que ésta se encuentra únicamente regulada por normas comunitarias-, finalmente el legislador, consciente de las limitaciones del propio Sistema, contempló la aplicación complementaria del Derecho nacional de marcas de los Estados miembros en diferentes materias, entre ellas, en relación con las trascendentales acciones que puede interponer el titular de una marca comunitaria frente a una infracción de su derecho exclusivo.

De esta manera, el titular de una marca comunitaria cuyo derecho exclusivo resulte infringido, podrá iniciar un procedimiento judicial, en el cual deberá determinarse el alcance del ius prohibendi de la marca comunitaria, analizando la existencia o no de infracción mediante el análisis del riesgo de confusión y/o asociación entre la marca y el signo enfrentado, para posteriormente, en el supuesto de que efectivamente el Tribunal de Marca Comunitaria considere que ha existido una infracción, sean examinadas las pretensiones concretas de la parte demandante, las cuales se materializarán en las acciones que hayan sido ejercitadas en el escrito de demanda.

3.- Aspectos controvertidos en los procedimientos por infracción.

Como es sabido, la competencia para conocer de los procedimientos por infracción de la marca comunitaria corresponderá al Tribunal de Marca Comunitaria que resulte competente en virtud de las normas de competencia recogidas en los artículos 96 «Competencia en materia de violación y validez» y 97 «Competencia internacional» del Reglamento.

En este sentido debemos señalar que dichos Tribunales de Marca Comunitaria, que no dejan de ser tribunales que pertenecen al orden jurisdiccional de cada Estado miembro, se deben enfrentar en ocasiones a determinadas complicaciones provocadas por la a veces incompleta a veces compleja regulación contenida en el Reglamento. Adicionalmente debe señalarse que dichas complicaciones pueden resultan aún de mayor consideración en todos aquellos supuestos en los que el Tribunal de Marca Comunitaria competente deba conocer de una infracción cometida en varios Estados miembros de la Unión Europea. A continuación vamos a hacer una breve mención a algunas de las más importantes.

a.- En primer lugar, en relación con la determinación del contenido y alcance del ius prohibendi, debemos señalar que el legislador comunitario, siguiendo la técnica legislativa utilizada en la mayoría de los Estados miembros, ha prescindido en el Reglamento de ofrecer una regulación detallada y precisa del mismo, limitándose a reproducir, casi literalmente, el contenido del artículo 5 de la entonces vigente Directiva 89/104/CEE de armonización (actualmente Directiva 2008/95/CE).

Por este motivo, en un primer momento de aplicación del Reglamento, resultó ineludible que, en determinadas ocasiones, los Tribunales de Marca Comunitaria se vieran obligados a interpretar el derecho exclusivo otorgado al titular de una marca comunitaria bajo la influencia tanto de su propio Derecho nacional de marcas, como de los criterios que tradicionalmente mantuvieron doctrina y jurisprudencia.

No obstante lo anterior, en la actualidad algunas de las lagunas de las que adolece el Sistema de la Marca Comunitaria se han ido corrigiendo progresivamente gracias a la europeización del Derecho de marcas, la cual se comenzó a formar a raíz de la armonización iniciada a través de la Directiva 89/104/CEE, y que fue consolidándose paulatinamente a través de las resoluciones existentes del Tribunal General y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respondiendo tanto a las cuestiones prejudiciales planteadas, como fallando sobre los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal General que interpretan el propio Reglamento de la marca comunitaria. Asimismo, tanto la Directiva 2004/48/CEE como las resoluciones de la propia OAMI (sujetas al control del TGUE y TJUE) han contribuido a lograr dicha europeización del Derecho de marcas.

En cualquier caso, como es sabido, el análisis del contenido y alcance del derecho exclusivo otorgado al titular de una marca resulta poco firme, entrando fácilmente en juego las apreciaciones subjetivas, por lo que la valoración e interpretación por los Tribunales de Marca Comunitaria tanto de primera y segunda instancia –que como hemos señalado no dejan de ser tribunales que pertenecen al orden jurisdiccional de cada Estado miembro y cuyas decisiones no se encuentran sometidas al control de ningún órgano superior jerárquico centralizado europeo- de los criterios y pautas que emanan del Derecho europeo de marcas, los cuales no se encuentran recogidos en un único texto, no siempre se realiza de manera uniforme, pudiendo resultar éstos irremediablemente influenciados por su tradicional Derecho de marcas. Por este motivo, en ocasiones, la marca comunitaria puede no surtir idénticos efectos en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

b.- En segundo lugar, en relación con las acciones que pueden ser ejercitadas frente a una infracción del ius prohibendi, debemos señalar que el Reglamento no ha regulado de manera autónoma y completa el mecanismo de protección de la marca comunitaria, verdadero corazón y razón de ser de cualquier sistema de propiedad industrial, limitándose tan sólo a regular la acción de cesación de los actos infractores (art. 102 del Reglamento), y la acción de indemnización por hechos posteriores a la publicación de la solicitud (art. 9.3 del Reglamento).

Así las cosas, de un análisis conjunto de los artículos 14, 101 y 102 del Reglamento se desprende que, para el ejercicio de cualesquiera otras acciones no contempladas, entre las cuales se encuentran algunas de trascendental importancia como son (i) las medidas de aseguramiento de la acción de cesación (entre las cuales se incluyen con carácter general la retirada de los circuitos comerciales, y posible destrucción, de las mercancías y los medios e instrumentos utilizados para la fabricación; la garantía de poder solicitar la adopción de determinadas medidas de aseguramiento contra los intermediarios; la posible multa coercitiva que asegure la orden de cesación; la posibilidad de regular una reparación pecuniaria; etc.), así como la (ii) acción de indemnización de daños y perjuicios y (iii) la posible publicación de la sentencia, resultará de aplicación el Derecho nacional de marcas de los Estados miembros.

Dicha aplicación del Derecho nacional de marcas de los Estados miembros, puede suponer, en los casos en los que la infracción se localice en más de un Estado miembro, la aplicación conjunta de hasta veinticinco Derechos nacionales de marcas (de los veintisiete Estados miembros de la UE), lo cual supone en la práctica la imposibilidad de iniciar un único procedimiento por infracción de una marca comunitaria frente a un único Tribunal de Marca Comunitaria, puesto que ni éste Tribunal, ni los profesionales del Derecho que intervengan en el procedimiento, tendrán capacidad para aplicar tan elevado número de Derechos nacionales, los cuales, además, deberán ser interpretados y aplicados según la doctrina y jurisprudencia de cada uno de ellos.

En este contexto debe señalarse que si bien tanto las medidas de aseguramiento de la cesación, como la indemnización por daños y perjuicios y la publicación de la sentencia han sido armonizadas a través de la Directiva 2004/48/CE, la transposición realizada a los ordenamientos nacionales de la misma no ha sido uniforme, existiendo ciertas diferencias en la regulación de las mismas entre unos y otros Estados miembros. Por este motivo, debe rechazarse la comprensible tentación de que, en un supuesto de infracción en varios Estados miembros, donde atendiendo a las normas de determinación del Derecho aplicable resulten de aplicación varios Derechos nacionales, aplicar únicamente un único Derecho bajo el pretexto de la armonización que ha sido llevada a cabo.

c.- Finalmente, y además de la ya de por si compleja (y en ocasiones diabólica) aplicación del Derecho o Derechos nacionales de los Estados miembros, otras de las mayores dificultades existentes será la concreta determinación del Derecho o Derechos nacionales que efectivamente resultan de aplicación de conformidad con las normas de determinación del Derecho aplicable recogidas en los artículos 102 y 103 del Reglamento, las cuales se remiten a las normas de conflicto aplicables dentro del Derecho internacional privado del Estado o Estados miembros donde se haya corroborado la existencia de la infracción.

En este sentido, en relación con las mencionadas medidas de aseguramiento de la orden de cesación (artículo 102.1) y con carácter supletorio respecto a cualquier otro asunto no regulado específicamente en el Reglamento (artículo 101.2), deberá aplicarse el Derecho resultante de aplicar la norma de conflicto del Derecho internacional privado del lugar donde radique el tribunal (es decir, la norma de conflicto del Derecho internacional privado de la lex fori); (ii) en materia de «otras sanciones» (art. 102.2) diferente a la orden de cesación y medidas de aseguramiento (es decir, básicamente la indemnización y la publicación de la sentencia), deberá aplicarse el Derecho resultante de aplicar la norma de conflicto del Derecho internacional privado del lugar donde se produce la infracción (es decir, la norma de conflicto del Derecho internacional privado de la lex loci delicti); y finalmente (iii) en materia de normas procesales y medidas cautelares (art. 103) deberá aplicarse el Derecho del lugar donde radique el tribunal (lex fori).

No obstante lo anterior, la promulgación del Reglamento (CE) número 864/2007, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, conocido como ‘Roma-II’, debe facilitar la determinación del Derecho nacional aplicable, al regular una norma de conflicto única para todos los Estados miembros. Dicho Reglamento ha señalado que frente a las infracciones de un Derecho de propiedad industrial o intelectual comunitario de carácter unitario deberán aplicarse las normas de conflicto específicas contenidas en los instrumentos comunitarios, y que en defecto de normas de conflicto específicas contenida en el instrumento comunitario, deberá aplicarse el Derecho del país donde se comete la infracción (es decir, la tradicional norma de conflicto del Derecho internacional privado lex loci delicti).

4.- Posibles soluciones a las dificultades expuestas.

En conclusión, y en vista de lo anteriormente expuesto, con la finalidad de mejorar el funcionamiento del Sistema de la marca Comunitaria, reforzando su autonomía y reduciendo las complicaciones señaladas, consideramos que podría ser recomendable iniciar un debate doctrinal que aborde una futura modificación del mismo. Con esta finalidad, a continuación vamos a apuntar algunas posibles modificaciones que, a nuestro entender, podrían contribuir a lograr los objetivos propuestos.

i.- En primer lugar, la modificación del régimen de acciones reguladas en el Reglamento frente a una infracción de la marca comunitaria, debiendo incluirse en el articulado del Reglamento las imprescindibles medidas que aseguran la cesación de la infracción, así como la acción de indemnización de daños y perjuicios, y la acción de publicación de la sentencia. Todas estas acciones han sido armonizadas a través de la Directiva 2004/48/CEE, por lo que su incorporación no debería ocasionar ningún conflicto con los Derechos nacionales de los Estados miembros, además de contribuir a su efectiva armonización y facilitar el conocimiento por un único Tribunal de una infracción cometida en varios Estados miembros, al no resultar necesario para su aplicación acudir al Derecho nacional de cada Estado miembro donde se localice la infracción.

ii.- En segundo lugar, consideramos que podría resultar muy positivo la modificación de las normas de conflicto sobre la determinación del Derecho aplicable contenidas en los artículos 14, 101, 102 del Reglamento, unificando todas ellas mediante la incorporación de la norma de conflicto contenida en el apartado segundo del artículo 8 del Reglamento (CE) número 864/2007, es decir, la aplicación del Derecho nacional que resulte aplicable en virtud de la norma de conflicto de la lex loci delicti. La incorporación de dicha norma ayudaría a reducir la ya de por si compleja determinación del Derecho nacional aplicable, y su incorporación no ocasionaría ningún conflicto con los Derechos nacionales de los Estados miembros, puesto que la misma ya resulta de aplicación en cumplimiento del mencionado Reglamento.

En este sentido, y puesto que una vez que se regule con mayor precisión el mecanismo de protección de la marca comunitaria frente a una infracción de su derecho exclusivo (incluyendo las modificaciones propuestas), la necesidad de aplicar el Derecho nacional de los Estados miembros resultaría mucho más reducida, debe valorarse la posibilidad de regular e incluir en el Reglamento una norma de conflicto multilateral que determine la aplicación de un único Derecho nacional en todos aquellos casos en los que se produzca una infracción en varios Estados miembros, posibilidad que no ha quedado cerrada por el propio Reglamento «Roma-II». La inclusión de dicha norma, posibilitaría de manera definitiva que, ante una infracción en varios Estados miembros, fuera posible iniciar un único procedimiento judicial ante un único Tribunal de Marca Comunitaria.

iii.- Finalmente, consideramos que pudiera ser interesante iniciar un estudio a nivel europeo sobre la posibilidad de crear un Tribunal de Marca Comunitaria de segunda instancia único y centralizado, el cual resulte competente para conocer de los recursos interpuestos frente a cualquier resolución de los Tribunales de Marca Comunitaria de cualquier Estado miembro. Dicho Tribunal de segunda instancia, el cual podría estar integrado dentro del propio Tribunal General de la Unión Europea – el cual actualmente ya tiene competencias en materia de marca comunitaria al resolver los recursos planteados frente a las decisiones que ponen fin a la vía administrativa ante la OAMI- contribuiría a lograr la uniforme aplicación de las normas contenidas en el Reglamento, corrigiendo así las desviaciones que puedan producirse en las decisiones de los Tribunales de Marca Comunitaria de primera instancia por la influencia de sus Derechos nacionales.

Adicionalmente podría considerarse la posibilidad de que las sentencias dictadas por dicho Tribunal de Marca Comunitaria de segunda instancia integrado en el Tribunal General de la Unión Europea, pudieran estar sometidas a una suerte de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Algunos aspectos que podrían ser remarcados:

-El Reglamento no ha regulado de manera autónoma y completa el mecanismo de protección de la marca comunitaria, verdadero corazón y razón de ser de cualquier sistema de propiedad industrial.

-En la actualidad algunas de las lagunas de las que adolece el Sistema de la Marca Comunitaria se ha ido corrigiendo progresivamente gracias a la europeización del Derecho de Marcas.

-Los Tribunales de Marca Comunitaria, que no dejan de ser tribunales que pertenecen al orden jurisdiccional de cada Estado miembro, se tienen que enfrentar en ocasiones a determinadas complicaciones provocadas por la a veces incompleta a veces compleja regulación contenida en el Reglamento.

-Las decisiones de los Tribunales de Marcas Comunitarias tanto de primera y segunda instancia no se encuentran sometidas al control de ningún órgano superior jerárquico centralizado europeo.

-Debe rechazarse la comprensible tentación de que, en un supuesto de infracción en varios Estados miembros donde resulten de aplicación varios Derechos nacionales, aplicar uno solo, bajo el pretexto de la armonización del Derecho de marcas.

Posibles reformas propuestas:

Consideramos que podría ser recomendable iniciar un debate doctrinal que aborde una futura modificación del mecanismo de protección de la marca comunitaria en relación, al menos, con los siguientes aspectos:

1.- La modificación del régimen de acciones reguladas en el Reglamento, incluyéndose las imprescindibles medidas que aseguran la cesación de la infracción, así como la acción de indemnización de daños y perjuicios, y la acción de publicación de la sentencia.

2.- La modificación de las normas de conflicto sobre la determinación del derecho aplicable contenidas en los artículos 14, 101, 102 del Reglamento, incorporando la norma de conflicto contenida en el apartado segundo del artículo 8 del Reglamento (CE) número 864/2007.

3.- La inclusión en el Reglamento una norma de conflicto multilateral que determine la aplicación de un único Derecho nacional en todos aquellos casos en los que se produzca una infracción en varios Estados miembros.

4.- La posibilidad de crear un Tribunal de Marca Comunitaria de segunda instancia único y centralizado, el cual podría estar integrado dentro del Tribunal General de la Unión Europea, cuyas decisiones pudieran estar sometidas a una suerte de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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