La Jurisdicción española de la marca comunitaria: sus competencias

1. La Jurisdicción española de la Marca Comunitaria.-

Calladamente, un nuevo orden jurisdiccional se ha insertado en la ya tradicional estructura judicial española. A los cuatro órdenes jurisdiccionales por antonomasia (el civil, el penal, el contencioso administrativo y el social) se ha unido, desde el día 1 de septiembre del año 2004, otro, absolutamente novedoso en nuestro panorama judicial: el orden jurisdiccional de la Marca Comunitaria. Esta Jurisdicción se halla integrada por tres únicos órganos judiciales: en primera instancia, dos Juzgados de Marca Comunitaria, (el segundo de ellos ha entrado en funcionamiento en enero del 2006); en segunda, el Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios.
El nacimiento de esta Jurisdicción tiene su origen en el Reglamento de Marca Comunitaria Reglamento sobre la Marca Comunitaria (en adelante RMC) n.º 40 / 94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993. El legislador español fue excesivamente perezoso, y aún cuando el RMC entró en vigor el día 15 de marzo de 1994, no fue hasta diez años después cuando se cumplió (extemporáneamente, pues el plazo era de tres meses a partir de aquel momento) la obligación de crear los tribunales de marca comunitaria.
Estos órganos judiciales, de carácter nacional, no comunitario, extienden su jurisdicción a todo el territorio español, si bien se hallan ubicados en Alicante; circunstancia ésta que se ha debido, en gran medida, al hecho de que la OAMI tiene su sede en esa ciudad. Así como el registro de las marcas en España se efectúa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el de las marcas comunitarias es competencia de la OAMI. La OAMI es un organismo de la Comunidad Europea, con personalidad jurídica propia y la misma capacidad de obrar que las legislaciones nacionales reconozca a las personas jurídicas. Los Representantes de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos a nivel de Jefes de Estado el 29 de octubre de 1993, decidieron que la OAMI tuviera su sede en España, en una ciudad que designara el Gobierno español; siendo designada Alicante.
En el RMC se justifica la creación de los tribunales de marcas comunitarias con el argumento, expresado en el Considerando número 14, de que son convenientes para «reforzar la protección de las marcas comunitarias´´. Esta tutela judicial de las marcas comunitarias se lograría, según se dispone, con la designación en cada uno de los Estados miembros de un «-número lo más limitado posible de tribunales nacionales de primera y segunda instancia competentes en materia de violación y validez de marcas comunitarias´´. Ello da una idea de que el legislador comunitario ha tenido intención de que los tribunales de marcas comunitarias sean los mínimos imprescindibles.
No todos los Estados de la Unión Europea han interpretado de igual manera el concepto numérico de «lo más limitado posible´´, que utiliza el Reglamento; y, así, frente a países que sólo han designado uno para la primera instancia y uno para la segunda, existen otros que han designado varios tribunales en cada instancia. Así, Alemania ha designado dieciocho Landgerichte (Tribunales de Primera instancia) y dieciocho Oberlandesgericht (Tribunales de segunda instancia). Italia, igualmente, ha designado varios tribunales de marca. Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia, por ejemplo, han designado tan sólo uno en cada grado.
La Jurisdicción de la Marca Comunitaria adquiere sustantividad propia por la especialización de las materias que le corresponden, referidas a las marcas comunitarias, y por tener jurisdicción en todo el territorio nacional.  El término «Jurisdicción de la Marca Comunitaria´´ ha sido ya utilizado, con reiteración, en las resoluciones dictadas por los tribunales españoles de marca comunitaria (Asunto «Chatka´´ -Auto Tribunal Marca Comunitaria n.º 15/06 , de 13/2/06-; Asunto «Lukoil´´ Á‚¨-Sentencia Tribunal de Marca Comunitaria n.º 50/06 , de 3/2/06-).
Orgánicamente, y de conformidad con los Arts 82.4 y 86 bis 4 LOPJ,  los tribunales españoles de marca comunitaria coinciden con órganos de la Jurisdicción mercantil, de modo que los dos Juzgados de Marca Comunitaria son, al tiempo, Juzgados de lo Mercantil, con las competencias propias de estos órganos judiciales en la provincia de Alicante; y el Tribunal de Marca Comunitaria se integra en la Sección octava, civil y mercantil, de la Audiencia Provincial de Alicante. Cuando los órganos de la Jurisdicción de la Marca Comunitaria actúan conociendo de las acciones previstas en el Art. 92 RMC, han de recibir, respectivamente, la denominación de «Juzgado de Marca Comunitaria´´ o «Tribunal de Marca Comunitaria´´. La peculiaridad de que un mismo órgano judicial albergue, en su seno, dos jurisdicciones distintas ha dado lugar a los principios de «permeabilidad relativa´´ o «capilaridad orgánica´´ a que el Tribunal de Marca Comunitaria ha hecho referencia en varias resoluciones, al abordar cuestiones competenciales (Asunto «Bic´´ -ATMC n.º 25/05, de 23/3/05- y Asunto «Lukoil´´).
Estos órganos judiciales también han asumido las competencias judiciales indicadas en el Reglamento n.º 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre del 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. De ahí que su denominación completa sea la de Juzgados de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, para la primera instancia, y la de Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, para la segunda.
Hasta enero del 2006, las marcas comunitarias registradas en la OAMI ascienden a 303.663. Los titulares de tales marcas son nacionales de los Estados de la Unión en un 63,92 %, y del resto del  mundo en un 36.08 %. Los diez primeros países de los que proceden los registros son Estados Unidos (69.905), Alemania (50.253), Reino Unido (36.788), Italia (24.357), España (22.720), Francia (20.427), Japón (9.279), Países Bajos (8.508), Suiza (7.405) y Suecia (6.377).
El registro de las marcas comunitarias se halla en un imparable ascenso, que incluso pone en peligro la pervivencia de los sistemas nacionales de registro de marcas. Y ello, porque con el registro de una marca comunitaria se obtienen, en todo el ámbito de la Unión Europea, las ventajas tradicionalmente inherentes a la marca. En primer lugar, la marca comunitaria permite identificar los productos suministrados o los servicios prestados, y distinguirlos de cualesquiera otros de la competencia que el consumidor pudiera encontrar en el mercado (función distintiva, propia de la marca). En segundo lugar, permite al consumidor establecer una conexión entre el producto o servicio y la empresa que lo fabrica, comercializa o presta, asegurándole, al tiempo, el estándar de calidad que ésta ofrece (función atributiva de calidad y condensadora del googwill empresarial); y, en último lugar, la marca comunitaria es un soporte idóneo para la promoción y publicidad de los productos y servicios (función publicitaria). El peligro surge desde el momento en que, económicamente, tiende a equipararse lo que cuesta registrar una marca en la OAMI y en los registros nacionales, con lo que, por un coste levemente mayor, se obtiene protección en todo el territorio de la Unión.
La marca comunitaria ofrece a sus titulares un completo sistema de protección y tutela en los 25 Estados miembros de la Unión; en un mercado de más de 372 millones de consumidores, cifra que se ve incrementada más que notablemente por razón del turismo exterior. Y, lo que es más importante, otorga una gran seguridad jurídica en la medida en que la disciplina a que se encuentra sometida la MC es idéntica en todos los países de la Unión, con lo que sus efectos son unívocos en todos ellos, sin las fluctuaciones normativas propias a que lleva el sistema del registro de marcas en cada uno de los Estados miembros.
De otra parte, la marca comunitaria ni obstaculiza ni pugna con las marcas nacionales. Ha nacido con la finalidad de convivir con ellas, de modo que siempre cabe la posibilidad de decidir, en base a criterios estrictamente empresariales, si se desea registrar la marca como comunitaria o como nacional, en uno o varios de los Estados miembros. Ya el propio Preámbulo del RMC reseña, expresamente, que el derecho comunitario de marcas no sustituye a los derechos de marcas de los Estados miembros, ya que, en definitiva, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como MMCC y las marcas nacionales van a seguir cumpliendo su función para todos los que no deseen una protección de sus marcas a nivel comunitario.

2. Sus competencias.-
El Art. 92 RMC regula las competencias de los tribunales de marcas comunitarias refiriéndolas, como indica su rúbrica, a dos materias muy concretas: la violación y la validez de las marcas comunitarias. Igualmente, conocerán de la acción prevista en el Art. 9 (por hechos acaecidos antes de la publicación del registro de la marca comunitaria y tras la publicación de la solicitud) y de las demandas de reconvención por caducidad o nulidad de la marca comunitaria.
En el sistema diseñado por el RMC no todos los litigios que se promuevan en materia de marcas comunitarias serán competencia de los tribunales de marca comunitaria (Art. 102), ya que las acciones distintas a las contempladas en el Art. 92 habrán de ser conocidas por los tribunales que, en el Estado de que se trate, tendrían competencia territorial y de atribución si se tratara de acciones relativas a marcas nacionales. En el sistema jurisdiccional español, el conocimiento de esas otras acciones atinentes a las marcas comunitarias correspondería a los Juzgados de lo mercantil territorialmente competentes.
De las acciones relacionadas en el Art. 92 no puede conocer ningún órgano judicial español, ya que la competencia corresponde en exclusiva a los tribunales de marca comunitaria. La falta de competencia no solo existirá cuando la acción se ejercite de modo independiente: tampoco podrá conocer ningún otro órgano judicial cuando la acción prevista en el Art. 92 se ejercite acumulada a otra que pueda ser calificada de principal, ya que el Art. 73.1.1º de la LEC prescribe, como requisito procesal para que sea admisible la acumulación de acciones, que el tribunal que deba conocer de la principal posea jurisdicción y competencia, por razón de la materia, para conocer de la acumulada o acumuladas. Claramente, faltaría en ese órgano judicial la competencia, por razón de la materia, para conocer de las acciones del Art. 92, por lo que la acumulación de acciones pretendida en la demanda sería improcedente.
Desde septiembre del 2004, el Tribunal de Marca Comunitaria ha tenido oportunidad de abordar cuestiones relativas a su propia competencia en varias resoluciones, que serán objeto de reseña en el presente comentario. Algunas de estas resoluciones, debe advertirse, han sido dictadas en procedimientos en los que no ha recaído sentencia firme, por ser posible la interposición del recurso de casación.
Las cuestiones competenciales sobre las que ha tenido ocasión de resolver el TMC han sido las siguientes:

1º . Acumulación de acciones por violación de la marca comunitaria y por competencia desleal.-
Sobre esta materia han recaído dos resoluciones, con la importante peculiaridad de que la segunda modifica el criterio mantenido en la primera.
La primera resolución recayó en el conocido como Asunto «Brugal´´.
El Juzgado de Marca Comunitaria dictó auto, de 4 de octubre del 2004, que rechazaba la solicitud de diligencias preliminares interesadas.
El recurso que se interpuso contra ese auto (en el que se pretendía, en definitiva, que se accediera a la práctica de diligencias preliminares con el fundamento tanto de la violación de una marca comunitaria como de la existencia de un supuesto de competencia desleal, basado en el Art. 3 LCD) fue desestimado por el TMC en Auto n.º 8/04, de 21 de diciembre del 2004. En esta resolución se consideró que la competencia de esta Jurisdicción quedaba circunscrita exclusivamente a los litigios basados en el RMC, por lo que el Juzgado carecía de competencia objetiva para conocer de pretensiones fundadas en la LCD.
El Tribunal de Marca Comunitaria modificó su criterio en el conocido Asunto «Bic´´, Auto n.º 25/05, de 23 de marzo del 2005. Se razonó que, aún cuando las competencias de la Jurisdicción sobre la Marca Comunitaria y las de la Jurisdicción mercantil son distintas, y se encuentran previstas en normas competenciales diferentes, existe una «permeabilidad relativa´´ entre ambas, de modo que no están, por ello, absoluta y plenamente incomunicadas. De ahí que, teniendo el Juzgado (y el Tribunal) de Marca Comunitaria naturaleza mercantil, se produzca un «efecto llamada´´ respecto de las acciones que se articulan, más allá del estricto marco del artículo 92 RMC, en defensa de la marca comunitaria, competencia por atracción que encuentra su sustrato jurídico en el artículo 102 del RMC y por remisión, respecto de las concretas acciones de competencia desleal, en su artículo 14. Los Juzgados de lo mercantil tienen competencia para conocer de las acciones sobre competencia desleal (86 ter-2 a) LOPJ) y el Juzgado de lo Mercantil de Alicante es, al tiempo, Juzgado de Marca Comunitaria.
Es por ello que se declaró la competencia objetiva del Juzgado de Marca Comunitaria para el conocimiento de las acciones acumuladas, procedentes de la legislación marcaria (RMC) y de la legislación sobre la competencia desleal (LCD).
En la actualidad se admite, por tanto, la acumulación de ambos tipos de acciones para su conocimiento conjunto por esta Jurisdicción.

2º La acumulación, a la acción por infracción de la marca comunitaria, de acciones de nulidad de marcas internacionales y de marcas nacionales: el Asunto «Chatka´´.-
Presentada demanda ante el JMC n.º 1 en la que se ejercitaban, por el titular de una marca comunitaria, acumuladas, acciones de tres tipos (una acción por violación de la marca comunitaria, una acción de nulidad de una marca internacional y una acción de nulidad de una marca nacional), el Juzgado de Marca Comunitaria dictó Auto n.º 426/05, de 9 de noviembre, que inadmitió la demanda con el argumento de que, aún cuando sí era viable la acumulación de acciones por violación de una marca comunitaria y de una acción de nulidad de una marca nacional, no es posible la acumulación de la primera de las citadas y de una acción de nulidad de marca internacional.
El Tribunal de Marca Comunitaria ha resuelto la cuestión en el reciente  Auto de 13 de febrero del 2006. La resolución estima el recurso y considera procedente la acumulación de las tres acciones, para su conocimiento conjunto por el Juzgado de Marca Comunitaria. El razonamiento que se utiliza para ello no es otro que, aún admitiendo que el JMC no tiene competencia, como tal, para el conocimiento de acciones relativas a marcas nacionales o internacionales, habida cuenta de la innegable naturaleza mercantil que dicho Juzgado tiene, y de que sería a órganos de este tipo (Juzgados de lo Mercantil) a los que correspondería el conocimiento de tales litigios, el denominado principio de «capilaridad orgánica´´ (STMC 3 febrero 2006) o «permeabilidad relativa´´ (STMC 23 marzo 2005), y la existencia de una suerte de «ósmosis judicial´´ (STMC 3 febrero 2006, basada en que los órganos de la Jurisdicción de la Marca Comunitaria gozan de una doble naturaleza) puede fundar, en aras a la satisfacción del superior interés de la tutela de la marca comunitaria, que esta Jurisdicción extienda su competencia más allá de lo que, stricto sensu, prescribe el Art. 92 RMC. La acumulación de acciones respetaría, por tanto, el Art. 73 LEC, ya que el Juzgado de Marca Comunitaria, en su condición de órgano integrante e integrado en la Jurisdicción mercantil, sí tiene competencia para conocer de las pretensiones sobre la propiedad industrial, precisamente por la «capilaridad orgánica´´ y la doble naturaleza que en su seno subyace. Sin que sea objeción el Art. 125.2 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo (por la remisión del Art. 40 de la Ley de Marcas), que establece la competencia de los órganos judiciales de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, porque ese fuero territorial (Art. 52.1.13º LEC, «competencia territorial en casos especiales´´; precepto ubicado en una Sección que tiene por título «De la competencia territorial´´) nada enturbia la clara dicción del Art. 86 ter, número segundo, LOPJ: el Juzgado de Marca Comunitaria goza de competencia, como Juzgado de lo mercantil, por razón de la materia, para conocer de las acciones sobre propiedad industrial; y como Juzgado de Marca, para conocer de las propias del Art. 92 RMC. Dice el TMC que el fuero territorial del Art. 125 LP ha de ser contemplado desde la perspectiva actual, tanto legislativa como de realidad jurídica; y debe abordarse desde el prisma de que, en materia de marca comunitaria, existe desde fecha muy reciente (1 de septiembre del 2004), una jurisdicción «superespecializada´´, la de la Marca Comunitaria. Jurisdicción que participa plenamente, porque así lo ha decidido el legislador, de un evidente y marcado carácter mercantil. El Tribunal también invoca, como fundamento de su decisión, la conveniencia de que la totalidad del litigio que enfrenta a las partes sea conocido y resuelto por un solo órgano judicial, evitando un auténtico peregrinaje judicial a la parte demandante y el entorpecimiento que los distintos procedimientos podrían provocarse entre sí, con el planteamiento más que previsible de cuestiones prejudiciales que dilatarían su curso.
3º . La acción de indemnización del Art. 92.c.-

Según dispone el Art. 9.3 RMC, el solicitante de una marca comunitaria pueda pedir una indemnización por hechos, sucedidos tras la publicación de la solicitud de registro y antes de la publicación del registro de la marca, que, de estar ya ésta registrada, constituirían una infracción de la misma.
El conocimiento de esta pretensión es competencia exclusiva de la Jurisdicción de la Marca Comunitaria.

4º . Las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria.-

Quien pretenda la declaración de nulidad o caducidad de una marca comunitaria ha de acudir a la OAMI, que es tiene competencia directa para tramitar el procedimiento de nulidad y de caducidad y dictar la resolución que proceda (Arts. 55 y ss. RMC). En el seno de la OAMI, la competencia para conocer, tramitar y resolver el procedimiento recae en las Divisiones de Anulación. Contra las resoluciones de las Divisiones de anulación cabe interponer recurso ante las Salas de Recurso (Art. 130 RMC), que son una suerte de instancia de carácter cuasijurisdiccional, ya que, aún formando parte de la OAMI, son independientes a la hora de adoptar sus resoluciones. Las resoluciones de las Salas de Recurso son susceptibles, a su vez, de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
Las pretensiones de caducidad y/o nulidad no se pueden hacer valer directamente ante los tribunales de marca comunitaria. Sin embargo, sí que tienen competencia para conocer de las pretensiones de nulidad y/o caducidad de la marca comunitaria en vía reconvencional, es decir, cuando, presentada demanda por violación de una marca comunitaria, el demandado reconvenga pretendiendo su nulidad y/o caducidad.

5º . Otras competencias asumidas por esta Jurisdicción.-

A) El TMC se ha considerado competente para conocer de la pretensión prevista en el Art. 18 RMC («Cesión de una marca registrada a nombre de un agente´´), que dispone que «En el caso de haberse registrado una marca comunitaria a nombre de un agente o representante del titular de esa marca, sin autorización del titular, éste tendrá el derecho de reivindicar que se le ceda el registro a su favor, a no ser que el agente o representante justifique su actuación´´. Ha fundado su competencia en la consideración de que, en los casos del Art. 18, se está produciendo una auténtica infracción de la marca comunitaria, pues ésta ha tenido acceso a la OAMI a nombre no de su auténtico titular (que la tenía registrada en otros Estados) sino de su agente o representante, que, infundadamente, y sin autorización, ha conseguido registrarla a su favor. Se da un caso claro de discordancia entre la realidad jurídica registral y la extrarregistral, que el precepto resuelve mediante la cesión del registro a favor del «titular´´ de la marca. Se infringe la marca desde el momento en que se atenta contra su función identificadora, o indicadora del origen empresarial, de modo que el consumidor, destinatario último de la marca, se representará que el titular registral es el auténtico propietario del signo, cuando ello no es así, pues no es más que su agente o representante.
B) De otra parte, el Tribunal de Marca Comunitaria ha interpretado que la competencia de esta Jurisdicción se extiende a todos los litigios que se promuevan al amparo del RMC.
En el Asunto «Lukoil´´, antes citado, el TMC puso de manifiesto la antinomia entre el Art. 86 bis 4 LOPJ («Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos números 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Juzgados de Marca Comunitaria´´) y el Art. 82.4, párrafo tercero, de la LOPJ («Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen al amparo de lo previsto en el párrafo anterior conocerán, además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el art. 101 del Reglamento nº 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y el Reglamento 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca Comunitaria´´).
La antinomia existía porque, según el primero de los artículos citados, el Juzgado de Marca Comunitaria sería competente para conocer, de forma exclusiva, «de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo´´ del RMC, sin cita de ningún precepto concreto de esta  norma, razón por la que tendría competencia para conocer de todas las acciones previstas en dicho texto legal. Sin embargo, el segundo de los preceptos mencionados limitaría el conocimiento del Tribunal de Marca Comunitaria (encargado, funcionalmente, del conocimiento de los recursos contra las resoluciones del Juzgado) a los asuntos a que se refiere el Art. 101 de dicho Reglamento, que remite a las acciones y demandas contempladas en el Art. 92.
Esta discrepancia normativa ha sido interpretada por el Tribunal en el sentido de que, si según la LOPJ el JMC tiene competencia para conocer de los litigios promovidos al amparo del RMC, el TMC la tendría, igualmente, para conocer de todas las materias resueltas por aquél, aún cuando no estuvieran encuadradas en el Art. 101, «-pues lo contrario llevaría al absurdo de resoluciones dictadas en primera instancia que no entrarían en la competencia del Tribunal de segunda instancia´´.
Estos razonamientos se han reiterado en el Asunto «Chatka´´, ya citado, y en el Auto de 23 de febrero del 2006, en el que se razonaba que esta Jurisdicción tiene competencia «-no solo del limitado campo que ofrecen las acciones previstas en el artículo 92 de la citada norma sino, en justa interpretación de nuestra legislación orgánica, y señaladamente, del artículo 86 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del resto de acciones que dimanan de dicha norma en su conjunto´´.

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