La mala fe en el registro de marcas: el caso «Pierre Cadault» como ejemplo

El registro de marcas es un proceso fundamental para proteger la identidad y el valor de los productos y servicios de una empresa. Sin embargo, en ocasiones, este mecanismo de protección puede ser utilizado de forma abusiva, con el objetivo de obtener beneficios indebidos o bloquear la competencia. Los registros de mala fe se producen cuando una marca es registrada sin un propósito legítimo, con la intención de perjudicar a otros o aprovecharse de la reputación ajena. Aquí examinamos el concepto de mala fe en el registro de marcas, sus implicaciones legales y cómo los tribunales y las oficinas de propiedad intelectual abordan este problema.

La mala fe en el registro de marcas se refiere a una intención deshonesta por parte del solicitante al registrar un signo distintivo. En lugar de buscar distinguir genuinamente los productos o servicios de una empresa, el solicitante busca obtener un beneficio injusto o perjudicar a competidores. Entre las prácticas más comunes de mala fe se encuentran el bloqueo de la competencia, el acoso marcario y la especulación con marcas no utilizadas.

En la Unión Europea, el registro de mala fe es motivo de nulidad absoluta, lo que implica que una marca registrada bajo estas circunstancias puede ser anulada, independientemente de su antigüedad o reconocimiento. Según el Reglamento de Marca de la Unión Europea (RMUE), las marcas registradas de mala fe deben ser anuladas para proteger la integridad del sistema de propiedad intelectual y garantizar que los titulares legítimos no sufran perjuicios.

El análisis de la mala fe es flexible y depende de los elementos específicos de cada caso. Sin embargo, existen varios factores clave para identificarla. Uno de los más importantes es la intención desleal, que ocurre cuando el solicitante registra una marca con el fin de perjudicar a otro. Esto sucede, por ejemplo, cuando una empresa registra una marca similar a una ya conocida para aprovecharse de su reputación.

Otro tipo común de mala fe es la usurpación del prestigio de una marca preexistente, cuando el solicitante, al saber que una marca es famosa en otro mercado, la registra para beneficiarse de esa notoriedad. En ocasiones, esta práctica puede incluir intentos de registrar nombres como “Michael Jackson” tras el fallecimiento del cantante, con la intención de obtener provecho de su fama sin tener una relación legítima con la marca.

Un ejemplo reciente de cómo se aplica la mala fe en el registro de marcas es la Resolución de Nulidad, n.º C 64 100, de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en la que se trató el caso de la marca “Pierre Cadault”. Esta marca fue solicitada por un tercero que no tenía ninguna relación con la serie Emily in Paris ni con su productora, Viacom.

(Foto: E%J)

El solicitante registró la marca “Pierre Cadault”, que es el nombre de un personaje ficticio de la mencionada serie, para aprovecharse de la popularidad de la misma. Viacom, la productora de la serie, denunció el registro por considerar que se trataba de un acto de mala fe, dado que la serie había alcanzado una gran notoriedad en la Unión Europea antes de la solicitud del registro.

El análisis realizado por la EUIPO reveló que el solicitante actuó de mala fe al intentar beneficiarse de la fama del personaje Pierre Cadault. La marca registrada cubría productos relacionados con la moda, como cosméticos, gafas de sol, joyería y prendas de vestir, lo cual resultaba directamente vinculado al merchandising asociado a la serie.

Viacom aportó pruebas de la popularidad del personaje, como datos de audiencia y menciones en medios de comunicación, que demostraban que el público ya asociaba a Pierre Cadault con la serie. La EUIPO determinó que el solicitante, al registrar la marca, intentó aprovecharse de esta asociación para beneficiarse de la reputación ajena.

Este caso pone de manifiesto cómo los registros de mala fe pueden generar confusión entre los consumidores, quienes podrían asumir erróneamente que los productos comercializados bajo la marca “Pierre Cadault” provenían de Viacom o estaban relacionados con la serie Emily in Paris. Además, este tipo de registros puede perjudicar a los titulares legítimos de los derechos sobre una marca, al permitir que competidores desleales se beneficien de la reputación ajena sin hacer un uso genuino de la marca registrada.

El concepto de mala fe en el registro de marcas no solo se limita a casos como el de Pierre Cadault. En el ámbito europeo, los tribunales y la EUIPO han tratado una variedad de situaciones en las que se ha determinado que una solicitud de marca fue realizada con la intención de bloquear a la competencia o aprovecharse de la fama de una marca preexistente. Ejemplos de estos casos incluyen la anulación de marcas registradas para evitar que otras empresas pudieran usar nombres similares o que pudieran afectar a la reputación de una marca famosa.

Para evitar abusos y proteger sus activos de propiedad intelectual, las empresas deben ser proactivas en la gestión de sus marcas. Esto incluye la realización de auditorías periódicas de marcas, la evaluación constante del portafolio de marcas y el registro de aquellas que puedan ser objeto de abusos. Además, es esencial recopilar pruebas de uso genuino de las marcas en el mercado, como ventas o campañas publicitarias, para defender su legitimidad en caso de disputa. También es recomendable que las empresas registren sus marcas en clases adicionales relacionadas con nuevas tecnologías o mercados emergentes, con el fin de anticiparse a posibles desarrollos comerciales.

Es por ello que, el registro de marcas de mala fe sigue siendo un problema significativo dentro del sistema de propiedad industrial. La EUIPO y los tribunales europeos han desarrollado mecanismos para identificar y anular registros realizados con esta intención desleal, como el caso de la marca Pierre Cadault. A pesar de los avances en la protección contra la mala fe, las empresas deben continuar vigilando activamente sus marcas y defender sus derechos de manera estratégica para evitar que competidores se beneficien de su reputación de forma ilícita.