La protección internacional e internacional de las marcas
La protección internacional e internacional de las marcas
(Imagen: E&J)
I.- Introducción
Las marcas son los signos distintivos por excelencia. Sin marcas, no sería posible identificar el origen empresarial de los productos o servicios, es decir; es el vehículo de comunicación ideal para decir a los consumidores que tal producto es originario de tal empresario.
Funciones de las marcas
Antiguamente, cuando las relaciones comerciales estaban personalizadas, el consumidor sabía perfectamente cual era el origen empresarial de los productos. Con la producción en masa, la revolución industrial y la economía de mercado las marcas adquieren un papel destacado en el mundo empresarial asumiendo un papel cristalizador del esfuerzo empresarial e indicativo del origen de los productos. De igual modo, las marcas cumplen ulteriores funciones como son la de indicar las características y los niveles de calidad de los productos que distinguen y en caso de marcas notorias o renombradas, también nos señalan la buena reputación de la marca o goodwill. En efecto, el empresario descarga todo su buen hacer en las marcas que identifican sus productos tratando de comunicar al consumidor que esa marca distingue productos de una determinada calidad y que, gracias a ello, los consumidores eligen esa marca y no otras.
Necesidad de protección de las marcas
Por estas razones el empresario debe tratar de proteger sus marcas en aquellos países donde comercializa sus productos o donde presta sus servicios. La protección de las marcas nos otorga un derecho exclusivo para usarlas en el mercado, derecho que comprende unas facultades de carácter positivo como son, por ejemplo, poner la marca en los productos o servicios identificados, importar o exportar productos bajo esa marca, usar la marca en Internet, etc; y otras facultades de índole negativa que se traduce en el derecho a prohibir a cualquier tercero precisamente todas aquellas acciones que, en mayor o menor medida, suponen las facultades que solo el titular de la marca tiene y que son, entre otras, las que anteriormente hemos comentado.
Principio de territorialidad
En principio, el empresario que desee proteger sus marcas deberá obtener el registro en aquellos países donde le interese tener el derecho exclusivo a comercializar productos o servicios con sus marcas. De ahí, que una renuncia u omisión en tal sentido significa a priori , y a salvo de las acciones por competencia desleal o similares que puedan corresponder, una renuncia a ese derecho exclusivo. Evidentemente, hay excepciones contempladas en Tratados internacionales y en las leyes nacionales de la mayoría de los países pertenecientes a la Organización Mundial del Comercio y/o al Convenio de París para la Protección Internacional de la Propiedad Industrial de 1883 (CUP), como son la preferencia que se da al uso de la marca frente al registro en países como EEUU o México; la protección del Nombre Comercial usado y no registrado o la protección de las marcas notorias y renombradas que recogen las disposiciones del CUP. No obstante, la regla general es que para obtener el derecho a una marca hay que proceder a su registro en el territorio donde se desea obtener la protección.
Consecuentemente, es necesario suponer que en principio hay que acudir a las oficinas de propiedad industrial de cada uno de los países donde se desea obtener el registro, depositar correctamente la solicitud de marca y seguir el procedimiento marcado por esa oficina hasta obtener el correspondiente título, que será válido solo en ese país. Evidentemente este sistema responde al principio de territorialidad de los derechos de Propiedad Industrial que conlleva el que cada país tenga su Oficina de Propiedad Industrial que, al igual que la Oficina Española de Patentes y Marcas, hacen de Registro de marcas en sus respectivos países. Por ejemplo, en México se encuentra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en Francia es competente el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en Alemania la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, etc.
Armonización internacional
No obstante y a pesar de la vigencia de este principio de territorialidad, el derecho de marcas es un derecho que interesa que esté lo más armonizado posible desde un punto de vista internacional, por lo que no es extraño que haya mucha comunicación entre los distintos países a la hora de adoptar o modificar una Ley de marcas. Al margen de la voluntad armonizadora de los Estados, es necesario considerar que son muchos los tratados internacionales que establecen mínimos de protección en materia de propiedad industrial. (ver cuadro)
El fundamento de los tratados y acuerdos internacionales es doble: por una lado, se persigue la protección jurídica del titular de marcas contra actos desleales y contra las ocupaciones alegres o especulativas de marcas ajenas; por otro lado, se pretende facilitar la protección de las marcas en los países extranjeros instaurando principios, puntos de conexión y plazos de prioridad entre los diferentes sistemas nacionales, regionales e internacionales de registro. Veamos pues cuales son estos sistemas, que podemos calificar de nacionales, regionales e internacionales, y sus herramientas de conexión.
II.- PROTECCIÓN NACIONAL: LA NUEVA LEY de MARCAS
Como hemos señalado, cada país tiene su propia oficina de marcas con efectos nacionales. Así, en España nuestra oficina competente en materia de Propiedad Industrial es la Oficina Española de Patentes y Marcas. Recientemente se ha aprobado la Ley 17/2001 de Marcas y su Reglamento de 13 de julio de 2002. La primera cuestión que hubo abordar ante la necesidad de actualizar nuestras normas en materia de marcas era responder sobre la necesidad de promulgar una nueva Ley que derogase la anterior o si bastaban modificaciones parciales sobre la Ley del 88 que seguiría vigente como tal. Evidentemente la respuesta no era fácil por cuanto la vieja Ley había funcionado bien y aparentemente solo necesitaba unos retoques para encajar dentro de los estándares marcados en las normas comunitarias y en los tratados internacionales. No obstante, eran muchos los acontecimientos legislativos y sociales que finalmente aconsejaron la elaboración de un nuevo texto que, eso si; fue muy consultado y meditado.
Delimitación de competencias de las CCAA
Como decimos, si bien urgía la elaboración de un texto legal que recogiese el nuevo espíritu marcario de nuestro entorno actualizando sus normas a los diferentes Convenios Internacionales de aplicación en nuestro país y siendo más acorde con la nueva realidad económica y la integración de los mercados, era necesario esperar a la promulgación de la Sentencia del Tribunal Constitucional en relación a la distribución de competencias entre el Estado Español y sus Comunidades Autónomas en materia de Propiedad industrial.
En este orden, fruto del recurso de inconstitucionalidad planteado por el gobierno vasco y catalán contra la Ley de Marcas de 1988, la Sentencia de 3 de Junio de 1999 del Tribunal Constitucional delimitó definitivamente que las CCAA que así lo contemplasen en sus Estatutos tendrían Competencias en materia de ejecución sobre Propiedad Industrial.
La Nueva Ley de Marcas (LM), que no contempla la figura del Rótulo de Establecimiento, designa expresamente al órgano competente de la Comunidad Autónoma como único receptor de las solicitudes de Marca y Nombres Comerciales, así como de solicitudes de Marca Internacional (art. 11LM, art. 81LM y art. 83.4LM). De idéntica manera, dichos órganos competentes de la Comunidad Autónoma llevarán a cabo el examen formal de las solicitudes mencionadas. Así, si hubiere algún defecto formal en la solicitud de una Marca los mencionados órganos autonómicos podrán suspender el expediente y recibir del solicitante las contestaciones a los suspensos que subsanen los defectos señalados. Una vez que la solicitud reúna los requisitos formales adecuados, los órganos autonómicos competentes en la materia enviarán la solicitud a la OEPM, que solamente tendrá la función de publicar la solicitud del signo en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Esta descentralización de las funciones del Estado en beneficio de las CCAA es a priori positiva, ya que las Oficinas receptoras de las solicitudes pueden estar más cerca del usuario y sensibilizarse más con los problemas que pudieren surgir, lo que puede contribuir al enriquecimiento el sistema. Además, se resta trabajo administrativo a la OEPM como Oficina «central´´ de Propiedad Industrial que, para las solicitudes que provengan de otras CCAA, solo las recibe para su publicación entrando a jugar un papel más relevante a partir de ese momento. Sin embargo, es de tener en cuenta que la eventual reivindicación de estas facultades (todavía, a 15 de agosto de 2002 no hay ninguna Comunidad Autónoma que haya reclamado el ejercicio de estas funciones) conlleva un complicado sistema de asignación de números de expedientes y de vinculación entre los Agentes de la Propiedad Industrial y su posición geográfica o la de sus clientes que hacen que esta posibilidad no sea del todo deseada por los profesionales del sector.
También el artículo 50 LM es coherente con el espíritu de la Sentencia del Tribunal Constitucional y otorga importantes competencias a los órganos de las CCAA en materia de inscripciones de cesiones, embargos, licencias, etc., pudiendo requerir al solicitante que subsane los defectos que impidan su inscripción.
Unidad de Oficina
En opinión de algunos autores, todo ello repercute en beneficio de la mejora del sistema y en una atención mas localista y cercana al usuario que sin duda será el más beneficiado de una descentralización que tampoco cae en el peligro de destruir el necesario principio de unidad que el registro de una marca debe tener en todo el Estado español. En efecto es importante que las competencias autonómicas se vean definidas y claramente establecidas, pero igual de importante es que sea una única oficina, la OEPM, la que sea competente para llevar los registros y conceder o denegar las solicitudes. De otro modo se produciría una distorsión irreparable con lo dispuesto en muchos Convenios internacionales respecto de las Oficinas Nacionales (solo una por Estado) y una distorsión también insalvable para el usuario del sistema que, ante un mercado totalmente globalizado, se vería en la necesidad de registrar varias marcas por cada CCAA en la operase. Por otra parte y en el otro lado de la balanza, es necesario que las CCAA que eventualmente decidan asumir las competencias que la ley pone a su disposición, asuman esa responsabilidad con competencia, es decir; que estén a la altura de las circunstancias y se limiten a cumplir sus funciones en el marco de la política marcada y seguida por la OEPM sin extenderse más allá de las funciones informadoras, receptoras y transmisoras que la Ley le adjudica sin confundir esas funciones con labores asesoras en materia de Propiedad Industrial propias del sector privado.
Adaptación a la nueva realidad económico-social
En otro orden, la Ley es más sensible a las nuevas realidades económicas y sociales del momento. Es lógico que el derecho marcario, tan relacionado con las relaciones comerciales, deba actualizarse constantemente y más últimamente con la extraordinaria mundialización de los mercados, el fenómeno de Internet y el mundo de las telecomunicaciones. En este sentido, por ejemplo, se incluyen los signos sonoros como signos capaces de constituir marca, se establece un nuevo régimen para las comunicaciones (art.29 LM) que podrán ser incluso por fax, correo electrónico o cualquier otro medio siempre que así lo pida el solicitante o se recoge como derecho conferido por la marca su utilización en redes de telecomunicaciones y particularmente como Nombres de dominio (art.34.3 e) LM).
Influencia de otras normas
1.- Es de destacar la notable influencia del Reglamento sobre la Marca Comunitaria 40/94 del Consejo en la redacción de la nueva ley. Veamos algunos ejemplos.
a) El concepto de marca (art.4 LM) se menciona que ésta debe ser susceptible de representación gráfica y habla de empresas y no de personas como en la Ley anterior.
b) Respecto de las prohibiciones absolutas de registro señalar que se añade como prohibición las indicaciones falsas de procedencia geográfica de vinos o bebidas espirituosas y se eliminan otras prohibiciones como la de registro de colores por sí mismos.
c) Tras la publicación de la solicitud, se abre un periodo de Observaciones en el que cualquier Institución Pública o Asociación que defienda intereses de consumidores o afectados (entendemos que las Cámaras de Comercio, Asociaciones textiles, de calzado, etc… podrían encuadrarse en este ámbito) puede formular sus observaciones a la concesión o denegación del signo distintivo solicitado sin formar parte del procedimiento.
Es decir, el examinador tendrá en cuenta las observaciones señaladas pero no tomará al que las presenta como parte en el procedimiento. Este periodo es el que coincide con el de las Oposiciones de terceros interesados que si son parte del procedimiento. Mientras que las Observaciones solo pueden versar sobre las prohibiciones absolutas de registro (incapacidad del signo para constituir marca), las oposiciones podrán descansar tanto en las prohibiciones absolutas como relativas (existen derechos anteriores sobre el signo que se pretende registrar).
d) El Restablecimiento de Derechos (Restitutio in integrum) del art. 25 LM si se demuestra que se actuó con la diligencia debida
e) La inclusión de las Marcas Comunitarias como causas de denegación relativa
« la reproducción de las marcas en diccionarios
g) la caducidad por tolerancia,
h) el agotamiento del Derecho de Marca en el ámbito de la Comunidad Europea
i) el tratamiento que se le otorga a las Marcas Notoriamente conocidas, que podrán obstaculizar el registro de una marca posterior aunque se trate de productos o servicios diferentes atendiendo al grado de notoriedad entre el público consumidor
2.- El Tratado de Derecho de Marcas y su Reglamento de 27 de octubre de 1994 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) también influye altamente en la redacción de la nueva Ley. En efecto esta norma de carácter internacional tiene por finalidad el abaratamiento de los costes de registro y la simplificación de los trámites. Así introduce el sistema multiclase por el cual una única solicitud de registro podrá efectuarse para tres clases diferentes pagando una tasa complementaria por cada clase adicional. Este sistema beneficia al usuario que se ahorra costes no teniendo que pagar varias tasas de solicitud cuando pretende registrar su marca en varias clases del Nomenclátor. No obstante, esta modificación ha supuesto también algunos cambios respecto de los pagos de las tasas a la Oficina, que ahora recauda las tasas de solicitud y registro al mismo tiempo bajo el título de tasa de solicitud encareciendo el coste del registro de una marca en el sentido de que antes se repartía el pago de las tasas en función de si la marca se registraba o no y, ahora, se percibe todo al principio, lo que incrementa el coste de la solicitud. Asimismo se suprime la necesidad de describir la marca y el registro se otorga por 10 años desde la fecha de solicitud de la marca pudiéndose renovar indefinidamente por periodos de idéntica duración y, por ende, eliminándose los quinquenios y simplificándose los trámites administrativos. Satisfaciendo la tasa de solicitud, el titular de una marca ya no tendrá que pagar hasta transcurridos 10 años, la tasa de Renovación. Finalmente cabe resaltar que este Tratado supone también una importante simplificación en cuanto a la inscripción de transferencias o licencias, pudiéndose hacer simplemente identificando al adquirente y al cedente junto con los registros afectados en un Documento de Transferencia sin necesidad de aportar el documento acreditativo de la cesión y elevado a escritura pública.
3.- Las referencias de los Tratados o Convenios Internacionales y sin ánimo de exhaustividad, la nueva Ley introduce cláusulas compatibles con el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro Internacional de Marcas de 1989:
a) se podrá extender la solicitud de la marca a otros Estados firmantes del mismo basándose en una solicitud de marca sin necesidad de que la marca esté registrada.
b) se establece la posibilidad de conversión de una solicitud internacional en una solicitud de marca nacional (idéntica posibilidad se recoge para las Marcas Comunitarias).
c) se incorporan los preceptos contenidos en el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el comercio (ADPIC) adoptados en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) destacando la legitimación para solicitar marcas de cualquier persona nacional, residente o con un establecimiento comercial serio o efectivo en cualquier Estado parte de la OMC.
4.- La Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/92 también se deja notar en la redacción de la Ley.
a) los recursos administrativos deberán versar sobre aquellas cuestiones en las que la Administración (OEPM o organismos autonómicos) se pronunciaron; en este orden solamente se podrá interponer recurso a la concesión de una marca si hubo oposición por parte del recurrente en virtud de un derecho anterior.
b) se establece la posibilidad de acudir al arbitraje en el marco de los recursos administrativos
c) se acuñan expresamente principios como el de Transparencia de las actuaciones administrativas (facilita la consulta pública de los expedientes). D) d) incluye los plazos máximos en los que la Administración debe pronunciarse ñderivados del Real Decreto 441/94 de adecuación de los procedimientos de Propiedad Industrial a la citada Ley 30/92.
e) supresión del examen ex oficio que la oficina hacía respecto de la existencia de derechos anteriores. Ahora la Oficina comunicará a los titulares de derechos anteriores su aparición como «posibles titulares afectados´´, sin realizar examen de oficio a la nueva solicitud de marca. Estas comunicaciones no son obligatorias y la Oficina no tiene responsabilidad alguna sobre la eficacia de su labor comunicadora o sobre la no comunicación, por lo que se antoja que la labor de vigilancia registral será muy importante para los titulares de marcas.
Esta postura es claramente tendente a considerar los derechos de marcas como derechos privados que deben ser defendidos por sus titulares y que la labor de la Oficina debe ser menos paternalista, es decir; más activa respecto de las prohibiciones absolutas de registro y actuar, solo a instancia de parte, en el caso de las prohibiciones relativas de registro. Esta es también la posición adoptada por la OAMI: se deja en manos de los particulares la defensa de sus derechos marcarios desde el punto de vista administrativo habilitando un plazo para que presenten el oportuno escrito de oposición al registro de la marca.
Defensa de los derechos marcarios
Destacan los esfuerzos del legislador en reforzar la defensa de los derechos marcarios. En este orden se incluye, entre las acciones del titular de la marca, la posibilidad de solicitar ante los órganos jurisdiccionales la destrucción de los productos identificados con la marca y la fijación de indemnizaciones de acuerdo con la notoriedad y el prestigio de la marca (art.43 LM), o la facultad de percibir sin necesidad de prueba el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor. Igualmente positiva es la fijación de 600 Euros como mínimo por día transcurrido hasta que se produzca la efectiva cesación de la violación (Art. 44 LM). Son medidas que refuerzan la efectividad del derecho de marcas.
Contratos de cesión de empresas
En el marco de los contratos de cesión de empresas los titulares de marcas deberán tener en cuenta que si nada especifican en el contrato, las marcas se entenderán cedidas con la empresa (art.47 LM). El mencionado precepto es altamente interesante ya que las marcas adquieren y gozan de individualidad y valor propio independientemente de la empresa, si bien establece una presunción que a buen seguro obligará a prestar atención a la cuestión marcaria en las transacciones empresariales. En este orden el artículo 79 de la antigua Ley de Marcas señala que el Nombre Comercial solo podrá ser cedido con la totalidad de la empresa, cuestión que hace más recomendable la solicitud de marcas de servicio en lugar de nombres comerciales para dotar de independencia al signo de la empresa. Ahora bien, la nueva ley nada menciona de esta obligación por lo que se entiende que se aplica lo dispuesto para las marcas pudiéndose ceder el Nombre comercial con independencia de la empresa. Además, en relación con los Nombres Comerciales es interesante la adopción de la Clasificación Internacional que se aplica a las marcas (artículo 89 LM), por lo que dependiendo de la actividad que el nombre comercial vaya a distinguir la solicitud será para una clase determinada.
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