La reforma de la ley 17/2001 de marcas

Jorge Oria Sousa-Montes. Abogado de Abril Abogados

Sumario:

1.- El antecedente: la Directiva (UE) 2015/2436

2.- Las novedades introducidas por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre

2.1 El nuevo papel de la OEPM

2.2 La desaparición del requisito de la representación gráfica: especial atención a la Resolución de 9 de enero de 2019 del director de la OEPM

2.3 La legitimación del solicitante

2.4 Nueva redacción del régimen de prohibiciones absolutas

2.5 El renombre

2.6 La normativización de las llamadas «marcas de cobertura»

 En la constante línea de armonización y convergencia normativa existente entre los estados Miembros, el derecho de la propiedad industrial y, en particular, el marcario, no podía ser una excepción. Desde 1988 (89/104) se han promulgado tres directivas que han contribuido a que el derecho de marcas sea prácticamente similar en toda la Unión.

1.La Directiva (UE) 2015/2436:

Nuestra Ley 17/2001 de 7 de diciembre es consecuencia directa de la primera directiva (reemplazando a la anterior Ley 32/88), siendo objeto de una reducidísima reforma en 2006[1] por la Directiva 2004/48 relativa al respecto de los derechos de propiedad intelectual y una mucho más exhaustiva ahora en virtud de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Su considerando 9 nos revela toda una declaración de principios:

Con el fin de facilitar el registro de marcas en toda la Unión, así como su gestión, es esencial aproximar no solo las disposiciones de Derecho material sino también las normas de procedimiento. Para ello, es preciso hacer coincidir las principales normas procedimentales en el ámbito del registro de las marcas de la Unión en los Estados miembros y en el sistema de marcas de la Unión. En lo que atañe a los procedimientos en virtud del Derecho nacional, basta con establecer principios generales, dejando a los Estados miembros libertad para establecer normas más específicas.

Como ya conocemos, la Directiva 2015/2436 condujo a la aprobación del nuevo reglamento de la marca de la Unión (Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (en adelante El Reglamento) que entró en vigor el 1 de octubre y sin embargo España aún seguía sin «adaptar» su norma nacional sobre marcas a las novedades allí introducidas.

Apenas un año después – el 20 de julio de 2018 – el Consejo de Ministros de España aprobó el Anteproyecto de Ley de modificación de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas acompañado de su Memoria de análisis de impacto normativo de 18 de julio . El 27 de septiembre la CNMC dio el visto bueno al Anteproyecto con la particular recomendación de introducir un concepto de legitimación más amplio a todo perjudicado para ejercer acciones de defensa de la marca, independientemente de que la licencia no lo autorizara expresamente.

Finalmente, el Ejecutivo optó por aprobar en Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2018 el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. El RD ha entrado en vigor el 14 de enero de 2019 en toda su extensión salvo en lo relativo a la función de tribunal revisor de la validez de los derechos de marca que se le ha otorgado a la OEPM y que no será efectiva hasta el 14 de enero de 2023. A los efectos que importan del presente comentario, nos centraremos en su Título I compuesto de un único artículo con 40 apartados.

2.Las novedades del RD 23/2018 de 21 de diciembre

Son varias – algunas muy destacadas – novedades que introduce el RD 24/2018 y que implican finalmente, una equiparación con la norma y la práctica reguladora de la Marca Europea desde hace varios años. Los cambios se pueden englobar en dos grandes grupos: el primero, que reivindica la función esencial de la OEPM en la optimización del registro de marcas y su papel valedor de la legalidad junto con los juzgados y tribunales ordinarios. El segundo compuesto por una serie de reformas que, si bien una a una no parece de gran calado, suponen en conjunto la entrada de lleno en el siglo XXI recogiendo ya, negro sobre blanco, posturas que la jurisprudencia más avanzada se había ido ocupando de ir adaptando conforme los nuevos tiempos.

2.1 El nuevo papel de la OEPM:

Uno de los habituales miedos a los que se enfrentaban los solicitantes de marcas nacionales (junto con sus representantes y agentes) era la posibilidad de tener que hacer frente a una marca cuya validez era harto discutible al no haber sido usada durante años. Como es sabido, ni la Ley ni su reglamento de ejecución contaban con la tan oportuna posibilidad introducida ya en el primer reglamento de la marca comunitario (40/94) de exigir prueba de uso genuino y real de la marca oponente durante el procedimiento administrativo so pena de desestimación de la oposición[2].

Esta situación de «abandono» de los solicitantes nacionales, forzándoles a «pelear» una oposición mediante la acción judicial (con la previa suspensión del procedimiento ex. art. 26 b) LM) resultaba a todas luces injusta y propiciaba en muchas ocasiones que se optase directamente por la solicitud comunitaria/europea, una alternativa evidentemente mucho más asequible y rápida que los tribunales.

La ley introduce un tercer apartado en el artículo 21 con una redacción prácticamente idéntica a la del Reglamento de Marca de la Unión (art. 42.2). No obstante, y por el momento, el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas sigue en vigor y, al no contemplar la posibilidad de exigir prueba de uso a la marca oponente, la OEPM ya ha confirmado que solo se aplicará a aquellas marcas solicitadas una vez se apruebe el Reglamento[3].

El protagonismo que retomó la OEPM con la promulgación de la nueva ley de patentes 24/2015, recuperando el antiguo artículo 128 (ahora 120.7 LP) que permitía recabar su opinión técnica sobre los informes periciales de las partes, se refuerza con la introducción vía RD 23/2018 de un verdadero tribunal administrativo de marcas al que se le atribuyen competencias exclusivas para enjuiciar las acciones directas de nulidad (tanto por motivos absolutos como relativos) y caducidad formuladas contra marcas y nombres comerciales registrados (arts. 51.1, 52.1 y 54.1). Solo – como ocurre en las marcas de la UE – será posible impugnar la validez del título ante los tribunales en demanda reconvencional como respuesta defensiva a una acción por infracción.

No obstante, la importancia de esta nueva y exclusiva competencia de la Oficina no entrará en vigor hasta el 14 de enero de 2023.

2.2 La desaparición del requisito de la representación gráfica: especial atención a la Resolución de 9 de enero de 2019 del director de la OEPM

Al igual que hizo en su momento el Reglamento de Marca de la UE, el RD adapta la Ley de Marcas a la lógica evolución tecnológica y asume sin ambages la protección de las marcas no convencionales. Como dice la Exposición de Motivos, el RD “exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, sin más, sin especificar el medio empleado, pero requiriéndose que esta representación permita no solo a las autoridades, sino también al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular”.

En este sentido, la Resolución de 9 de enero de 2019 del director de la OEPM[4] distingue hasta 11 supuestos (además de las modalidades convencionales, las marcas de posición, patrón, color, sonoras, movimiento multimedia, holograma y una cláusula numerus apertus) detallando las especificaciones técnicas de los archivos para su admisión a trámite. La rapidez con la que el registro – al menos formalmente – ha demostrado estar listo para tramitar estas nuevas solicitudes es digna de encomio y esperemos que, en breve, el acceso y consulta de esos expedientes sea igual de sencillo como hasta ahora.

2.3 La legitimación del solicitante

El RD amplía la legitimación para solicitar y ser titular de una marca española a cualquier persona física o jurídica, incluidas las entidades de derecho público, eliminando el requisito recogido en el artículo 3.1 del “vínculo con España” (residencia habitual o establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español). Dicho esto, la necesidad de que el solicitante no comunitario de una marca o nombre comercial deba ser representado ante la OEPM por un agente de la propiedad industrial habilitado por cualquier estado Miembro (arts. 175.2 y 176.2 Ley de Patentes) se mantiene.

2.4 Nueva redacción del régimen de prohibiciones absolutas

El RD modifica ligeramente el régimen hasta la fecha de prohibiciones absolutas del artículo 5 adaptándose a las nuevas modalidades de registro. Así, donde antes solo la forma impuesta por el producto (letra e) art. 5.1 LM) era motivo de nulidad, ahora es “cualquier otra característica” propia de la naturaleza del producto lo que impide que la solicitud prospere.

Por otro lado, se redacta una nueva lista de supuestos de prohibición, incluyendo expresamente la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas (letra h), términos tradicionales de vinos (letra i), las especialidades tradicionales garantizadas (letra j) y las obtenciones vegetales (letra k).

2.5 El renombre

La modificación de la Ley de Marcas elimina la distinción clásica entre marca notoria y renombrada, basada exclusivamente en el grado de conocimiento del signo entre los consumidores y sus efectos[5]. Para el legislador, ahora el conocimiento significativo del signo entre los sectores interesados es suficiente para calificar la marca de renombrada, si bien la norma no aclara (entendemos que deberá hacerse caso por caso y a través de la jurisprudencia) si la superación del principio de especialidad (efecto principal e inmediato del renombre) será directamente proporcional a ese grado de conocimiento (i.e. cuanto mayor este, más amplio será el grado de protección del signo, alcanzando todos los productos y servicios del Nomenclátor si es plenamente renombrado).

2.6 La normativización de las llamadas «marcas de cobertura»

Para terminar, una de las novedades que introduce el RD y que quizá haya pasado desapercibida para muchos dada su aceptación unánime por la jurisprudencia desde hace más de cuatro años, es la plasmación expresa del principio del prioridad registral como límite a la defensa en las acciones por infracción.

En efecto, desde 2014[6] y tras varios años de una intensa discusión sobre el particular[7], se acordó reconocer la ineficacia frente a una acción por infracción de los registros de marca posteriores al título supuestamente infringido (i.e. la doctrina coloquialmente llamada de las “marcas de cobertura”). Un principio que en materia de patentes y diseños aparecía ya expresamente recogido en sus respectivas normas[8], se ve ahora por fin incluido en un nuevo apartado del artículo 37 (limitaciones del derecho de la marca) con una redacción explícita: “el derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior”.

3.Conclusión

Tras 16 años en vigor, la Ley de Marcas española por fin se armoniza con la práctica administrativa de otros estados Miembros y, en particular, con la de la marca comunitaria / de la UE desde 1994. La incómoda “excepción española” estaba sin duda perjudicando los intereses tanto de aquellos que solo buscaban un registro nacional sin más complicaciones como de los propios de la OEPM, la cual ha visto cómo las solicitudes de marcas nacionales cada vez presentaban menos atractivo frente a las europeas. Esperemos que el reglamento de ejecución de la Ley no tarde en publicarse y todos estos cambios puedan implementarse sin más demora.

[1] Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, que modifica los artículos 41.1 y 43.1 y 43.2 y añade un apartado 3 al artículo 41.

[2] Artículo 43.2 Reglamento 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria aplicable a las marcas nacionales según el apartado 3:  a instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

[3]http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/Nota_informativa_NuevaLeyMarcas.pdf. Para hacer las cosas aún más “fáciles”, las marcas y nombres comerciales solicitados tras la entrada en vigor del RD 24/2018 comenzarán por los números 4.000.000 y 400.000 respectivamente.

[4]http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/RESOLUCION_DIRECTOR_NLM.pdf

[5] Véanse entre muchas otras, STS Sala 3ª de 5 de junio de 2008 “Frente al principio general de que la protección otorgada a una marca registrada se limita a los productos o servicios similares o idénticos a aquellos para los que se haya registrado, las marcas que gozan de renombre ven reforzada su protección hasta el punto de que permiten fundar por sí mismas la oposición a las solicitudes de nuevas marcas similares, aunque aquéllas estén registradas para productos o servicios distintos de los que trata de identificar la aspirante” y STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 6 noviembre 2008: “tampoco, en el caso de que se hubiera probado la notoriedad de las marcas prioritarias podría aceptarse la incompatibilidad entre los signos enfrentados porque el principio de especialidad sólo decae ante el supuesto de marca renombrada. Como ha señalado el Tribunal Supremo (SSTS de 9 de octubre de 2008, 30 de septiembre de 2008, de 29 de diciembre de 2003 y de 10 de diciembre de 2007), no cabe confundir dos conceptos jurídicos distintos como son el de marca notoria y el de marca renombrada, puesto que la notoriedad se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, mientras que el renombre indica que la marca es conocida en todos los ámbitos por el público en general, y que la atenuación -o incluso la exclusión- del principio de especialidad que se produce respecto de la marca renombrada no opera en relación con la marca notoria; en el supuesto que ahora se examina, aun cuando se hubiera probado que las marcas de las que es titular la actora son reputadas y notorias en el ámbito en el que se comercializan, no podría atribuírseles el carácter de renombradas, y la desigualdad expresada determina la desestimación del presente recurso”.

[6] STS 5089/2014 – ECLI:ES:TS:2014:5089 14 de octubre de 2014 “DENSO” y Tribunal Supremo Sala 1ª, S 09-05-2016, nº 302/2016, rec. 28/2014 “DYA”.

[7] Véanse las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos C-561/11 FCI y C-488/10 Celaya Emparanza y Galdós Internacional (CEGASA).

[8] Véanse respectivamente artículos 64 LP y 51.2 Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial.