Los contratos de distribución, el agotamiento del derecho de marca y el fenómeno del comercio paralelo

Nos encontramos ante una realidad y una problemática compleja en la que resultan en pugna intereses y normativas contrapuestas: de un lado los fabricantes y de otro los importadores paralelos; de un lado el derecho de marcas y de otro las normas de defensa de la competencia.

Por lo tanto, cualquier posible solución que pretenda alcanzarse por la vía contractual deberá hacerse en el marco de lo que permita la normativa de defensa de la competencia, sin asumir que la libertad de pactos entre las partes y los derechos exclusivos que conceden las marcas están por encima del principio general de libre circulación de mercancías dentro del ámbito comunitario.

Por Maite Andreva. Abogada. Marimon Abogados

I. INTRODUCCIÓN: DIFERENTES ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN

Los fabricantes pueden optar por distintas rutas, estrategias de cobertura o canales de distribución para poner sus mercancías en el mercado y que lleguen al consumidor final. El canal de distribución elegido dependerá de factores tales como, por ejemplo, la imagen que se desea transmitir de la marca, los costes de distribución que se está dispuesto a asumir y el nivel de servicio que se desea dar a los clientes.

Fundamentalmente, se podría hablar de tres tipos de canales o estrategias de distribución:

(i) Distribución intensiva:

En el caso de la distribución intensiva el fabricante intenta que su producto esté en todos los puntos posibles de venta. Es decir, el fabricante trata de impulsar las ventas facilitando al consumidor un punto de compra cercano y no se le concede tanta importancia a las características o prestigio de dicho punto de venta. En este sentido, cuando se opta por esta estrategia no importa tanto la política comercial y de marketing como alcanzar una gran cobertura de mercado.

Se suele optar por este tipo de distribución en sectores como, por ejemplo, el de la alimentación o el tabaco.

(ii) Distribución exclusiva:

En el caso de la distribución exclusiva, se limitan los puntos de venta en cada zona y, en este sentido, se le asegura al distribuidor una zona exclusiva en la que operar. Por lo tanto, el fabricante asumirá el compromiso de no nombrar nuevos distribuidores en dicha zona y, en algunos casos, incluso de no actuar directamente. En contrapartida, el distribuidor aceptaría no comercializar productos de la misma categoría de marcas competidoras.

Una estrategia de distribución de este tipo conlleva una evidente ventaja para el distribuidor en exclusiva (que no es preciso explicar por evidente) y, de otra parte, también puede conllevar ventajas para el proveedor o concedente, al evitar así tener que alcanzar numerosos tratos con un gran número de comerciantes. En este sentido, el concedente puede racionalizar su distribución y concentrar e intensificar sus esfuerzos de venta.

Se trata de una estrategia de distribución que se suele dar, especialmente, en sectores donde es importante el servicio post-venta, como, por ejemplo, en el sector del automóvil.

(iii) Distribución selectiva:

En estos casos el fabricante, que está especialmente interesado en diferenciar su producto, selecciona los mejores puntos de venta para el producto en una zona y, en este sentido, los distribuidores que forman parte del canal de distribución deben cumplir con las exigencias impuestas por el fabricante.

Suele optarse por esta estrategia, por ejemplo, en el sector de la perfumería o cuando se trata de productos de lujo, todo ello con el fin de dar la imagen de un producto selecto y exclusivo.

De todo lo anterior se puede deducir que, cuando al fabricante le preocupa especialmente la imagen de su marca o tener el control de su producto a lo largo de todo el recorrido por el canal de distribución o del servicio post-venta, suele descartar una estrategia de distribución intensiva y optar por estrategias de distribución exclusiva o selectiva.

Y es precisamente en estos casos donde suele surgir la problemática del comercio paralelo y del agotamiento del derecho de marca.

II. POSIBLE CONFLICTO CON LAS IMPORTACIONES PARALELAS: EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS.

Según lo indicado, los contratos de distribución exclusiva o selectiva pueden, en ocasiones, verse amenazados por lo que se denominan “importaciones paralelas” o “ventas grises”.

Este comercio paralelo o mercado gris está gestionado por lo que también se llaman “free-riders” que, sin estar integrados en la red de distribución del fabricante, consiguen los productos (muchas veces de distribuidores “infieles”) y los venden a precios menores a los de los distribuidores integrados en la red.

En estos supuestos, hay que ser conscientes de que estas importaciones paralelas pueden llegar a considerarse legales y legítimas en el marco de las normas comunitarias de la competencia (que, no olvidemos, pretenden fomentar el libre comercio y evitar la compartimentación de los mercados que se produce con la discriminación de precios al arbitrio de los fabricantes), así como en el marco de la normativa relativa a marcas, cuando se realizan al amparo de lo que se denomina el “agotamiento del derecho de marcas”.

Por lo que se refiere al derecho de marcas, hay que resaltar que las mismas conceden a sus titulares unos derechos exclusivos que tienen una vertiente positiva y una negativa:

(i) la vertiente positiva es que el titular de una marca registrada tendría el derecho, en exclusiva, de utilizarla en el tráfico económico para la comercialización de determinados productos y servicios.

(ii) La vertiente negativa es que confiere a su titular un “ius prohibendi”, en virtud del cual, el titular de una marca registrada puede prohibir que terceros sin su consentimiento la utilicen en el tráfico económico para productos o servicios idénticos (con algunas excepciones en relación a las marcas notorias o renombradas).

Este “ius prohibendi” se configuraría, en principio, como un medio para poder reprimir y paralizar las “ventas grises” o “importaciones paralelas”.

No obstante, según lo ya apuntado, el derecho de marcas tiene ciertos límites y uno de ellos es el denominado “agotamiento del derecho de marcas”, regulado en el artículo 36 de la Ley de Marcas, que establece lo siguiente:

“Artículo 36. Agotamiento del derecho de marca.

1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

Por lo tanto, según dicho precepto, el titular de una marca no podrá impedir que terceros la usen para productos que hubieran sido comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo dicha marca, por parte del titular (el titular de la marca) o con su consentimiento. Es decir, el titular marcario perdería el control sobre la marca desde el momento en el que comercializa el producto por primera vez (él mismo o un tercero con su consentimiento) dentro del Espacio Económico Europeo, no pudiendo controlar las comercializaciones futuras.

No obstante, el agotamiento del derecho de marcas también tiene sus condiciones y excepciones y, para que se agote el derecho de marca y el titular de la misma no pueda oponerse al comercio paralelo es preciso que se den ciertos requisitos:

(i) El primero tiene una dimensión geográfica: se tiene que tratar de importaciones paralelas o ventas grises dentro del Espacio Económico Europeo. En este sentido, si la importación paralela se produce desde fuera del Espacio Económico Europeo el derecho de marca no se habrá agotado y el fabricante titular de la marca sí que estará legitimado para frenar e impedir dicha importación paralela. Por lo tanto, aunque esta ha sido una cuestión muy controvertida, jurisprudencialmente se ha concluido que el agotamiento del derecho de marca tiene una dimensión comunitaria y no internacional.

A este respecto, puede citarse la Sentencia del TJCE, en el caso SILHOUETTE, de 16-VII-1998, así como la STS num 999/2005, de 20 de diciembre en el caso REEBOK vs. A.C.Q.

(ii) Un segundo requisito tiene una dimensión subjetiva: el producto se tiene que haber comercializado por primera vez en el Espacio Económico Europeo por parte del titular de la marca “o con su consentimiento”. En este sentido, la comercialización por el distribuidor licenciatario de la marca de los productos designados bajo la misma suele considerarse que se ha efectuado “con el consentimiento del titular”. Ahora bien, dicho consentimiento queda en entredicho cuando el distribuidor licenciatario de la marca revende el producto incumpliendo una cláusula contractual con el fabricante, que le imponga a vender sólo a otros comerciantes autorizados (en los casos de estrategia de distribución selectiva).

En relación a este aspecto resulta de especial interés la Sentencia STCE, de 23 de abril de 2009, asunto C-59/08, en la que Christian Dior Couture, S.A. demandó a uno de sus licenciatarios, integrado en su canal de distribución selectiva, por incumplir una cláusula contractual que le prohibía prohibir a “saldistas”, viéndose así afectada la imagen de la marca. En este caso el TJCE determinó que la comercialización por parte del licenciatario se había realizado “sin el consentimiento” del titular de la marca y, por lo tanto, el derecho de marca no se había agotado. En consecuencia, en este caso particular, se determinó la legitimidad de Christian Dior para oponerse a la reventa de sus productos al margen de su canal de distribución selectiva, puesto que tal reventa causaba un perjuicio a la reputación de la marca.

(iii) Un tercer requisito es que no existan “motivos legítimos” que justifiquen que el derecho de marca no se haya agotado y que el fabricante (el titular marcario) pueda frenar dichas ventas paralelas. No obstante, la existencia de dichos “motivos legítimos” siempre se tiene que interpretar con carácter restrictivo. A modo ejemplificativo, la Ley hace referencia a supuestos en los que se haya alterado el producto. En general, estaremos ante supuestos en los que se produce un re-etiquetado del producto que perjudica el prestigio del producto, o cuando la publicidad que emplea el comerciante paralelo ofrece indicios para confundirlo con un distribuidor de la red oficial.

III. POSIBLES ACCIONES DEL PROVEEDOR TITULAR DE LA MARCA FRENTE AL COMERCIO PARALELO: ACUERDOS VERTICALES PERMITIDOS

Cualquier cláusula contractual entre fabricante y distribuidor (acuerdo vertical) enfocada a restringir el comercio paralelo debe ser redactada y diseñada con cautela, dado que, de no hacerse correctamente, podría considerarse contraria a las normas de defensa de la competencia y, en consecuencia, nula.

En este sentido, hay que estar a lo dispuesto en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 81 TCE), que establece una prohibición general de “acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior”, así como al Reglamento (UE) 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, que contempla un complejo entramado de exenciones a la prohibición (es decir, acuerdos que sí que estarían permitidos), así como de excepciones a dichas exenciones (fundamentalmente por constituir restricciones a la competencia “especialmente graves” o bien porque se supera un límite máximo de cuota de mercado de referencia del 30% de proveedores y compradores).

Por lo que se refiere a las importaciones paralelas y a las posibles cláusulas contractuales para restringirlas en el marco de una distribución en exclusiva (restricción del territorio), podría introducirse en el contrato con el distribuidor una cláusula que prohíba a éste la realización de ventas (activas) fuera del territorio contractual.

Ahora bien, la limitación de actuación del distribuidor a un concreto Estado comunitario es una “restricción grave” que provoca la compartimentación del mercado común y que, con carácter general, es contraria al Derecho de Defensa de la Competencia.

Por lo tanto, sólo podrá pactarse una restricción de este tipo bajo ciertas condiciones previstas en el (artículo 4 b), apartado (i) del Reglamento (UE) 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010).

Una cláusula restrictiva de este tipo, conforme con las normas sobre defensa de la competencia, podría tener la siguiente redacción:

“El distribuidor podrá comercializar sus productos fuera del territorio contractual pactado salvo que el proveedor se haya reservado en exclusiva una concreta zona o la haya asignado de forma exclusiva a otro comprador durante la vigencia del presente Contrato.

Tampoco podrá el distribuidor vender sus productos a los clientes que el proveedor se reserve en exclusiva o haya asignado de forma exclusiva a otro distribuidor, durante la vigencia de este contrato”.

Por lo tanto, sí que se podrá limitar las ventas (activas) del distribuidor fuera del territorio pactado siempre y cuando el proveedor se haya reservado dicho territorio o lo haya atribuido con carácter exclusivo a otro distribuidor. Lo que no se podrá limitar o prohibir (artículo 4 b) (i) Reglamento (UE) 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010) son las ventas de productos fuera del territorio por parte de los clientes del distribuidor. Por lo tanto, no puede prohibirse o impedirse que tales clientes (quienes comprar al distribuidor) vendan los productos en cualquier lugar.

Este tipo de cláusula podrá utilizarse cuando el distribuidor (comprador) realiza su actividad de reventa dentro del espacio de la Unión Europea. No sería necesaria, por lo tanto, cuando el distribuidor actúa fuera del espacio comunitario, porque en este caso, y según lo ya indicado, el derecho de marca no se agotaría y el fabricante podría impedir cualquier importación paralela que llegara de fuera del espacio comunitario.

Por el contrario, y según lo indicado, no sería acorde a la normativa comunitaria una cláusula genérica tipo “queda prohibido al distribuidor la captación de clientes fuera del territorio de un determinado estado”.

Por lo que respecta a las importaciones paralelas y a las posibles cláusulas contractuales para restringirlas en el marco de una distribución selectiva (restricción de clientela), el Reglamento (UE) 330/2010 de la Comisión también prevé, para estos casos, ciertas excepciones a las prohibiciones.

En este sentido, se permite “la restricción de ventas por los miembros de un sistema de selección selectiva a distribuidores no autorizados en el territorio en el que el proveedor ha decidido aplicar este sistema” (artículo 4 b) iii) del Reglamento (UE) 330/2010).

En este sentido, se podría incluir en el contrato de distribución selectiva una cláusula del tipo siguiente:

“al objeto de mantener la notoriedad y el prestigio de la marca, el distribuidor licenciatario de la marca se compromete a no vender a distribuidores no autorizados por el proveedor condecente y, que no formen parte de la red de distribución selectiva y, en particular, a “saldistas”, mayoristas colectivos o a sociedades de venta por correo por el sistema de puerta a puerta o de venta a domicilio, salvo que medie acuerdo previo por escrito del fabricante concedente, y se compromete a adoptar cuantas medidas sean necesarias para que este pacto sea respetado por sus distribuidores o minoristas”.

En cualquier caso, admitida la posibilidad de incluir una cláusula de este tipo, también es cierto que, llegado el caso, el órgano jurisdiccional competente valorará, caso por caso, y según las circunstancias concretas, si el incumplimiento por parte de un licenciatario de una cláusula de este tipo afecta efectivamente al prestigio de la marca y menoscaba la reputación de la misma.

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