Supuestos en los que podemos perder el derecho de uso de una marca registrada

El catálogo de marcas supone uno de los principales activos de una organización. Las marcas nos sirven para indicar la procedencia empresarial, para hacer llegar a la mente del público que la contempla de un determinado nivel de calidad del producto o servicio comercializado, para condensar la buena reputación de la compañía y para realizar una función publicitaria.

Este activo debe ser objeto de un cuidado apropiado y es necesario tener en cuenta que existen determinadas circunstancias que pueden llevar a su pérdida o extinción.

A continuación ofrecemos una visión general de los principales supuestos que pueden llevar a la pérdida del derecho de marca y que, por tanto, deben ser monitorizados con el fin último de mantener vivos unos activos valiosos.

1. Impago de las tasas de renovación

Las marcas con validez en el territorio español (tanto nacionales como de la Unión Europea) se registran por primera vez con una validez de 10 años. Una vez registrada la marca, ésta puede renovarse indefinidamente cada 10 años.

De acuerdo con lo anterior, el primer y más elemental motivo que puede llevar a la extinción de los derechos concedidos sobre una marca registrada es la no renovación.

Se dispone de un plazo de seis meses para presentar la solicitud de renovación y abonar la tasa correspondiente antes de la fecha de su expiración.

Tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), como la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ofrecen un periodo adicional de seis meses, que comienza el día siguiente de la fecha de expiración de la marca, durante el cual se podrá seguir solicitando la renovación, si bien se aplicará un recargo adicional sobre las tasas que deben abonarse a la oficina correspondiente.

Si no se presenta la solicitud de renovación o se presenta una vez expirado el periodo adicional, la marca quedará anulada y retirada del Registro.

Para evitar que esto ocurra convendrá realizar un adecuado seguimiento de todos los registros de marca de los que la organización es titular y tener claro cual es el calendario de fechas para la renovación, de cara a hacer un control adecuado de que éstas se van produciendo.

(Foto: E&J)

2. Caducidad por falta de uso

La ley impone al titular de una marca registrada la obligación de utilizarla. La falta de uso de la marca durante un plazo ininterrumpido de cinco años permite que un tercero pueda ejercitar acciones judiciales solicitando la caducidad de dicha marca.

El titular puede eliminar esta amenaza si inicia o reanuda el uso efectivo de la marca con anterioridad a la presentación de la demanda de caducidad. No obstante, si el uso efectivo de la marca caducada por desuso se reanuda en los tres meses anteriores a la presentación de la demanda de caducidad, tal uso no producirá efectos rehabilitantes siempre que los preparativos para el comienzo o reanudación del uso se hubiesen realizado después de que el titular hubiera conocido que la demanda de caducidad de la marca podría ser presentada.

En palabras del Catedrático, ya fallecido, Fernandez Novoa “se establece un período sospechoso (los tres meses anteriores a la presentación de la demanda de caducidad) en el que el uso efectivo de la marca caducada por desuso puede carecer de efectos rehabilitantes”; todo ello siempre que se pruebe que el titular de la marca habría reaunudado el uso efectivo (o llevado a cabo los preparativos a tal fin) con conocimiento de que un tercero estaba preparando la presentación de la demanda de caducidad.

A este respecto hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la ley, tampoco se considera uso efectivo de la marca (nacional o europea) el uso de un signo en una forma que difiera en elementos que alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la representación bajo la cual se halla registrada. Es decir, si la organización usa en realidad una modificación de la marca originalmente registrada (por ejemplo, con un cambio de los colores, una reformulación de los elementos figurativos del logotipo o cambios en la tipografía), de una forma tal que se altere el carácter distintivo de la misma ¾esto es, de una forma que pueda considerarse que se ha cambiado la propia marca por otra distinta y no que solo se ha realizado una pequeña variación de la marca para su modernización y/o su mejor adaptación a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate¾ el uso de este nuevo signo no se considerará un uso efectivo de la marca registrada.

Lo anterior hace plenamente recomendable que, con anterioridad a comenzar el uso efectivo de una reconfiguración o una modernización sustancial de la marca, se proceda a registrar esa “nueva marca”.

A todo lo anterior debe añadirse que la legislación establece que, en la acción de caducidad por falta de uso, corresponderá al titular de la marca demostrar que ésta ha sido usada de manera efectiva. En general, se trata de una prueba realmente exigente, pues no es suficiente con un uso meramente simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca, sino que se exige que sea un uso amplio, publico y con verdadera relevancia exterior. Por ello conviene en todo momento que la organización guarde siempre debida evidencia de un uso amplio de sus marcas registradas durante los cinco años anteriores.

«Hay ciertos tipos de marcas que pueden ser particularmente aptas para caer en esta causa de caducidad» (Foto: E&J)

3. Caducidad por conversión en signo engañoso

De acuerdo con la normativa, podrá declararse la caducidad de una marca cuando, a consecuencia del uso que haya hecho su titular (o que se haya hecho con su consentimiento), la marca pueda inducir al público a error sobre los bienes y servicios designados, especialmente sobre su naturaleza, calidad o procedencia geográfica.

Hay ciertos tipos de marcas que pueden ser particularmente aptas para caer en esta causa de caducidad, como son, por ejemplo, las marcas cuya denominación evoca la naturaleza, la calidad o las características de un producto o servicio o las marcas en las que un nombre geográfico forme parte de la misma. En estos casos, por ejemplo, el titular podría altera la calidad o características evocadas por la marca o hacer que exista una diferencia sustancial entre el nombre geográfico que forma parte de la marca y la verdadera procedencia del producto. En estos casos podríamos estar ante un supuesto que provoque la caducidad de la marca en un signo engañoso.

El titular podrá evitar la caducidad siempre que realice las medidas publicitarias pertinentes que informen de manera suficiente sobre las verdaderas características y calidad del producto o servicio designado o de su procedencia geográfica, de forma que neutralice el mensaje directamente emitido por el signo

4. Otras causas de caducidad de la marca

Además de las anteriormente expuestas, también puede declararse la caducidad de la marca en otros supuestos como son:

• Vulgarización de la marca: cuando la marca original acaba convirtiéndose en la designación usual con la que se nombran en el comercio todos los productos o servicios del mismo género. Estamos ante el caso de lo que le ocurrió a la farmacéutica Bayer en Alemania con “aspirin” que dejo de ser considerada una marca por entenderse que se había convertido en la designación habitual en el comercio del ácido acetil salicílico.
• En caso de renuncia a la marca.

5. Nulidad de la marca

Por último, una marca puede extinguirse por y perder todos sus efectos si se entiende que nunca debió haber sido concedida. Esto es, si se acaba considerando que la misma se encuentra en un supuesto de nulidad.

Los principales supuestos de nulidad de las marcas son los siguientes:

• Carecer de carácter distintivo.
• Estar compuesta exclusivamente de signos o indicaciones que designen la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.
• Estar compuesta exclusivamente de signos que se componen exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
• Estar compuesta exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.
• Estar compuestas por signos que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas, u obtenciones vegetales
• Estar compuestas por signos que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España u otros países, sus regiones, municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
• Estar compuesta por signos idénticos o semejantes a una marca anterior cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea; o por signos que, con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, pudieran provocar la obtención de ventajas desleal respecto tales marcas renombradas o que pudiera ser perjudicial para estas
• Estar compuesta por signos idénticos o semejantes a una marca anterior y, al mismo tiempo, designar idénticos o similares productos o servicios, de forma que exista un riesgo de confusión y/o asociación en el público.