Documentos originales presentados

El caso

Supuesto de hecho.

Andalucía., 08-07-2020

La entidad es titular del nombre comercial «Trajes trajines», registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que incluye el alquiler de prendas de vestir y fue concedida el 12 de mayo de 2020 tras ser solicitada el 7 de noviembre de 2019.

La entidad también posee la marca mixta «Trajes trajones». Estas marcas fueron adquiridas mediante transferencia de su anterior titular y aprobadas el 4 de abril de 2019. La adquisición incluyó los derechos sobre la cadena de establecimientos, así como el dominio de internet y la página web asociada.

Se ha detectado que la entidad demandada está utilizando la marca «Trajes trajines» en un establecimiento en Sevilla sin autorización. Este hecho fue confirmado mediante una nota del Registro Mercantil.

Ante esta situación, el 7 de enero de 2020, se envió un burofax a la entidad demandada solicitando el cese del uso no autorizado de la marca y pidiendo que acreditasen cualquier título habilitante para su uso, con advertencias de posibles acciones legales.

La utilización no autorizada de la marca por parte de la entidad demandada supone una infracción de los derechos de propiedad industrial, dado que se está utilizando la marca para comercializar productos y servicios idénticos, creando confusión al aparentar que el establecimiento forma parte de la cadena demandante.

En consecuencia, se ha interpuesto una demanda solicitando que se declare la infracción de derechos por parte de los demandados y se ordene el cese del uso de la marca, la retirada de productos y materiales que la infrinjan, y se condene a la entidad demandada a indemnizar a los demandantes por los daños y perjuicios causados, además de imponer las costas del proceso a la demandada.

Objetivo. Cuestión planteada.

El objetivo principal del cliente es proteger sus derechos de propiedad industrial.

Por lo que busca lo siguiente:

– Cese del Uso No Autorizado.

– Retirada de Productos Infractores.

– Indemnización por Daños y Perjuicios.

La estrategia. Solución propuesta.

La estrategia del abogado se basa en la interposición de demanda de juicio declarativo ordinario en ejercicio de acción por violación del derecho de marca contra la mercantil.

El procedimiento judicial

  • Orden Jurisdiccional: Civil
  • Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de lo mercantil.
  • Tipo de procedimiento: Juicio ordinario.
  • Fecha de inicio del procedimiento: 08-07-2020

Partes

Parte demandante:

– Trajes trajines.

Parte demandada:

– Entidad demandada.

Peticiones realizadas

1. Declaración de Infracción: Se solicita que se declare judicialmente que el uso de la marca por la parte demandada constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial.

2. Cese del Uso de la Marca: Se busca una sentencia que condenatoria a cesar inmediatamente el uso de la marca y a abstenerse de utilizarla en el futuro para distinguir cualquier producto o servicio que esté registrado bajo esta marca.

3. Retirada de Productos y Materiales: Se pide que se condene a retirar del tráfico económico y destruir todos los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y otros documentos en los que aparezca la marca.

4. Indemnización por Daños y Perjuicios: Se solicita una indemnización por daños y perjuicios calculada en la cuantía mínima legalmente prevista del 1% de la cifra de negocios realizada durante el tiempo que se llevó a cabo la violación de la marca, desde la fecha de adquisición hasta la fecha en que cesa la violación.

5. Condena en Costas: Finalmente, se solicita que se condene en costas, lo que implica que deberán cubrir todos los gastos judiciales generados por este proceso.

Argumentos

A) Jurisdicción: De acuerdo con el artículo 116 de la Ley de Patentes, y por remisión del apartado 1 de la Disposición Adicional 1ª de la Ley de Marcas, el conocimiento de la presente demanda corresponde al orden jurisdiccional civil.

B) Competencia Objetiva y Territorial: La controversia, que involucra materias de patentes y marcas, se rige por el artículo 52.1.13ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que remite a la legislación especial sobre la materia, en este caso, el artículo 118 de la Ley de Patentes. Este artículo establece la competencia del Juzgado situado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se encuentra el domicilio de la entidad demandada y que tiene atribuida la competencia sobre asuntos de propiedad industrial.

C) Legitimación: La legitimación activa y pasiva corresponde a la parte demandante y demandada respectivamente, según lo establecido en el artículo 40 y siguientes de la Ley de Marcas, dado que el demandante es titular de la marca registrada.

D) Postulación: La demanda se interpone representada por un Procurador legalmente habilitado y bajo la dirección técnica de un Letrado, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

E) Procedimiento: El procedimiento aplicable es el juicio ordinario, según lo previsto en el artículo 249.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y desarrollado en los artículos 399 y siguientes del mismo texto legal.

F) Cuantía: La cuantía de la demanda es indeterminada, de acuerdo con el artículo 251.3ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

G) Costas: Se solicita que las costas del procedimiento sean impuestas a la parte demandada, en caso de que se estimen todas las pretensiones del demandante, conforme al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Normas y artículos relacionados

Documental aportada

1- Dirección Letrada.

2- Resolución acreditativa de la concesión de la titularidad del nombre comercial.

3- Título de registro del mismo.

4- Información completa del expediente extraída de la página web de la OEPM.

5- Resolución por la que se acuerda la transmisión a mi representada de los signos distintivos referidos.

6 a 8- Títulos de registro de los mismos.

9 a 11- Información completa de los expedientes extraída de la página web de la OEPM

12- Nota del Registro Mercantil acreditativa de que dicho local comercial se corresponde con el domicilio social de la entidad demandada.

13- Contrato privado de compraventa suscrito con su titular.

14- Entrega del contrato de cesión de nombre comercial.

15- Burofax.

Prueba

Prueba documental en favor de la parte demandada.

Estructura procesal

1. Interposición de la Demanda.

2. Admisión a Trámite.

3. Fase de Alegaciones.

4. Prueba.

5. Conclusiones.

6. Sentencia.

7. Recurso de apelación.

8. Ejecución de Sentencia

Resolución Judicial

Segunda instancia

Tipo de recurso: Recurso de apelación
Recurrente: Demandado.
Fecha del recurso: 30-03-2023
Tribunal: Audiencia Provincial.

Prueba

No existe aportación de prueba por la parte demandada.

Documentación

No existe aportación de prueba por la parte demandada.

Resolución judicial del recurso

Fecha de la resolución judicial: 30-04-2023

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmamos la Sentencia de 3 de febrero de 2023 dictada por el Juzgado de lo Mercantil en los autos de juicio ordinario, con imposición de costas a la parte apelante y pérdida del depósito constituido para recurrir.

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
Primero: La demanda presentada el 9 de julio de 2020 se basa en una acción de infracción de los derechos de propiedad industrial sobre la marca. La demandante solicitó que se declare que el uso de la marca por parte de la entidad demandada constituye una infracción de sus derechos y que se condene a la demandada a cesar dicho uso, abstenerse de futuros usos, retirar del mercado los productos marcados y pagar una indemnización del 1% de la cifra de negocios desde la adquisición de la marca el 4 de abril de 2019 hasta el cese de la infracción. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, declarando la infracción y condenando a la demandada conforme a lo solicitado.

Segundo: La parte demandada apeló la sentencia, alegando errores en la valoración de la prueba respecto al carácter descriptivo del término «trajería» y la inexistencia de riesgo de confusión que justifique la acción de infracción de marca. Además, argumentaron incongruencia en la resolución que ordena el cese del uso del nombre de dicha marca. La parte demandante-apelada se opuso al recurso y solicitó la confirmación de la sentencia.

Tercero: El recurso de apelación se centró en la inexistencia de riesgo de confusión entre la marca de la actora y el signo utilizado por la demandada. Se argumentó que el término «Trajería» es descriptivo y que no existe un grado de similitud suficiente para causar confusión en el consumidor medio. Sin embargo, se recuerda que la determinación del riesgo de confusión debe ser una apreciación global, considerando todos los factores relevantes, incluyendo la similitud entre las marcas y los productos o servicios designados.

Cuarto: Conforme a los artículos 398.1 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso se impusieron a la parte apelante al desestimarse todas sus pretensiones.

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