Demanda por uso de marca registrada infringiendo los derechos de propiedad industrial
Utilizando el nombre de la marca se está creando confusión al aparentar que el establecimiento forma parte de la cadena demandante
(Imagen: E&J)
Demanda por uso de marca registrada infringiendo los derechos de propiedad industrial
Utilizando el nombre de la marca se está creando confusión al aparentar que el establecimiento forma parte de la cadena demandante
(Imagen: E&J)
FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 30-04-2023
Materia: Derecho Mercantil
Especialidad: / Derecho Mercantil / Propiedad Intelectual e Industrial / Propiedad industrial
Número: 14127
Tipo de caso: Caso Judicial
Voces: De los delitos relativos a la propiedad industrial, DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Derecho de propiedad industrial, DISEÑOS INDUSTRIALES, Propiedad industrial, REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Documentos originales presentados
El caso
La entidad es titular del nombre comercial «Trajes trajines», registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que incluye el alquiler de prendas de vestir y fue concedida el 12 de mayo de 2020 tras ser solicitada el 7 de noviembre de 2019.
La entidad también posee la marca mixta «Trajes trajones». Estas marcas fueron adquiridas mediante transferencia de su anterior titular y aprobadas el 4 de abril de 2019. La adquisición incluyó los derechos sobre la cadena de establecimientos, así como el dominio de internet y la página web asociada.
Se ha detectado que la entidad demandada está utilizando la marca «Trajes trajines» en un establecimiento en Sevilla sin autorización. Este hecho fue confirmado mediante una nota del Registro Mercantil.
Ante esta situación, el 7 de enero de 2020, se envió un burofax a la entidad demandada solicitando el cese del uso no autorizado de la marca y pidiendo que acreditasen cualquier título habilitante para su uso, con advertencias de posibles acciones legales.
La utilización no autorizada de la marca por parte de la entidad demandada supone una infracción de los derechos de propiedad industrial, dado que se está utilizando la marca para comercializar productos y servicios idénticos, creando confusión al aparentar que el establecimiento forma parte de la cadena demandante.
En consecuencia, se ha interpuesto una demanda solicitando que se declare la infracción de derechos por parte de los demandados y se ordene el cese del uso de la marca, la retirada de productos y materiales que la infrinjan, y se condene a la entidad demandada a indemnizar a los demandantes por los daños y perjuicios causados, además de imponer las costas del proceso a la demandada.
El objetivo principal del cliente es proteger sus derechos de propiedad industrial.
Por lo que busca lo siguiente:
– Cese del Uso No Autorizado.
– Retirada de Productos Infractores.
– Indemnización por Daños y Perjuicios.
La estrategia del abogado se basa en la interposición de demanda de juicio declarativo ordinario en ejercicio de acción por violación del derecho de marca contra la mercantil.
El procedimiento judicial
- Orden Jurisdiccional: Civil
- Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de lo mercantil.
- Tipo de procedimiento: Juicio ordinario.
- Fecha de inicio del procedimiento: 08-07-2020
Partes
Parte demandante:
– Trajes trajines.
Parte demandada:
– Entidad demandada.
Peticiones realizadas
1. Declaración de Infracción: Se solicita que se declare judicialmente que el uso de la marca por la parte demandada constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial.
2. Cese del Uso de la Marca: Se busca una sentencia que condenatoria a cesar inmediatamente el uso de la marca y a abstenerse de utilizarla en el futuro para distinguir cualquier producto o servicio que esté registrado bajo esta marca.
3. Retirada de Productos y Materiales: Se pide que se condene a retirar del tráfico económico y destruir todos los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y otros documentos en los que aparezca la marca.
4. Indemnización por Daños y Perjuicios: Se solicita una indemnización por daños y perjuicios calculada en la cuantía mínima legalmente prevista del 1% de la cifra de negocios realizada durante el tiempo que se llevó a cabo la violación de la marca, desde la fecha de adquisición hasta la fecha en que cesa la violación.
5. Condena en Costas: Finalmente, se solicita que se condene en costas, lo que implica que deberán cubrir todos los gastos judiciales generados por este proceso.
Argumentos
A) Jurisdicción: De acuerdo con el artículo 116 de la Ley de Patentes, y por remisión del apartado 1 de la Disposición Adicional 1ª de la Ley de Marcas, el conocimiento de la presente demanda corresponde al orden jurisdiccional civil.
B) Competencia Objetiva y Territorial: La controversia, que involucra materias de patentes y marcas, se rige por el artículo 52.1.13ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que remite a la legislación especial sobre la materia, en este caso, el artículo 118 de la Ley de Patentes. Este artículo establece la competencia del Juzgado situado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se encuentra el domicilio de la entidad demandada y que tiene atribuida la competencia sobre asuntos de propiedad industrial.
C) Legitimación: La legitimación activa y pasiva corresponde a la parte demandante y demandada respectivamente, según lo establecido en el artículo 40 y siguientes de la Ley de Marcas, dado que el demandante es titular de la marca registrada.
D) Postulación: La demanda se interpone representada por un Procurador legalmente habilitado y bajo la dirección técnica de un Letrado, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
E) Procedimiento: El procedimiento aplicable es el juicio ordinario, según lo previsto en el artículo 249.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y desarrollado en los artículos 399 y siguientes del mismo texto legal.
F) Cuantía: La cuantía de la demanda es indeterminada, de acuerdo con el artículo 251.3ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
G) Costas: Se solicita que las costas del procedimiento sean impuestas a la parte demandada, en caso de que se estimen todas las pretensiones del demandante, conforme al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Normas y artículos relacionados
- LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
- Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Artículo 2. Adquisición del derecho. , Artículo 34. Derechos conferidos por la marca. , Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca. , Artículo 43. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios. , Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales. LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Artículo 118. Competencia. , Artículo 42. Edición del folleto de la patente. , Artículo 40. Tramitación y resolución. , Artículo 41. Anuncio de la concesión y publicación de la patente. , Artículo 116. Jurisdicción. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
- Artículo 23. Intervención de procurador. , Artículo 399. La demanda y su contenido. , Artículo 52. Competencia territorial en casos especiales. , Artículo 249. Ámbito del juicio ordinario. , Artículo 251. Reglas de determinación de la cuantía. , Artículo 31. Intervención de abogado. , Artículo 394. Condena en las costas de la primera instancia. Ley de Enjuiciamiento Civil.
Documental aportada
1- Dirección Letrada.
2- Resolución acreditativa de la concesión de la titularidad del nombre comercial.
3- Título de registro del mismo.
4- Información completa del expediente extraída de la página web de la OEPM.
5- Resolución por la que se acuerda la transmisión a mi representada de los signos distintivos referidos.
6 a 8- Títulos de registro de los mismos.
9 a 11- Información completa de los expedientes extraída de la página web de la OEPM
12- Nota del Registro Mercantil acreditativa de que dicho local comercial se corresponde con el domicilio social de la entidad demandada.
13- Contrato privado de compraventa suscrito con su titular.
14- Entrega del contrato de cesión de nombre comercial.
15- Burofax.
Prueba
Prueba documental en favor de la parte demandada.
Estructura procesal
1. Interposición de la Demanda.
2. Admisión a Trámite.
3. Fase de Alegaciones.
4. Prueba.
5. Conclusiones.
6. Sentencia.
7. Recurso de apelación.
8. Ejecución de Sentencia
Resolución Judicial
Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
Se estima la demanda, por lo que:
Primero.- Se Declara que el uso de la marca que viene efectuando la parte demandada constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial.
Segundo.- Se Condena a la entidad demandada a cesar en el uso de la marca y abstenerse en lo sucesivo de utilizarla para distinguir los productos y servicios registrados por tal marca.
Tercero.- Se Condena a retirar del tráfico económico destruyendo los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los figure la marca en cuestión.
Cuarto.- Se Condena a indemnizar a la parte demandante con el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por dicha entidad infractora con los productos o servicios ilícitamente marcados desde el 4 de abril de 2019 hasta la fecha en la que cesó la violación de los derechos de propiedad industrial.
Quinto.- Se Condena al pago de las costas procesales causadas en el presente procedimiento.
Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
1- Pretensiones de las Partes: la parte actora, solicita que se declare que el uso de la marca constituye una infracción de sus derechos de propiedad industrial. Además, pide que se ordene a la parte demandada cesar el uso de la marca, retirar del mercado los productos que la contengan y pagar una indemnización por daños y perjuicios. La parte demandada, por su parte, alega prescripción de la acción, argumenta que la marca es genérica y de escasa capacidad distintiva, y acusa a la parte actora de actuar de mala fe.
2- Prescripción: El tribunal determina que no ha ocurrido la prescripción de la acción, ya que la parte actora adquirió la titularidad de las marcas en 2019 y la demanda se interpuso en 2020, dentro del plazo de cinco años establecido por el artículo 45.1 de la Ley de Marcas.
3- Nulidad de las Marcas y Mala Fe: Se desestima la alegación de nulidad de las marcas y de mala fe por parte de la parte actora. No hay pruebas de que la parte actora conociera el uso previo de la marca por parte de la demandada ni de que hubiera adquirido las marcas actuando de mala fe.
4- Infracción de las Marcas: El tribunal confirma que la parte demandada ha utilizado un signo casi idéntico al registrado por la parte actora para servicios similares, constituyendo esto una infracción de marca según el artículo 34 de la Ley de Marcas.
5- Efectos e Indemnización: Se confirma la infracción y se condena a la parte demandada a cesar el uso de la marca, retirar los productos del mercado y pagar una indemnización del 1% de la cifra de negocios realizada con los productos marcados ilícitamente desde la adquisición de la marca hasta el cese de la violación. Esta indemnización se establece sin necesidad de prueba de daño adicional, conforme al artículo 43.5 de la Ley de Marcas.
6- Costas Procesales: Las costas procesales se imponen a la parte demandada, que ha visto rechazadas todas sus pretensiones, según el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Segunda instancia
Prueba
No existe aportación de prueba por la parte demandada.
Documentación
No existe aportación de prueba por la parte demandada.
Resolución judicial del recurso
Jurisprudencia
- Audiencia Provincial de Madrid, núm. 27/2004, de 22-01-2004. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 249246
- Audiencia Provincial de Barcelona, núm. 475/2007, de 11-06-2007. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 274123
- Audiencia Provincial de Sevilla, núm. 25/2015, de 15-01-2015. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 69616039
- Audiencia Provincial de Alicante/Alacant, núm. 502/2010, de 29-06-2010. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 2296053
- Audiencia Provincial de Cádiz, núm. 247/2010, de 02-06-2010. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 2262502
Biblioteca
Libros
- Anales IX (2007-2008) CIDDRIM : Centro para la Investigación y Desarrollo del Derecho Registral Inmobiliario y Mercantil
- Contratos mercantiles más frecuentes en la empresa
- Manual Práctico de Derecho Fiscal y Mercantil
- Worker contratación civil mercantil
- Sabelotodo Contratación Civil y Mercantil
Artículos jurídicos
- El reto de la innovación a través de la Propiedad Industrial
- Los bienes intangibles elevan la importancia de la Propiedad Industrial
- La atribución de la competencia territorial en materia de propiedad industrial
- Modificaciones del delito contra la propiedad industrial (octubre 2010)
- El Detective Privado como medio de prueba en la Propiedad Industrial e Intelectual
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Casos relacionados
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- Propiedad Intelectual e Industrial. Mercantil realiza la impugnación de un título de modelo industrial.
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