El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial trata de impugnar una marca registrada
El demandante quiso anular la marca alegando que la solicitud de registro fue realizada de mala fe y contraviene disposiciones legales
(Imagen: E&J)
El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial trata de impugnar una marca registrada
El demandante quiso anular la marca alegando que la solicitud de registro fue realizada de mala fe y contraviene disposiciones legales
(Imagen: E&J)
CASO REAL
FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 28-09-2023
Materia: Derecho Mercantil
Especialidad: / Derecho Mercantil / Propiedad Intelectual e Industrial / Propiedad industrial
Número: 14039
Tipo de caso: Caso Judicial
Voces: Extensión a la UE de Marcas Internacionales, La regulación de la unión Europea del derecho de Marcas. Las Directivas sobre Marcas. Tratados Internacionales en materia de Marcas. La Marca Comunitaria. La regulación unitaria en materia de reconocimiento y jurisdicción del Derecho de Marcas., MARCAS, Marcas colectivas, de garantía e internacionales, Marcas Comunitarias. Definición, OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, PATENTES
Documentos originales presentados
- 1. ALEGACIONES NULIDAD DE MARCA.
- 2. CONTESTACION ALEGACIONES NULIDAD.
- 3. DECISIÓN DE LA DIVISIÓN DE NULIDAD DE MARCAS DE Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
- 4. DECISIÓN de la Primera Sala de Recurso de La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ( confirmando desestimación de la demanda de nulidad de marca Europea INSTITUTO CANARIO.
El caso
Supuesto de hecho.
El caso involucra la impugnación de la Marca de la Unión Europea (MUE) «INSTITUTO CANARIO DE MARCAS Y PATENTES ICAMP». La parte contraria alega que la solicitud de registro fue realizada de mala fe y contraviene disposiciones legales. Se argumenta que la marca no incurre en prohibiciones absolutas según el artículo 59 del Reglamento (UE) 2017/1001 (RMUE) y el artículo 7, apartado 1, letras b), c), d) y g) del mismo reglamento.
El representante legal responde argumentando que la solicitud de registro en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) fue legítima y basada en la Directiva 2015/2436. Además, se destaca la falta de incidentes en los 8 años de vigencia de la marca y se sugiere que la solicitud de nulidad es una maniobra para obstaculizar la actividad comercial del titular.
La Sala, al considerar la normativa aplicable y las prohibiciones absolutas, concluye que la marca no es anulable. Se analiza detalladamente la distintividad de la marca, la falta de descriptividad y la ausencia de mala fe en la solicitud. En última instancia, se desestima la solicitud de nulidad, respaldando la validez y vigencia de la marca «INSTITUTO CANARIO DE MARCAS Y PATENTES ICAMP».
Objetivo. Cuestión planteada.
El objetivo del cliente es dejar en evidencia que no se ha tratado de obtener un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sino precisamente para proteger los servicios que ofrece. Mucho menos con la intención de menoscabar los intereses de terceros, requisitos estos establecidos por extendida jurisprudencia en lo que a la nulidad por mala fe se refiere.
La estrategia. Solución propuesta.
La estrategia del abogado, será acordar la desestimación de la solicitud del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial de declaración de nulidad de la Marca de la Unión Europea “INSTITUTO CANARIO DE MARCAS Y PATENTES”, por ser así de Justicia.
El procedimiento judicial
- Orden Jurisdiccional: Civil
- Juzgado de inicio del procedimiento: Oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea.
- Tipo de procedimiento: Procedimiento de Nulidad.
- Fecha de inicio del procedimiento: 03-02-2022
Partes
Parte demandante:
– El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial.
Parte demandada:
– INSTITUTO CANARIO DE MARCAS Y PATENTES ICAMP.
Peticiones realizadas
La parte demandada ha presentado una solicitud de declaración de nulidad de la marca titularidad de la parte demandante. La solicitud se basa en la consideración de que la marca está incursa en la causa de nulidad del artículo 59.1.a) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el artículo 7 del mismo reglamento, así como en el artículo 59.1.b) del mismo reglamento. Argumentan que al tramitar la solicitud de la Marca Europea «INSTITUTO CANARIO DE MARCAS Y PATENTES ICAMP», el solicitante actuó de mala fe.
Sin embargo, la parte demandante sostiene que la solicitud de nulidad carece de la consistencia y solidez necesarias para cuestionar la vigencia y validez de su derecho, argumentando que dicho derecho está plenamente ajustado a la legislación vigente en materia de marcas, así como a la jurisprudencia y doctrina interpretativa.
Argumentos
1. Libertad de Elección de Oficina:
– Se sostiene que cualquier usuario tiene la libertad de presentar solicitudes en cualquiera de las oficinas de propiedad industrial, de acuerdo con las disposiciones ?europeas pertinentes.
2. Independencia de Decisiones de la EUIPO:
– Se destaca la independencia de las decisiones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) respecto a las decisiones de las oficinas nacionales, subrayando la autonomía en la evaluación de las marcas.
3. Examen de Motivos de Denegación Absolutos:
– Se hace énfasis en que, durante la fase inicial de tramitación en la EUIPO, se lleva a cabo un examen exhaustivo de los motivos de denegación absolutos. La publicación de la marca indica que no se identificaron motivos absolutos de denegación, según la evaluación del examinador.
4. Ausencia de Mala Fe:
– Se expresa asombro ante la solicitud de nulidad después de 8 años sin incidentes relacionados con la marca. Se sugiere que la solicitud podría ser una táctica para obstaculizar la actividad comercial, desmintiendo cualquier insinuación de mala fe por parte del titular de la marca.
5. Cumplimiento Normativo:
– Se argumenta que la solicitud de registro en una oficina de propiedad intelectual diferente no constituye una acción especulativa ni contraviene la normativa. En cambio, se busca obtener de manera válida la protección de acuerdo con la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Normas y artículos relacionados
- REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea
- Código Civil.
- REGLAMENTO (CE) N 207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (Version codificada) (Texto pertinente a efect s del EEE)
- Artículo 434. Código Civil.
Documental aportada
1- Búsqueda de marcas que incluyan los términos “INSTITUTO CANARIO” en el territorio europeo.
2- Resultados obtenidos, ascendiendo este a 2.227 marcas registradas en algún territorio de la Unión Europea.
3- Pantallazos de la página web.
4- Presupuestos enviados a clientes, así como varias facturas que, precisamente por tratarse de una mercantil legalmente constituida y actuar principalmente en el territorio canario van acompañadas del impuesto correspondiente
Prueba
Prueba documental aportada por la parte demandada.
Estructura procesal
Al ser un trámite particular, este caso no sigue la línea que siguen los demás procedimientos. Se acude a la división de nulidad de la oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de Alicante.
Resolución Judicial
Fecha de la resolución judicial: 28-09-2023
Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
La resolución de la División de Anulación fue conforme a la ley. La marca impugnada no se encuentra afectada por las causas de nulidad establecidas en el artículo 59, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b), c), d) y g), ni en virtud del artículo 59, apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) sobre marcas (RMUE).
En cuanto a las costas, de acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, la parte solicitante de la nulidad (recurrente), al haber resultado vencida, está obligada a sufragar los gastos legales de la titular de la Marca de la Unión Europea (MUE), demandada, relativos a los procedimientos de nulidad y apelación.
Según lo dispuesto en el artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE, en concordancia con el artículo 18, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del mismo reglamento, las costas comprenden los honorarios profesionales de representación de la titular de la MUE (demandada) en el proceso de nulidad, cifrados en 450 euros, y en el proceso de apelación, ascendentes a 550 euros.
La suma total de las costas derivadas de ambos procedimientos asciende a 1,000 euros.
Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
Normativa Aplicable:
Se establece que la solicitud de registro de la Marca de la Unión Europea (MUE) impugnada está regida por el Reglamento (CE) n.º 40/94 sobre la marca comunitaria, dada la fecha de presentación en marzo de 2015.
Las referencias a disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 se interpretarán en relación con el Reglamento 40/94.
Normas de Procedimiento:
Se aplica la jurisprudencia que establece que las normas de procedimiento vigentes son las correspondientes a la fecha de presentación de la solicitud de nulidad (septiembre de 2021) y el recurso (junio de 2023).
Admisibilidad del Recurso:
El recurso se ajusta a los artículos 66, 67 y al artículo 68, apartado 1, del Reglamento de la MUE (RMUE) y es admisible.
Desestimación del Recurso:
La marca impugnada no es anulable, ya que no es descriptiva, carece de fuerza distintiva, no es usual ni engañosa, y no se ha demostrado que se solicitara de mala fe.
Consideraciones Finales:
Se resalta la importancia de evaluar la marca en su conjunto y se concluye que la marca no incurre en prohibiciones absolutas de registro.
Jurisprudencia
- Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 602/2017, de 24-07-2017. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 70412224
- Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 2100/2008, de 06-11-2008. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 303057
- Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 485/2010, de 05-07-2010. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 2238351
- Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 107/2016, de 17-02-2016. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 69724866
- Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 2058/2008, de 06-11-2008. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 303119
Biblioteca
Libros
- La firma electrónica: marco legal y aplicaciones prácticas. Incluye el estatuto de la Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE).
- Salud pública y patentes farmacéuticas. Cuestiones de economía, política y derecho.
- Manual práctico de solicitud de marcas
- Comentarios a la Ley de Marcas. Todo sobre la nueva Ley de Marcas
Artículos jurídicos
- Patente de producto vs patente de procedimiento (octubre 2007)
- La acción negatoria de patente o «acción de jactancia»
- Las invenciones laborales en la nueva Ley de Patentes (abril 2017)
- La guerra de las patentes de software y el software libre (octubre 2005)
- Modificaciones del delito contra la propiedad industrial (octubre 2010)
- Propiedad industrial: cambios jurisprudenciales en la atribución de la competencia territorial (septiembre 2013)
- Sentencia Cofemel: pautas para conciliar propiedad intelectual e industrial
Casos relacionados
- Propiedad intelectual e industrial. Demanda contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por permitir la inscripción de marca en el Registro.
- Propiedad intelectual e industrial. Solicitud de titularidad de marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas con oposición. Concesión de titularidad. Recurso de alzada contra la concesión. Desestimado.
- Contrato de cesión de marca
- Propiedad intelectual e industrial. Marcas y patentes. Informe de viabilidad de registro en España de signo distintivo.
- Propiedad Intelectual e Industrial. Escrito de reclamación por hacer uso de una marca sin licencia de uso.
- Sociedad mercantil requiere de los servicios profesionales del letrado para registrar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una marca comercial.