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Casos de éxito

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial trata de impugnar una marca registrada

El demandante quiso anular la marca alegando que la solicitud de registro fue realizada de mala fe y contraviene disposiciones legales

(Imagen: E&J)

Alejandro Falcón Morales

Socio Director de Falcón Abogados




Tiempo de lectura: 6 min

Publicado




Casos de éxito

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial trata de impugnar una marca registrada

El demandante quiso anular la marca alegando que la solicitud de registro fue realizada de mala fe y contraviene disposiciones legales

(Imagen: E&J)



CASO REAL

 



FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 28-09-2023

Materia: Derecho Mercantil

Especialidad: / Derecho Mercantil / Propiedad Intelectual e Industrial / Propiedad industrial



Número: 14039

Tipo de caso: Caso Judicial

Voces: Extensión a la UE de Marcas Internacionales, La regulación de la unión Europea del derecho de Marcas. Las Directivas sobre Marcas. Tratados Internacionales en materia de Marcas. La Marca Comunitaria. La regulación unitaria en materia de reconocimiento y jurisdicción del Derecho de Marcas., MARCAS, Marcas colectivas, de garantía e internacionales, Marcas Comunitarias. Definición, OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, PATENTES

Documentos originales presentados

El caso

Supuesto de hecho.

Alicante., 03-02-2022

El caso involucra la impugnación de la Marca de la Unión Europea (MUE) «INSTITUTO CANARIO DE MARCAS Y PATENTES ICAMP». La parte contraria alega que la solicitud de registro fue realizada de mala fe y contraviene disposiciones legales. Se argumenta que la marca no incurre en prohibiciones absolutas según el artículo 59 del Reglamento (UE) 2017/1001 (RMUE) y el artículo 7, apartado 1, letras b), c), d) y g) del mismo reglamento.

El representante legal responde argumentando que la solicitud de registro en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) fue legítima y basada en la Directiva 2015/2436. Además, se destaca la falta de incidentes en los 8 años de vigencia de la marca y se sugiere que la solicitud de nulidad es una maniobra para obstaculizar la actividad comercial del titular.

La Sala, al considerar la normativa aplicable y las prohibiciones absolutas, concluye que la marca no es anulable. Se analiza detalladamente la distintividad de la marca, la falta de descriptividad y la ausencia de mala fe en la solicitud. En última instancia, se desestima la solicitud de nulidad, respaldando la validez y vigencia de la marca «INSTITUTO CANARIO DE MARCAS Y PATENTES ICAMP».

Objetivo. Cuestión planteada.

El objetivo del cliente es dejar en evidencia que no se ha tratado de obtener un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sino precisamente para proteger los servicios que ofrece. Mucho menos con la intención de menoscabar los intereses de terceros, requisitos estos establecidos por extendida jurisprudencia en lo que a la nulidad por mala fe se refiere.

La estrategia. Solución propuesta.

La estrategia del abogado, será acordar la desestimación de la solicitud del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial de declaración de nulidad de la Marca de la Unión Europea “INSTITUTO CANARIO DE MARCAS Y PATENTES”, por ser así de Justicia.

El procedimiento judicial

  • Orden Jurisdiccional: Civil
  • Juzgado de inicio del procedimiento: Oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea.
  • Tipo de procedimiento: Procedimiento de Nulidad.
  • Fecha de inicio del procedimiento: 03-02-2022

Partes

Parte demandante:

– El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial.

Parte demandada:

– INSTITUTO CANARIO DE MARCAS Y PATENTES ICAMP.

Peticiones realizadas

La parte demandada ha presentado una solicitud de declaración de nulidad de la marca titularidad de la parte demandante. La solicitud se basa en la consideración de que la marca está incursa en la causa de nulidad del artículo 59.1.a) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el artículo 7 del mismo reglamento, así como en el artículo 59.1.b) del mismo reglamento. Argumentan que al tramitar la solicitud de la Marca Europea «INSTITUTO CANARIO DE MARCAS Y PATENTES ICAMP», el solicitante actuó de mala fe.

Sin embargo, la parte demandante sostiene que la solicitud de nulidad carece de la consistencia y solidez necesarias para cuestionar la vigencia y validez de su derecho, argumentando que dicho derecho está plenamente ajustado a la legislación vigente en materia de marcas, así como a la jurisprudencia y doctrina interpretativa.

Argumentos

1. Libertad de Elección de Oficina:

– Se sostiene que cualquier usuario tiene la libertad de presentar solicitudes en cualquiera de las oficinas de propiedad industrial, de acuerdo con las disposiciones ?europeas pertinentes.

2. Independencia de Decisiones de la EUIPO:

– Se destaca la independencia de las decisiones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) respecto a las decisiones de las oficinas nacionales, subrayando la autonomía en la evaluación de las marcas.

3. Examen de Motivos de Denegación Absolutos:

– Se hace énfasis en que, durante la fase inicial de tramitación en la EUIPO, se lleva a cabo un examen exhaustivo de los motivos de denegación absolutos. La publicación de la marca indica que no se identificaron motivos absolutos de denegación, según la evaluación del examinador.

4. Ausencia de Mala Fe:

– Se expresa asombro ante la solicitud de nulidad después de 8 años sin incidentes relacionados con la marca. Se sugiere que la solicitud podría ser una táctica para obstaculizar la actividad comercial, desmintiendo cualquier insinuación de mala fe por parte del titular de la marca.

5. Cumplimiento Normativo:

– Se argumenta que la solicitud de registro en una oficina de propiedad intelectual diferente no constituye una acción especulativa ni contraviene la normativa. En cambio, se busca obtener de manera válida la protección de acuerdo con la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Normas y artículos relacionados

Documental aportada

1- Búsqueda de marcas que incluyan los términos “INSTITUTO CANARIO” en el territorio europeo.

2- Resultados obtenidos, ascendiendo este a 2.227 marcas registradas en algún territorio de la Unión Europea.

3- Pantallazos de la página web.

4- Presupuestos enviados a clientes, así como varias facturas que, precisamente por tratarse de una mercantil legalmente constituida y actuar principalmente en el territorio canario van acompañadas del impuesto correspondiente

Prueba

Prueba documental aportada por la parte demandada.

Estructura procesal

Al ser un trámite particular, este caso no sigue la línea que siguen los demás procedimientos. Se acude a la división de nulidad de la oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de Alicante.

Resolución Judicial

Jurisprudencia

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