Propiedad intelectual e industrial. Marcas. Demanda por actos de infracción de marca. Sentencia desestimadora de la infracción de marca
Propiedad intelectual e industrial. Marcas. Demanda por actos de infracción de marca. Sentencia desestimadora de la infracción de marca
| 1. Demanda |
| 2. Contestación a la demanda |
| 3. Sentencia |
El caso
Supuesto de hecho
D. Darío es un empresario que desarrolla su marca y actividad profesional en Barcelona, en prendas de vestir.
Es el titular del registro de marca española desde el 5 de Septiembre de 1981 (solicitada el 19 de Junio de 1980).
A principios de 2014, D. Darío descubre que la empresa MM, S.L.L., está usando una marca similar a la suya.
Ante esta situación, Darío, escribió por mail a la empresa MM, S.L.L., el 27 de Enero de 2014, advirtiendo a MM, S.L.L. de que estaban empleando un nombre que era propiedad de su empresa. Recibiendo respuesta el 31 de Enero, que exigía acreditación de dicho hecho.
Los días 5, 7 y 14 de Febrero escribió D. Darío otros tres emails, sin respuesta, hasta que el 17 de febrero recibieron respuesta, negando el uso de la marca para vender productos de la misma clase que D. Darío vendía.
Tras unos días prudenciales, D. Darío envió un mail por burofax el 27 de Marzo de 2014, requiriéndole para que:
- cesase en el uso de la mencionada marca
- retirase de su página web cualquier mención y referencia a la denominación «xxxx»
- procediera a la cancelación del nombre de dominio » xxxx.com» o a la transferencia del mismo a mi representado
- hiciera desaparecer de cualquier medio de comunicación cualquier producto con la denominación “xxxx”; y
- destruyeran todo tipo de mercancía que llevase insertado o mencionase “xxxx”
El 10 de abril, MM, S.L.L., contestó al burofax afirmando que procederían a retirar el rótulo.
El 29 de Mayo de 2014, Darío volvió a escribir otra carta, notificando a MM, S.L.L. de que seguía vulnerando los derechos de su empresa.
Ante esta situación, Darío presentó Demanda el 29 de Septiembre de 2014, ante el Juzgado de lo Civil Mercantil de Madrid.
Objetivo. Cuestión planteada
El cliente es D. Darío, y su objetivo es que se reconozca una infracción de marca por parte de la empresa MM, S.L.L.
La estrategia. Solución propuesta.
La estrategia del abogado consistirá en probar que la marca MM, S.L.L. está cometiendo u a infracción de marca.
El procedimiento judicial
Partes
- Parte demandante:
- D. Darío.
Parte demandada:
- Sociedad Mercantil S.L.L.
Peticiones realizadas
- Parte demandante:
- Que se estime la Demanda interpuesta por D. Darío.
- Que se declare una infracción de marca por parte de Mercantil S.L.L.
- Que se condene a Mercantil S.L.L. a pasar por la declaración de infracción de marca.
- Que se condene a Mercantil S.L.L. a cesar en el uso de los signos que configuran esta infracción.
- Que se condene a Mercantil S.L.L. a abstenerse de toda utilización, directa o indirecta, actual o futura, de los signos que constituyen una infracción de marca.
- Que se condene a Mercantil S.L.L. a la cancelación de los nombres de dominio y correo electrónico señalados.
- Que se condene a Mercantil S.L.L. a retirar de su establecimiento y del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas…etc, que constituyan la violación del derecho de marca de D. Darío.
- Que se condene a Mercantil S.L.L. al pago de las costas procesales.
Parte demandada:
- Que se desestime la Demanda interpuesta por D. Darío.
- Que se declare la absolución de S.L.L. de las pretensiones del demandante.
- Que se impongan las costas del procedimiento a la parte actora.
Argumentos
Parte demandante:
- Que se da una infracción del derecho de marca, del artículo 34.2 de la Ley de Marcas.
- Que se da un uso idéntico o semejante a la marca de D. Darío.
- Que existe un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del Art. 4 de la Directiva el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente» , según se establece en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 29 de Septiembre de 1998.
- Que en base a lo siguiente, se ejercen las siguientes acciones: declarativa, de cesación, y de indemnización.
Parte demandada:
- Que La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que al no establecer la ley reglas precisas y concretas en orden a las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido»
- Que los canales de comercialización de los productos de la actora, son distintos en uno y otro caso. Por ello, no existe riesgo de confusión ni de asociación.
Normas y artículos relacionados
-
- LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
- TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA
- LEY 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
- Artículo 4. Concepto de marca. , Artículo 6. Marcas anteriores. , Artículo 34. Derechos conferidos por la marca. , Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales. , Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. , Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca. LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Artículo 86. , Artículo 86 bis. , Artículo 86 ter. Ley Orgánica del Poder Judicial (6/1985, de 1 de julio)
- Artículo 125. Certificaciones y copias de las diligencias. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
- Artículo 249. Ámbito del juicio ordinario. , Artículo 394. Condena en las costas de la primera instancia. , Artículo 231. Subsanación. Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Artículo 2. Abuso de posición dominante. , Artículo 1. Conductas colusorias. LEY 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Documental aportada
- Parte demandante:
- Fotografía del establecimiento del actor, en Barcelona.
- Sitadex de la marca de ropa de D. Darío.
- Impresión de la página web.
- Whois del nombre de dominio.
- Resultados de la búsqueda en Internet de las palabras nombre de la empresa de D. Darío.
- Copia del email enviado a la sociedad MM, S.L.L.
- Copia del email respuesta de la sociedad MM, S.L.L.
- Copia del segundo email enviado a la sociedad MM, S.L.L.
- Copia del tercer email enviado a la sociedad MM, S.L.L.
- Copia del cuarto email enviado a la sociedad MM, S.L.L.
- Copia del segundo email respuesta de la sociedad MM, S.L.L.
- Copia de la respuesta de la sociedad MM, S.L.L. sobre los requerimientos de D. Darío.
- Copia del acta notarial que constata que los dominios están activos.
- Copia de la carta enviada por burofax a MM, S.L.L.
- Copia de la contestación de MM, S.L.L. a la carta.
- Ticket de compra del establecimiento de MM, S.L.L.
Parte demandada:
- Nota informativa del Registro Mercantil de la denominación social de MM, S.L.L.
- Fotografía del rótulo del establecimiento de MM, S.L.L.
- Solicitudes a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Información obtenida de las bases de datos de la OEPM y OAMI.
Prueba
- Misma que documental aportada.
Resolución Judicial
Fecha de la resolución judicial: 23-03-2017
Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
El Juzgado de lo Civil-Mercantil de Madrid, dictó Sentencia el día 23 de Marzo de 2017, mediante la cual:
Desestimó íntegramente la Demanda interpuesta por D. Darío.
Condenó a la parte actora al pago de las costas.
Notificaba a las partes que la Sentencia no es firme, pues cabe contra ella recurso de apelación, que deberá interponerse en el plazo de 20 días contados desde el siguiente a su efectiva notificación.
Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
El Juzgado de lo Civil-Mercantil de Madrid, dictó Sentencia basándose en los siguientes hechos:
- Que una vez realizada la comparación de la marca de la parte actora con el signo empleado por la parte demandada, no apreciándose que exista la identidad de signos denunciada por la parte actora.
- Que la tutela que el demandante pretende obtener a través del registro de su marca, la exclusiva en la venta al por menor de productos de lencería bajo dicha denominación, excede del registro de su marca.
Jurisprudencia
- Tribunal Supremo, núm. 240/2017, de 17-04-2017. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 70376294
- Audiencia Provincial de Valencia, núm. 130/2011, de 04-04-2011. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 70122333
- Tribunal Supremo, núm. 151/2017, de 02-03-2017. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 70368330
- Tribunal Supremo, núm. 560/1995, de 12-06-1995. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 222204
- Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant, núm. 7/2009, de 05-01-2009. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 292700
- Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant, núm. 26/2014, de 27-01-2013. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 2464992
- Tribunal Supremo, núm. 0/0, de 12-07-2004. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 165640
- Audiencia Provincial de Alicante/Alacant, núm. 351/2007, de 26-09-2007. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 2297088
- Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant, núm. 58/2013, de 20-03-2013. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 2455353
Formularios jurídicos relacionados con este caso
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Libros
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