El importador paralelo no está facultado para cambiar la marca del producto importado y sustituirla por otra marca distinta

La compañía farmacéutica Novartis comercializa un medicamento con la marca FEMARA en los Países Bajos y Bélgica. A su vez, Sandoz (división de Novartis) comercializa ese mismo medicamento, pero en formato genérico, con la marca LETROZOL SANDOZ, también en los Países Bajos y Bélgica.

Impexeco, entidad dedicada al comercio paralelo de medicamentos, importa desde los Países Bajos el medicamento genérico LETROZOL SANDOZ y comienza a comercializarlo en Bélgica con un nuevo embalaje en el que ha colocado la marca del medicamento de referencia, esto es, la marca FEMARA.

Cabe mencionar que, en los Países Bajos, el precio del medicamento de referencia (FEMARA) y el del medicamento genérico (LETROZOL SANDOZ) es idéntico, mientras que, en Bélgica, el precio de este último es netamente inferior.

El conflicto viene a raíz de que Novartis demandase a Impexeco por entender que la conducta de esta constituía una vulneración manifiesta de sus derechos de marca.

Impexeco se defendió́ invocando la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Upjohn C-379/97) y alegando que la oposición de Novartis a su conducta, arriba descrita, constituía un obstáculo al comercio intracomunitario que provocaba una compartimentación artificial de los mercados entre los Estados miembros, habida cuenta de que, en este caso, tanto el medicamento de referencia como el genérico habían sido comercializados por empresas vinculadas económicamente.

El tribunal belga, que conocía del litigio, decidió́ plantear una cuestión prejudicial al TJUE para pedir que se pronunciase sobre la interpretación que, en una situación como la descrita, ha de darse a los artículos 9.2 y 13 del Reglamento no 207/2009 sobre la marca de la UE (en adelante, “Reglamento de marca de la UE”), concretamente, para determinar si, en un caso como el anterior, el titular de la marca está o estaría facultado para oponerse a la conducta llevada a cabo por el importador paralelo arriba descrita.

(Foto: E&J)

El Tribunal Europeo se pronuncia

La Sentencia del TJUE acumula dos asuntos, el referido al litigio arriba descrito, entre Novartis e Impexeco, y a otro, de idéntica problemática, que enfrentaba a Novartis y a otra entidad, PI Pharma, dedicada al comercio paralelo de medicamentos.

El TJUE comienza repasando la extensa jurisprudencia ya dictada por el propio Tribunal en materia de importaciones paralelas y derechos de marca, en particular, la referida al reenvasado de medicamentos importados. Esta jurisprudencia ha venido fijando las condiciones bajo las cuales el titular de una marca de medicamentos puede oponerse legítimamente a la importación paralela, reenvasado y posterior comercialización de esos medicamentos en otro Estado miembro.

Una de esas condiciones es que dicha oposición del titular de la marca no contribuya a compartimentar artificialmente el mercado entre los Estados miembros. Y se entiende que tal circunstancia concurriría en los casos que el reenvasado del medicamento sea objetivamente necesario para que el producto importado de forma paralela pueda comercializarse en el Estado miembro de importación.

Es esa condición precisamente es la que la demandada en este caso (Impexeco) negaba que se cumpliera. Pues bien, para resolver esta cuestión, el TJUE hace varias consideraciones, entre las que cabe destacar las siguientes.

En primer lugar, que el requisito de que el reenvasado sea objetivamente necesario para que el producto importado de forma paralela pueda comercializarse en el Estado miembro de importación no se cumple cuando el importador paralelo puede comercializar dicho producto con su marca de origen, adaptando, en su caso, el embalaje, para satisfacer las exigencias del mercado del Estado miembro de importación.

En segundo lugar, que el derecho del titular de una marca a oponerse a la comercialización, bajo dicha marca, de productos reenvasados por un importador paralelo, no puede limitarse cuando la sustitución de la marca de origen por otra marca del titular esté motivada exclusivamente por la búsqueda de una ventaja económica, como ocurre, en particular, cuando un operador económico pretende aprovecharse del renombre de la marca de un medicamento de referencia o posicionar un producto en una categoría más rentable.

De este modo, el tribunal responde a la cuestión prejudicial declarando que, los artículos 9.2 y 13 del Reglamento de la marca de la UE deben interpretarse en el sentido de que el titular de la marca de un medicamento de referencia y de la marca de un medicamento genérico puede oponerse a la importación y comercialización en otro Estado miembro de ese medicamento genérico cuando se ha reenvasado en un nuevo embalaje en el que se ha colocado la marca del medicamento de referencia, a menos que: (a) ambos medicamentos sean idénticos en todos los aspectos (lo cual concurría en este caso); y (b) la sustitución de la marca cumpla los requisitos establecidos en la jurisprudencia para impedir que el titular pueda legítimamente oponerse (es decir, que sea objetivamente necesaria para que el producto pueda comercializarse en el Estado de importación, lo cual no concurría en este caso).

(Foto: E&J)

La demandada cometió una infracción de marca

A la vista de la respuesta del TJUE, parece que podría resultar admisible que un importador paralelo pueda, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la jurisprudencia, sustituir la marca del medicamento importado por otra marca del mismo titular.

Esta respuesta viene sin duda influida por la Sentencia del TJ en el caso Upjohn, en la que excepcionalmente se admitió́ tal posibilidad, pues, en ese caso, había una norma interna del Estado importador que prohibía la utilización en ese Estado de la marca utilizada en el Estado de exportación. Es decir, en ese caso, el cambio de la marca era objetivamente necesario para que se pudiera comercializar el medicamento en el Estado de importación.

No obstante, en términos generales, salvo que concurran situaciones anómalas, como la del caso Upjohn, parece difícil concebir una situación en la que la sustitución de la marca del medicamento por otra marca distinta resulte objetivamente necesaria para que el medicamento pueda comercializarse en el Estado de importación. Como principio, el importador paralelo no está facultado ni debe estarlo para cambiar la marca del producto importado y sustituirla por otra marca distinta (por mucho que pertenezca al mismo titular), pues tal conducta constituye claramente una infracción de marca.