Importaciones paralelas: doctrina general, identificación de la mercancía y ejecución de Sentencia

Realizamos un análisis de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 2022, HARMAN (C-175/21).

Hechos

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada en Polonia en el contexto de un litigio entre Harman International Industries Inc. y AB S.A. por infracción de las marcas de la Unión JBL y HARMAN.

Harman, grupo internacional fabricante de altavoces, auriculares y sistemas de audio, interpuso acción judicial para impedir la venta en Polonia por AB de sus productos porque estos habían sido adquiridos a un proveedor distinto del distribuidor autorizado por la demandante en ese mercado.

El objeto de la acción era que se prohibiera a AB, con carácter general, la introducción o la comercialización, la importación, la oferta, la publicidad y el almacenamiento con estos fines de altavoces y auriculares, así como de sus embalajes, que lleven dichas marcas, que no hayan sido comercializados en el Espacio Económico Europeo (EEE) con carácter previo por Harman o con su consentimiento. Además, Harman solicitó que se ordenara a AB la retirada del mercado y la destrucción de dichos productos y sus embalajes.

AB se opuso a esta acción alegando el principio del agotamiento del derecho conferido por la marca e invocando, en esencia, la garantía recibida por su proveedor de que la importación de los productos en el mercado polaco no viola las marcas de Harman en la medida en que dichos productos habían sido comercializados en el EEE por Harman o con su consentimiento.

El órgano jurisdiccional remitente señaló que los sistemas de marcado de los productos empleados por Harman no resultan siempre suficientes para identificar el mercado de destino de cada uno de sus productos. Para determinar con certeza si un producto concreto estaba destinado al mercado del EEE, debe recurrirse necesariamente a una base de datos perteneciente a Harman.

Según dicho órgano jurisdiccional, AB podría dirigirse en teoría a su proveedor para obtener información acerca de la identidad de los operadores que intervinieron en las fases anteriores de la cadena de distribución. Sin embargo, considera que, dado que normalmente los proveedores no están dispuestos a divulgar sus fuentes de suministro para no perder ventas, es poco probable que AB consiga obtener este tipo de información.

El problema que subyace en la cuestión prejudicial planteada parte de la práctica de los órganos jurisdiccionales polacos consistente en incluir, en el fallo de sus resoluciones estimatorias de acciones por violación de una marca de la Unión, una referencia a los «productos que no han sido comercializados previamente en el EEE por la parte demandante (titular de la marca de la Unión) o con su consentimiento».

Esta formulación no permite, en la fase del procedimiento de ejecución forzosa, identificar los productos a los que se refiere dicho procedimiento, respecto de los productos comprendidos en la excepción relativa al agotamiento del derecho conferido por la marca. En consecuencia, el fallo de dichas resoluciones no difiere, en realidad, de la obligación general que ya se desprende de las disposiciones de la Ley. Y en el proceso de ejecución el condenado parece disponer de posibilidades de defensa más limitadas.

El Tribunal de Justicia considera que, mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 36 TFUE, segunda frase, el artículo 47 de la Carta y la Directiva 2004/48, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una práctica judicial según la cual el fallo de la resolución estimatoria de una acción por violación de una marca de la Unión está redactado en términos que, debido a su carácter general, dejan a la autoridad competente para la ejecución forzosa de esa resolución la tarea de determinar cuáles son los productos a los que se aplica dicha resolución.

Pronunciamientos

La sentencia empieza por señalar que la cuestión planteada debe entenderse en el sentido de que abarca tres partes. La primera se refiere al agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión y a las exigencias derivadas de la protección de la libre circulación de mercancías. La segunda versa sobre los requisitos que deben cumplir, con arreglo a la Directiva 2004/48, todas las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. La tercera tiene por objeto la obligación de los Estados miembros, por un lado, de establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en un ámbito cubierto por el Derecho de la Unión y, por otro, de garantizar las condiciones de un proceso equitativo con arreglo al artículo 47 de la Carta.

En lo que respecta a la primera parte de la cuestión el TJ ofrece un repaso exhaustivo a la doctrina jurisprudencial sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marcas, con sus requisitos y limitaciones. Recuerda la sentencia que el agotamiento es sólo “comunitario”, no internacional; que el consentimiento debe ser explícito; y cuáles son las reglas que rigen en materia de la carga de la prueba y su modificación cuando estamos ante un sistema de distribución exclusiva.

Según la Sentencia, del artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, interpretado a la luz del artículo 36 TFUE y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en los apartados 38 a 40 de la presente sentencia, se desprende que el operador que se enfrente a una acción por violación de marca ejercitada por el titular de una marca de la Unión tiene derecho, para oponerse a esta acción, a invocar y probar que los productos designados con dicha marca a los que se refiere la acción han sido comercializados en el EEE por ese titular o con su consentimiento.

Dicho operador también debe poder beneficiarse de una modificación de la carga de la prueba en su favor cuando concurren los requisitos establecidos a este respecto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Pero el titular de la marca, añade la sentencia, no está obligado a adoptar un sistema de marcado de sus productos que permita determinar, respecto de cada producto, si estaba destinado al mercado del EEE.

En cuanto a la segunda parte de la cuestión, el TJ recuerda que todo procedimiento nacional relativo a una acción por violación de una marca de la Unión debe respetar las disposiciones de la Directiva 2004/48, pero que el aspecto procesal que constituye el objeto específico de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente en este asunto no se rige por la Directiva 2004/48, ya que esta no contiene ninguna disposición sobre la formulación del fallo de las resoluciones judiciales relativas a las acciones por violación de marca. Por lo tanto, esta cuestión está comprendida en el ámbito de aplicación del principio de autonomía procesal, a salvo de lo que se dirá a continuación.

La tercera parte de la cuestión la dedica el TJ a examinar si el hecho de que, en la fase de ejecución forzosa, la parte demandada disponga, con arreglo al Derecho nacional, de vías de recurso y de garantías procesales “limitadas” resulta contrario a las exigencias de la tutela judicial efectiva impuestas por el Derecho de la Unión y, en consecuencia, a la unidad y a la eficacia de ese Derecho.

En este punto la Sentencia ofrece un preciso repaso de la jurisprudencia existente sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de igualdad de armas, el derecho de defensa, el principio de equivalencia, el principio de efectividad y el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento.

Para el TJ un operador que almacene productos comercializados en el EEE con una marca de la Unión por el titular de dicha marca o con su consentimiento tiene derechos que emanan de la libre circulación de mercancías, garantizada por los artículos 34 TFUE y 36 TFUE y el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, que los tribunales nacionales deben salvaguardar.

No obstante, a la luz del principio de autonomía procesal, el Derecho de la Unión no puede oponerse a una práctica judicial según la cual el fallo de la resolución estimatoria de una acción por violación de una marca de la Unión está redactado en términos generales, siempre que la parte demandada disponga de una tutela judicial efectiva.

Por consiguiente, si el órgano jurisdiccional nacional está obligado a designar, en el fallo de sus resoluciones estimatorias de una acción por violación de una marca de la Unión, mediante una formulación general, los productos que no han sido comercializados anteriormente en el EEE por el titular o con su consentimiento, la parte demandada debe disfrutar, en la fase de ejecución forzosa, de todas las garantías de un proceso equitativo para poder impugnar eficazmente la existencia de una violación o de una amenaza de violación de los derechos exclusivos del titular de la marca y oponerse a la incautación de los ejemplares de los productos respecto de los cuales se han agotado los derechos exclusivos del titular y que, por tanto, pueden circular libremente en el EEE.

Por lo que atañe a la circunstancia indicada por el órgano jurisdiccional remitente de que, sin acceso a las bases de datos de Harman, no es objetivamente posible para AB demostrar que los productos que adquirió habían sido comercializados en el EEE por Harman o con el consentimiento de esta, podría resultar necesario, incluso en la hipótesis de que no se aprecie la existencia de una distribución exclusiva, que la autoridad competente para la ejecución forzosa.

O, según los casos, el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra los actos que emanan de esa autoridad procedan a modificar la carga de la prueba, en la medida en que constaten, en función de las circunstancias específicas relativas a la comercialización de los productos en cuestión, que la regla de la carga de la prueba recordada en el apartado 50 de la presente sentencia puede permitir que el titular compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precios que puedan existir entre los Estados miembros.

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, la sentencia responde a la cuestión prejudicial planteada declarando que el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 36 TFUE, segunda frase, el artículo 47 de la Carta y la Directiva 2004/48, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una práctica judicial según la cual el fallo de la resolución estimatoria de una acción por violación de una marca de la Unión está redactado en términos que, debido a su carácter general, dejan a la autoridad competente para la ejecución forzosa de esa resolución la tarea de determinar cuáles son los productos a los que se aplica dicha resolución.

Esto siempre que, en el marco del procedimiento de ejecución forzosa, se permita a la parte demandada impugnar la determinación de los productos a los que se re ere dicho procedimiento y que un órgano jurisdiccional pueda examinar y decidir, ajustándose a lo dispuesto en la Directiva 2004/48, qué productos han sido efectivamente comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.

Comentario

Una práctica jurisdiccional de los tribunales polacos, que no parece que pudiera producirse en España, sirve de pretexto para que el Tribunal de Justicia proporcione una recapitulación exhaustiva de su jurisprudencia en materia no sólo de importaciones paralelas, sino de los principios fundamentales de cualquier proceso judicial.

El problema que subyace en el caso, por el contrario, es el propio de cualquier pleito por importaciones paralelas: la prueba de si las mercancías fueron comercializadas en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, esto es, si estaban destinadas en origen o no al mercado europeo.

La práctica jurisdiccional polaca, con la posibilidad para el Tribunal de condenar por infracción de marca sobre la base de una declaración genérica, pero sin concretar los productos a que está dirigida, parece que libera al titular de la marca de toda carga de la prueba. Y al posponer la concreción del alcance de la condena a la fase de ejecución impide al demandado articular su defensa por las menores posibilidades de prueba que contempla la normativa polaca en esa sede. Todo ello en el contexto de las dificultades de prueba que el caso presenta al carecer el producto del demandante de un sistema de marcado con indicación de destino.

El Tribunal de Justicia, en un terreno tan espinoso como el de conciliar los derechos de los titulares de marcas con el principio esencial de la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea, adopta una posición ecléctica: no hay nada objetable desde la perspectiva del Derecho de la Unión a ese tipo de pronunciamientos judiciales, por ser el fallo de las sentencias materia procesal nacional. Eso sí, siempre que en el proceso de ejecución se pueda deslindar probatoriamente el alcance concreto de la condena a aquellas mercancías que hubiesen sido efectivamente comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.