Victoria definitiva de MESSI sobre MASSI

Cuando parecía que Lionel Messi por fin había dejado de ser noticia tras un convulso verano, el pasado 17 de septiembre de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) resolvió en los asuntos C-449/18 y C-474/10 sobre los Recursos de Casación planteados por EUIPO y J.M.- E.V. e hijos S.R.L. contra la sentencia dictada por el Tribunal General (TG).

Como ya comentáramos en su día, y por recapitular, el jugador del F.C. Barcelona Lionel Messi presentó en 2011 ante EUIPO la solicitud de marca de la Unión Europea No. 010181154 para distinguir productos de las clases 9, 25 y 28, bajo el siguiente gráfico:

Como consecuencia de dicha solicitud, el titular de las marcas anteriores de la Unión Europea Nos. 3436007 y 414086 MASSI (denominativas), registradas respectivamente en clases 25, 9 y 28 formuló oposición sobre la base de la existencia de riesgo de confusión y/o asociación (Artículo 8.1. b. del RMC) entre la marca solicitada por Leo Messi y las marcas anteriores en torno al distintivo MASSI.

EUIPO resolvió estimando íntegramente la oposición formulada por el titular de las marcas MASSI, y denegando con ello la solicitud de Leo Messi, aduciendo que existía riesgo de confusión entre los distintivos enfrentados. Es por ello que en 2014, Lionel Messi interpuso recurso contra la decisión de denegación, pero EUIPO lo desestimó el mismo.

El solicitante recurrió en septiembre de 2014 dicha decisión de denegación ante el TG por entender que las marcas MESSI y MASSI eran perfectamente compatibles a nivel registral, ya que no se había considerado por la EUIPO la importancia que poseía el plano conceptual a la hora de analizar el asunto.

El TG estimó el recurso el 28 de abril de 2018, concediendo la marca de la Unión Europea que nos ocupa, resolución que fue recurrida en Casación tanto por EUIPO como por J.M.- E.V. e hijos S.R.L.

Pues bien, el TJ se ha pronunciado al respecto y ha confirmado lo ya dispuesto por el TG en 2018, estableciendo lo siguiente:

1. En el asunto C-449/18 P (EUIPO), determina que el TG tuvo debidamente en cuenta la percepción de las marcas MESSI y MASSI por la totalidad del público pertinente a la hora de analizar el riesgo de confusión, y no sólo de una parte como alegaba EUIPO. Ello se debe, en opinión del TJ, a una lectura errónea de la sentencia dictada por el TG por parte del recurrente.
2. En lo que concierne al asunto C-474/18 P (J.M.- E.V. e hijos S.R.L.), el alto tribunal señala que, al igual que el renombre de la marca anterior, la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre se registre como marca es uno de los factores pertinentes a tener en cuenta para apreciar el riesgo de confusión, en la medida que esa marca puede influir en la percepción de la marca por el público pertinente (STJUE de 24 de junio de 2010, Becker/Harman International Industries, C 51/09 P, EU:C:2010:368, apartado 37). Ello implica que el TG consideró fundamentadamente, que la notoriedad de Lionel Messi constituía un factor pertinente para establecer una diferencia en el plano conceptual entre los términos “messi” y “massi”
3. Del mismo modo, el TJ establece que – ante la alegación del recurrente de que el TG se basó en hechos y pruebas presentados por primera vez ante él- la notoriedad que goza Lionel Messi ya formaba parte del objeto del litigio ante EUIPO.

Es más, el TJ añade que el TG declaró de manera fundada que, dado que la notoriedad del apellido Messi -en cuanto apellido de un futbolista de fama mundial y personaje público- era un hecho notorio, que puede ser conocido por cualquier persona o que es fácilmente averiguable utilizando fuentes accesibles. Dichas fuentes estaban a disposición de EUIPO cuando adoptó su resolución, debiendo haberlas tenido en cuenta EUIPO a la hora de analizar la similitud de las marcas MESSI y MASSI en el plano conceptual.

4. Por último, el TJ determina que el recurrente llevó a cabo una lectura errónea de la sentencia Ruiz Picasso y otros / OAMI (C-361/04 P), ya que éste sostenía en su escrito de recurso que el TG afirmó que, en determinadas circunstancias, las diferencias conceptuales pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre los signos de que se trate.

En este sentido, el TJ recuerda que la apreciación global del riesgo de confusión implica que las diferencias conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre ellos, siempre que al menos uno de tales signos tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente. Por tanto, dado que el público pertinente percibiría los signos en liza (MESSI y MASSI) como dos signos conceptualmente diferentes, la aplicación de la sentencia Ruiz Picasso y otros / OAMI (C-361/04 P) fue correcta.

El mensaje que lanza el TJ en este asunto –en nuestra opinión de manera acertada- es claro, pues con independencia de las semejanzas visuales y fonéticas entre dos marcas, puede no darse la existencia de riesgo de confusión si existe una diferenciación marcada en el plano conceptual, no siendo por tanto aplicable el artículo 8.1 b).

Dicha diferencia marcada en el plano conceptual en el presente asunto se basa en que el renombre del apellido del que goza el astro argentino por parte del público pertinente, hecho notorio a tener en cuenta para que la marca posterior pueda acceder al registro pese a la existencia de marcas anteriores MASSI. Parece obvio que de no existir tal renombre del apellido Messi, las marcas MESSI y MASSI serían a todas luces incompatibles y por ende debería haberse denegado la solicitud de marca que nos ocupa.

La cuestión que debemos plantearnos ahora es si el argumentario del TJ es aplicable a los casos en los que la marca del solicitante no es un personality, sino que se trata de una marca que ya disfruta de un alto grado de conocimiento y difusión entre el público pertinente derivada del uso en el mercado. Es decir, ¿podría el renombre de una marca ser considerado como un hecho notorio por parte de EUIPO, donde la distintividad adquirida de la marca solicitada deba considerase como factor relevante al analizar el riesgo de confusión respecto a marcas anteriores?

Veremos a ver qué dirección toma a partir de ahora la práctica de EUIPO en este sentido.

Sobre el autor: Manuel Mínguez es asociado de Elzaburu y responsable de la oficina de Valencia.