La segunda indemnización impuesta a Mediaset por el uso de la marca denominativa de la UE ‘Pasapalabra’, anulada por el TS

ITV Studios Global Distribution Limited (en adelante ITV) solicitó la marca europea 8313108 “PASAPALABRA” para proteger servicios de las clases 38 y 41, que engloban de forma bastante general la producción y emisión de programas de televisión. Finalmente, tras un procedimiento de oposición, dicha marca sería concedida por la Oficina Europea de marcas (EUIPO) en fecha 28 de enero de 2016.

Al mismo tiempo, esta compañía concertaba una serie de contratos con Gestevisión Telecinco, S.A., luego Mediaset Comunicación España, S.A. (en adelante Mediaset), en el que se le autorizaba a lo largo del periodo de 2009 a 2012 para la producción y emisión de un programa televisivo de conformidad con el formato televisivo conocido como The Alphabet Game y el título “PASAPALABRA”.

Antecedentes de demandas

Sin embargo, en 2010, Mediaset desistió unilateralmente del contrato al considerar que ITV no era titular del formato ni de la denominación.

Este desistimiento se llevó a juicio en un primer pleito (2014) en el que Mediaset interpuso una demanda ante ITV, pidiendo la nulidad del contrato. Ante esta demanda, ITV se opuso y formuló demanda reconvencional por incumplimiento de los contratos y otras acciones basadas en la infracción de derechos de propiedad intelectual de ITV, sobre el formato del programa y sobre el propio nombre del mismo, esto es «Pasapalabra», así como la protección de dicha denominación como marca notoria no registrada.

El Juzgado desestimó la demanda presentada por Mediaset y estimó la reconvención ejercida por ITV. Así pues, se apreciaba un incumplimiento de los contratos por parte de Mediaset y se declaraba el derecho de exclusividad de la propiedad intelectual de ITV sobre Pasapalabra (ello incluía el título y el propio formato del programa); estableciéndose lo anterior, se condenó a Mediaset a la cantidad de 5.400.000€, así como a la indemnización de 454.218,99€, respectivos a la comercialización de productos de merchandising que también infringían la PI de ITV.

En 2014, se interpuso demanda por parte de ITV frente a Mediaset, en base a la protección provisional de marca que le concedía la solicitud de marca referenciada anteriormente. Posteriormente, a este proceso se le acumularía otra demanda que se interpondría por ITV en 2016, una vez la marca comunitaria “Pasapalabra” ya era concedida por la EUIPO, ejerciendo entonces una acción de infracción marcaria de la UE contra Mediaset.

Mediaset España (Foto: Google)

El Juzgado estimó íntegramente la demanda interpuesta por ITV, estableciendo que ITV también ostentaba los derechos de la marca comunitaria “PASAPALABRA” y que Mediaset había infringido estos derechos al hacer el uso de la misma para identificar y explotar un programa de televisión, así como para comercializar productos de entretenimiento (merchandising), reconociendo también los derechos provisionales de ITV durante el periodo en el que la marca constaba como solicitada pero todavía no concedida.

No obstante, a pesar de que la conducta infractora de la marca sería reconocida en este segundo pleito y causó un daño que podría haber sido compensado según los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley de Marcas, en este supuesto, no procede la indemnización del daño realizado por Mediaset desde la solicitud de la marca europea hasta su concesión, puesto que la reparación del daño ya quedaba cubierta con la condena del litigio anterior (primer pleito sobre propiedad intelectual de ITV, en concreto del formato televisivo y el título).

Si bien las acciones ejercitadas en el segundo pleito son distintas a las ejercitadas en el primero, dado que se infringe el derecho de exclusiva de forma distinta (una protegida por propiedad intelectual y una protegida por derecho marcario), la conducta infractora por parte de Mediaset fue la misma: el uso indebido de la denominación “Pasapalabra” sin autorización, identificando el programa junto a su formato y el merchandising. Consecuentemente, el perjuicio económico, objeto de indemnización, también es para ambos casos el mismo y el resultado es que la indemnización del primer pleito es coincidente con el del segundo.

En una situación como esta, donde la misma conducta infringía tanto el derecho de propiedad intelectual de ITV sobre la denominación “Pasapalabra” debido a su uso no autorizado por Mediaset, como los derechos sobre la marca denominativa “Pasapalabra”, y el daño patrimonial denunciado era coincidente en ambos casos, siendo estimada la indemnización en favor de ITV en el primer pleito basado en sus derechos de propiedad intelectual (utilizando el criterio del beneficio obtenido por el infractor), no cabe volver a condenar de forma indemnizatoria a Mediaset por el mismo daño en un procedimiento posterior.

Por tanto, coincidimos con el criterio aplicado por la Sala del Tribunal Supremo, que entiende que la condena del primer procedimiento ya cubría la reparación del daño que también se solicitaba en este segundo pleito.