¿Tengo derecho a ser indemnizado por el uso infractor de mi marca a pesar de haber caducado por falta de uso? el TJUE opina que sí

Análisis de la Sentencia del TJUE de 26 de marzo de 2020 (Asunto C‑622/18), que tiene por objeto una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Casación de Francia acerca de si el titular de una marca caducada por falta de uso puede reclamar daños y perjuicios por los actos de infracción cometidos durante el periodo previo a su caducidad y a pesar de no haber sido utilizada.

Tanto el Reglamento de Marca de la Unión Europea, como la legislación francesa, confieren al titular de una marca registrada un plazo de 5 años para iniciar un uso real y efectivo de la misma. Durante ese período de gracia, el titular de la marca se encuentra perfectamente legitimado para hacer valer su derecho de exclusiva, independientemente de si ha comenzado a usarla o no; es por ello que, para determinar la existencia de actos de infracción, debemos comparar el signo infractor, según su uso, con la marca del demandante, según su registro. Así, no es preciso tener en cuenta el uso que pudiera estar haciendo el titular de la marca registrada ya que, como acabamos de mencionar, podría incluso no estar siendo objeto de uso.

Respecto de los efectos de la declaración de caducidad de una marca, el Código Francés de Propiedad Intelectual analizado en la Sentencia, establece que la caducidad surtirá efectos “en la fecha de la expiración del período de cinco años”, mientras que el Reglamento de Marca de la Unión Europea (al igual que nuestra Ley de Marcas), confiere efectos retroactivos a la declaración de caducidad pero, en principio, solo hasta el momento de su solicitud y sin perjuicio de que, a instancia de parte, se pudiera  fijar alguna otra causa ocurrida con anterioridad.

Dicha disposición del Código francés es lo que ha llevado al Tribunal de Justicia a entender que la normativa francesa contempla la posibilidad de que el titular de la marca alegue, tras la expiración del período de gracia, el menoscabo a la función esencial de su marca, haciendo así valer un derecho de exclusiva que estaba vigente en el momento en que se produjo dicho menoscabo.

Asimismo, el Tribunal de Justicia entiende que la falta de uso de la marca no se opone, en sí misma, a una indemnización consecuencia de los actos de infracción marcarios, si bien también destaca que esta circunstancia ha de ser tenida en cuenta a la hora de determinar, tanto su existencia, como el alcance, esto es, el importe que eventualmente debiera pagar el infractor.

La Sentencia concluye que los Estados miembros tienen la facultad de permitir que el titular de una marca cuyos derechos hayan caducado tras la expiración del plazo de cinco años contados a partir de su registro por no haber hecho un uso efectivo de ella en el Estado miembro de que se trate para los productos o servicios protegidos, conserve el derecho a reclamar la indemnización del perjuicio sufrido debido al uso por un tercero de un signo similar que hubiere generado confusión con su marca, siempre y cuando dicho uso se hubiera llevado a cabo con anterioridad a la fecha en que surtió efecto la caducidad.

Sobre la autora: Inmaculada Hernández Sandoval es Abogada en Clarke Modet.

Abogada procesalista con más de 15 años de experiencia profesional en la dirección letrada de procedimientos judiciales y especializada en asuntos de propiedad industrial, intelectual, competencia desleal y secreto empresarial. Amplia experiencia en asesoramiento legal, procesos de negociación y redacción de informes y contratos. Profesora habitual en cursos de postgrado sobre Propiedad