El reto de la OEPM, gestionar de forma más ágil los procedimientos de caducidad y nulidad que planteen las marcas

“Hay que dar un voto de confianza a la Oficina Española de Patentes y Marcas que ahora se ocupa de gestionar las acciones de nulidad y caducidad de las marcas desde el pasado 14 de enero. Esta novedad legislativa trae su origen en el Real Decreto-ley 23/2018, por el que se transpone la Directiva 2015/2436 en materia de marcas”.

Este es en sentir de cuatro expertos como Javier Fernández-Lasquetty, socio de Elzaburu, Ignacio Temiño, socio director de Jacobacci Abril; Mariano Santos, socio de Bird & Bird en España; y Javier Gonzalez, director adjunto y responsable  jurídico de la patronal de marcas ANDEMA que comparten una videoconferencia organizada por nuestra publicación.

Esta transposición normativa supuso, asimismo, la regulación de los procedimientos de nulidad y caducidad en la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) y en su Reglamento de Ejecución (Real Decreto 687/2002, de 12 de julio), los cuales son explicados en el manual que la propia OEPM ha habilitado para explicar cómo va a funcionar.

Mariano Santos, socio del departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Bird & Bird en la oficina de Madrid (Foto: Bird & Bird)

En el caso de Santos, socio de Bird & Bird, interviene desde el aeropuerto de Barajas, camino de Londres, confiesa que está a punto de interponer dos demandas por nulidad de marca en la propia OEPM: “Creo este cambio de la vía judicial a la administrativa que ahora se plantea va a dar acceso que pyme y micropyme en un momento determinado pymes y micropymes puedan interponer este tipo de acciones con un coste razonable”.

Para este jurista con una destacada experiencia en gestión de carteras de marcas en España e Hispanoamérica, especializado en el procesamiento de marcas españolas, de la Unión Europea y otras, centrándose sobre todo en procesos y litigios de marcas, procedimientos de oposición o recurso, en la investigación de conflictos, el asesoramiento estratégico y la negociación “este es un asunto de seguridad jurídica”.

Desde su punto de vista, “parece que tiene sentido que si la OEPM concede el uso de las marcas, ahora sea con este cambio normativo la entidad que declare la nulidad de la misma. Nuestros clientes extranjeros lo han entendido mejor que los nacionales, lo ven como una oportunidad de ahorro de costes. Es previsible que  la gestión de los procedimientos sean más agiles y simplificados porque hay unos tiempos tasados de resolución de la OEPM”.

Para González, director adjunto de ANDEMA, “estamos ya organizando seminarios de forma interna entre nuestros asociados para que conozcan este cambio normativo tan importante. Se trata trasladar esta novedosa formación a todo nuestro colectivo y publico interesado sobre este nuevo procedimiento de caducidad y nulidad que ahora va gestionar la OEPM”.

Este experto es autor de varias publicaciones, profesor colaborador en varias escuelas de negocio y conferenciante habitual en foros nacionales e internacionales sobre materias como la propiedad industrial, los activos intangibles, ly las falsificaciones. Participa de forma activa en asociaciones como GAGC (Global Anticounterfeiting Network Group) y AIM (Association des Industries de Marque), y es parte integrante de los Grupos de Trabajo del Observatorio Europeo contra las vulneraciones de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, como experto nacional por parte del sector privado.

A su juicio, “somos conscientes que el trabajo que se va a hacer desde la OEPM es muy riguroso y confiamos en ello. Sin embargo, nos preocupa el tema de los plazos tasados que se reducen y que no haya personal suficiente para poder atender todas estas nuevas demandas de caducidad y nulidad que van a llegar a esta organismo. Habrá que ver si esas seis personas que hay en cada unidad administrativa, además de un jefe de servicio son suficientes para atender el trabajo que llegue”.

Javier Gonzalez, Director del departamento Juridico de ANDEMA (Foto: ANDEMA)

Este jurista recuerda que “en cuestiones de nulidad tienen 24 meses para resolver y a nivel de caducidad son 20. Son plazos muy justos para  poder realizar todo el procedimiento y sobre todo, como indica Santos, supone una reducción de costes en comparación con la litigación en tribunales. Es previsible que al principio tengan una carga de trabajo importante derivada de cambio normativo que da la OEPM la facultad de decidir sobre estas cuestiones marcarias”

Un cambio de calado importante

Desde Elzaburu, Fernández-Lasquetty subraya que “esta es una reforma amplia y un cambio del terreno de juego muy destacado relacionado con los derechos de propiedad industrial. La reforma también pone fin a las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa en concesión o denegación de signos distintivos también de patentes, modelos de utilidad y de diseños. De estos se ha hablado menos pero también tiene su relevancia”.

Al mismo tiempo, destaca que “lo que es más llamativo y ha generado más expectación es sobre las acciones de caducidad y nulidad de las marcas. Responde a una trasposición de una directiva europea que sea implementado algo tarde y ahora habrá que ver cómo funciona”.

Para este jurista, “el modelo cambia de forma radical, se pasa por una fase administrativa que luego es revisada por los tribunales de justicia, pero no son los contenciosos que hasta ahora lo hacían sino que es la jurisdicción civil mercantil a nivel de Audiencias Provinciales quien se encargue de esa revisión de las decisiones de la OEPM en caso de impugnación. Ahí se contempla la creación de órganos especializados que habrá que ver su recorrido”.

En todo este cambio, el socio de Elzaburu nos recuerda que queda igual: “La acción de nulidad y caducidad de patentes que no se ha modificado que no sufre ninguna alteración y hay que acudir a los tribunales de justicia como hasta ahora”.

Este jurista lleva casi veinte años en Elzaburu. Su actividad se ha centrado a cuestiones de propiedad intelectual e industrial, biotecnología, así como en cuestiones de transferencia de tecnología, licenciamiento, litigación y ADR. Es profesor de IP en varios programas master del IE Law School desde 1988. Director del Programa Avanzado de IP, así como Mediador y arbitro de la OMPI.

También forma parte de la Junta Directiva de DENAE, asociación de expertos en Derecho del Entretenimiento, responsable de la Comisión Editorial, así como Miembro de la Junta Directiva de LES España & Portugal donde ocupa el cargo de  Co Presidente del Comité de Marcas, Diseños y Merchandising de LES International

Javier Fernández-Lasquetty, socio de Elzaburu (Foto: Elzaburu)

Agilizar el procedimiento

En opinión de Temiño, Managing Partner de Jacobacci Abril Abogados, la medida ya está implementada de manera similar en otros países “estamos abordando este cambio de paradigma con mucha prudencia porque es algo muy nuevo, incluso para la propia Administracion. Asesoramos a los clientes comentándoles que estamos en un terreno aún muy novedoso y donde no sabemos bien lo que nos vamos a encontrar”.

Desde su punto de vista, “habrá que ver realmente como la OEPM aplica en la práctica estos nuevos criterios y nuevas funciones. La idea es agilizar y simplificar el procedimiento de caducidad y nulidad de marcas. Ese es el objetivo de dicho cambio de competencia a una vía administrativa. Creemos que con esta modificación también se puede dar por parte de la administración un servicio de calidad que podría ser mejor frente a la carga de trabajo de nuestros juzgados”.

Para este experto “la duda radica en si se van a mantener los criterios de exhaustividad y rigor en este tipo de procedimiento. Creo que esta preocupación la tenemos los expertos y las propias marcas.  La norma parece ofrecer ciertas ventajas a la administración que si quiere puede dar parte o no a la marca implicada y sino resolver. Esta cuestión es algo arbitraria y puede causar cierta indefensión. Otros sistemas como el alemán permite al contrario la posibilidad de contestar en ese procedimiento”.

A su juicio “esta opacidad en el sistema administrativo que no debería de ser así, es la que nos genera un poco de preocupación. Hay que ver sobre la marcha como se aplica todo y si se aplica rápido y bien será una modificación importante a mejor”.

Este jurista  cuenta con dilatada experiencia tanto en Propiedad Industrial como Intelectual, materias que combina diariamente y domina con rigor y seguridad, tanto en la rama registral y judicial de Patentes y Marcas, como en los aspectos contractuales y litigiosos de las Nuevas Tecnologías y los Derechos de Autor, materia sobre la que versa su tesis doctoral.

Temiño ha sido uno de los pilares de la integración de Abril Abogados en el grupo europeo Jacobacci. De ahí surge la firma Jacobacci Abril Abogados de la que es uno de los socios directores. En la actualidad, es conferenciante regular en foros y Masters de su especialidad, y autor de diversas publicaciones y artículos nacionales e internacionales en estas materias. Ignacio es además miembro de varios comités y asociaciones profesionales (INTA, ECTA, MARQUES, etc.).

Ignacio Temiño, Managing Partner de Jacobacci Abril Abogados (Foto: Jacobacci)

¿Habrá más litigiosidad?

Otra cuestión que se plantea en este debate online es si habrá un efecto llamada en cuanto mayor demanda de presentación de demandas en temas de caducidad y nulidad respecto al ritmo tradicional que hasta enero se hacía en los juzgados.

Ahí, Javier Fernández-Lasquetty subraya que “es posible que al simplificarse el procedimiento de reclamación de caducidad de marca pueda tener ese efecto llamada, en los casos de nulidad, los solicitantes se lo deben tomar con más calma. Hay acciones sencillas, pero hay otras complejas, eso puede generar cierta prudencia a la hora de plantear este tipo de acciones”.

Para este jurista “un tema importante es si se podrá aportar nueva prueba o no al procedimiento y su preclusión si no la propones en fase administrativa, Eso hará que se planteen todo tipo de pruebas en esta vía administrativa, aunque no todas se admitan. Junto a ello falta aun crear secciones especificas en las Audiencias Provinciales que resuelvan estas apelaciones que les lleguen. Se ha creado en Madrid, pero tendrá que implementarse en otras ciudades”,

Por su parte, Ignacio Temiño cree que “hay que fijarse en la EUIPO porque ellos gestionan este tipo de competencias que sobre todo este sistema lo que va a atraer es mucha caducidad, de hecho,  el 70% de las resoluciones de esta entidad internacional es sobre caducidades, las nulidades son tan complejas como antes porque la carga de la prueba y argumental viene a ser parecida pese a que el procedimiento como dije antes no es tan exhaustivo como se prevé”.

Este jurista recuerda que “muchas acciones de nulidad acabarán en los tribunales, con lo cual te obliga desde el principio a presentar toda la documentación y definir bien tu demanda, aunque ahora a principio vaya por via administrativa. Habrá mas caducidades por la sencillez del procedimiento, lo económico que es y que invierte la carga de la prueba, debe aportar la prueba el contrario”, apunta.

En opinión de Mariano Santos “creo que todos estamos alineados con los mismos criterios; habrá más caducidades que nulidades por el momento. No queda claro si el referente de la EUIPO es válido. De todas formas, no creo que se llegue a colapsar la OEPM con estos nuevos procedimientos. Habrá que ver al final que decide el cliente sobre la interposición de este tipo de demandas. Tu como experto le explicas la situación, pero al final tiene la última palabra en estos temas”.

Cambio de jurisdicción

En este debate se aborda el cambio de jurisdicción en la apelación de estos procedimientos. Ya no serán los juzgados de lo contencioso administrativo quienes asuman estos temas, sino que será competencia de la jurisdicción civil y sus Audiencias Provinciales, donde como adelantaba Fernández-Lasquetty se crearan secciones especializadas para este tipo de demandas.

Para Javier González, director jurídico de ANDEMA “si se logra una buena especializado en esta materia esto redundará en la calidad de sus resoluciones. Se trata que tengan conocimiento de todos estos temas lo que puede generar que resuelvan de una manera más uniforme. Por eso se va a hacer ese reparto competencial lo que puede ayudar a las partes en que el procedimiento sea más ágil”.

Desde su punto de vista “aquí es bueno que haya una especialización para que las resoluciones que surjan en esta fase de apelación al procedimiento de la OEPM, sean lo más ajustadas a derecho”.

En opinión de Mariano Santos “por el momento poco podemos decir sobre este cambio de jurisdicción. Habrá que ver realmente cómo funciona. Hasta que no lleguen los primeros casos a estas audiencias provinciales y veamos como los resuelven no podemos tener una opinión muy definida. Hay que darles un voto de confianza”.

De la misma manera opina Ignacio Temiño “estoy de acuerdo con los comentarios de nuestros colegas sobre darles ese voto de confianza a estos órganos judiciales que entenderán ahora de las apelaciones. Al mismo tiempo hay que reseñar que tampoco vamos a echar de menos a los juzgados de lo contencioso administrativo. Siempre ha sido pobre, formalista y con escasa especialización”.

Para Javier Fernandez-Lasquetty “ese cambio de jurisdicción es positivo por la alta especialización que ya tienen en esas materias. El terreno de juego es más cómodo con estos profesionales porque ya tenemos experiencia con estos tribunales, pero no debe ser un motivo de preocupación realmente cuando lleguen estos asuntos en segunda instancia”.

Al final lo que estos expertos esperan es que los magistrados de las audiencias afectadas (Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, La Coruña, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria) se van a encontrar con que van a tener muchas más vistas de las que están habituados, ya que el procedimiento habilitado al efecto para recurrir las resoluciones de la OEPM así lo permite.

“Asimismo, sería recomendable su coordinación para sentar criterios comunes, por ejemplo, sobre la admisión o no de nuevas pruebas en dicha instancia”, coinciden en señalar estos juristas.